Гражданский кодекс часть 1

рассмотрела в открытом судебном заседании в г. Челябинске гражданское дело по кассационной жалобе Гриняева А.М. на решение Советского районного суда г. Челябинска от 20 октября 2011 года по иску Гриняева А.М. к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» об обязании прекратить использование патента № ***.

Заслушав доклад судьи Секериной С.П. об обстоятельствах дела, объяснения истца Гриняева A.M. и его представителя Полянко А.А., представителя ответчика ОАО «РЖД» Петровой Н.Н., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Гриняев A.M. обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о возложении обязанности прекратить использование патента № ***, без получения его разрешения в установленном законом порядке.

В обоснование требований указано, что Гриняев A.M. является патентообладателем на объект интеллектуальной собственности изобретение «***», о чем ему выдан патент №***. Между Гриняевым A.M. и ОАО «РЖД» до 20.12.2010 г. заключались договоры о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения. Однако, в настоящее время ответчик уклоняется от заключения нового договора, а «***» *** используются на Южно-Уральской железной дороге без разрешения владельца патента и без заключения каких-либо договоров, что противоречит действующему законодательству и приводит к нарушению патентных прав истца.

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе Гриняев A.M. просит решение суда отменить, ссылаясь на то, что суд неправильно определил обстоятельства, имеющие

значение для дела, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом неправильно применены нормы материального права.

Обсудив доводы кассационной жалобы, и проверив материалы дела, судебная коллегия находит решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Согласно ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со ст. 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными п. 2 и 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 названной статьи).

В силу ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на

средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, истцу Гриняеву A.M. принадлежат интеллектуальные права на изобретение «***», что подтверждается патентом на изобретение №***, действующим на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 7 декабря 1999 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе (л.д. 15).

12 августа 2005 года между Гриняевым A.M. и ОАО «Российские железные дороги» в лице начальника Южно-Уральской Железной дороги -филиала ОАО «РЖД» заключен договор о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения №792/НТП, на срок 5 лет, согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора, и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом №***. При этом лицензиату предоставляется право на изготовление и применение *** только на Южно-Уральской железной дороге. При этом лицензиар сохраняет за собой право продавать неисключительные лицензии третьим лицам (п.п.2.1, 2.2. договора). В соответствии с п.3.3, 3.4. договора лицензиат обязуется изготавливать *** в соответствии с технической документацией, лицензиат обеспечивает исправность *** в эксплуатации- (л.д. 38-40). Согласно приложению № 1 к патенту на изобретение № ***, указанный договор зарегистрирован до 28.12.2010 г. (л.д. 42). Ранее, 31 мая 2002 года между Гриняевым A.M. (лицензиар) и Управлением Южно-Уральской железной дороги (лицензиат) заключен договор №356/НТП о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения, сроком на 3 года и содержащий аналогичные

условия.

Согласно сводному отчету о работе системы ***, установленной на локомотивы, находящиеся в эксплуатации Дирекции тяги «ЮУЖД - филиала ОАО «РЖД», количество ***, установленных в период действия договоров о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения №356/НТП от 31.05.2002 г. и№792/НШ от 12.08.2005г. составило 188 шт.

По истечении срока действия договора от 12.08.2005 г., ответчик сообщил истцу, что в отношении дальнейшего использования тепловозов, оборудованных ***, в количестве, изготовленном в период срока действия вышеуказанных договоров, исключительные права патентообладателя считаются реализованными и дальнейшее использование изобретения не требует получения разрешения патентообладателя. Следовательно, ОАО «РЖД» использует *** на законных основаниях, не нарушая прав Гриняева A.M.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции исходил из того, что использование ответчиком ***, изготовленных и введенных в гражданский оборот с согласия истца в период действия лицензионных договоров, является законным, поскольку в силу п. 6 ст. 1359 Гражданского Кодекса РФ исключительное право патентообладателя Гриняева A.M. является исчерпанным.

Судебная коллегия с данными выводами суда согласна, поскольку они основаны на объективной оценке доказательств по делу, правильном применении норм материального права и подтверждаются материалами дела.

Согласно п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на изобретение, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Такое ограничение исключительных прав патентообладателя законодательно закрепляет принцип "исчерпания прав". Последующее изменение владельца данного изделия, в котором использовано запатентованное изобретение, например, в связи с его перепродажей, нарушения патентных прав не образует. Иными словами, получить разрешение патентообладателя должен лишь субъект, который первым производит или продает запатентованное изделие. Все последующие его владельцы, если изделие было введено в гражданский оборот с согласия

патентообладателя, то есть законным путем, могут использовать его, не испрашивая на это особого согласия патентообладателя.

В рассматриваемом случае объектом, охраняемым в качестве изобретения по патенту РФ N ***, является устройство ***, имеющего дизель, и поскольку, в соответствии с условиями лицензионного договора истец предоставил ответчику право на изготовление изобретения, последующее использование данного изобретения в процессе эксплуатации принадлежащих ответчику тепловозов не может органичиваться сроком действия договора, поскольку дальнейшая судьба данного устройства, установленного на конкретные тепловозы, не была определена сторонами по договору, поэтому в настоящее время эксплуатация данных тепловозов с установленными *** не образует нарушения прав патентообладателя.

Таким образом, несмотря на истечение срока лицензионного договора, на протяжении которого патентообладатель был согласен на введение в оборот материального носителя, содержащего его изобретение, учитывая, что данный материальный носитель был введен в оборот в период действия лицензионных договоров, то есть с разрешения и согласия патентообладателя, а дальнейшее изготовление новых материальных носителей с использованием изобретения не осуществляется, имеются основания для применения п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, установив, что изготовление *** на основе изобретения, запатентованного истцом, как материального носителя было осуществлено ответчиком в период действия лицензионных договоров, договор не содержит условий, ограничивающих использование изобретения сроком действия договора, а также то, что после истечения срока действия договора *** ответчиком не изготавливались, суд пришел к обоснованному выводу об исчерпании исключительного права Гриняева A.M. в отношении запатентованного изобретения в соответствии с положениями п. 6 ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку истец, заключив лицензионный договор, дал согласие на изготовление и установку изобретения и, таким образом, указанное изобретение было введено в гражданский оборот законным способом с разрешения правообладателя.

В связи с изложенным, являются необоснованными утверждения истца о нарушении его исключительных прав в виде эксплуатации ОАО «РЖД» тепловозов, оборудованных в период действия договоров №356/НТП и №792/НТП ******. При заключении указанных договоров патентообладатель распорядился своими исключительными правами, то есть дал согласие на введение запатентованного устройства в

гражданский оборот.

Прочие доводы кассационной жалобы фактически дублируют доводы, изложенные в суде первой инстанции, и по существу направлены на переоценку доказательств и фактических обстоятельств дела, установленных судом.

Руководствуясь ч.1 ст. 347, ст. ст. 361, 366 ГПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Советского районного суда г. Челябинска от 20 октября 2011 года оставить без изменения, а кассационную жалобу Гриняева А.М. - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи