Гражданский кодекс часть 1

В обоснование заявленных требований истец указал, что СП ЗАО «МИЛАВИЦА» является правообладателем товарного знака «MILAVITSA» зарегистрированного по международной регистрации № №, в отношении товаров 10,25,35 класса Международной классификации товаров и услуг. Истец на основании Лицензионного договора № от 13.11.2014, зарегистрированного в Роспатенте 08.12.2015 за per. № №, обладает исключительным правом использования на территории Российской Федерации товарного знака «MILAVITSA».

Правообладателю стало известно, что аккредитованный регистратор доменных имен в домене верхнего уровня. RU ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», зарегистрировал доменное имя «milavitsa-ru.ru». В соответствии с представленной регистратором информацией администратором доменного имени «milavitsa-ru.ru» является ответчик.

Доменное имя было создано 19.09.2012 после даты приоритета и даты регистрации Товарного знака (11.01.2010 № 427735).

Истец полагает, что словесный элемент «MILAVITSA», используемый ответчиком в доменном имени «milavitsa-ru.ru», является тождественным товарному знаку «MILAVITSA». В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В связи с фактом нарушения исключительного права 17.01.2022 г. истцом была направлена претензия ответчику с требованием, убрать из доменного имени «milavitsa-ru.ru» товарный знак «MILAVITSA», которая оставлена без удовлетворения.

Истец, полагает, что обоснованной суммой компенсации ущерба в виде упущенной выгоды будет сумма в размере 600000 рублей. Так как она равнозначна стоимости использования товарного знака по сублицензионному договору, заключенному ЗАО «Сильвано Фешн» с другими организациями, из расчета по 200000 рублей за один год использования в течение 3 лет.

С учетом изложенного, истец просит запретить ответчику использование товарного знака «MILAVITSA» в доменном имени «milavitsa-ru.ru», обязать ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» исключить доменное имя из реестра доменных имен, взыскать упущенную выгоду, расходы по уплате государственной пошлины в размере 9200 рублей, расходы на составление нотариальной доверенности в размере 6700 рублей.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, направил в суд своего представителя, который в судебном заседании возражал против исковых требований по основаниям, изложенным в письменных возражениях.

Третьи лица в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приходит к следующему.

Из материалов дела усматривается, что СП ЗАО «МИЛАВИЦА» является правообладателем товарного знака «MILAVITSA» зарегистрированного по международной регистрации № 815898, в отношении товаров 10,25,35 класса Международной классификации товаров и услуг.

Истец на основании Лицензионного договора № от 13.11.2014, зарегистрированного в Роспатенте 08.12.2015 за per. № №, обладает исключительным правом использования на территории Российской Федерации товарного знака «MILAVITSA».

Аккредитованный регистратор доменных имен в домене верхнего уровня. RU ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», зарегистрировал доменное имя «milavitsa-ru.ru». В соответствии с представленной регистратором истцу информацией администратором доменного имени «milavitsa-ru.ru» является ответчик.

Доменное имя было создано Ответчиком 19.09.2012 после даты приоритета и даты регистрации товарного знака (11.01.2010 №).

В силу п.1 ст. 1477, ст. 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров и/или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

Как установлено п.1 ст. 1477 и ст. 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Как установлено абз.2 п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии со ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака, в том числе в предложениях о продаже товаров, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии со ст. 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, участницей которой является Российская Федерация как правопреемница СССР, правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье 10-bis указанной Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров, работ или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п.162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров (услуг). Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в пункте 45 правил, вывод об однородности товаров/услуг делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Использование ответчиком обозначения «MILAVITSA» осуществляется для оказания однородных услуг розничной торговле нательным бельем в специализированных магазинах, для которых зарегистрирован и товарный знак Истцов, а именно для однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ:

25 - одежда; бюстгальтеры; корсетные изделия; пляжные и купальные костюмы; нижнее белье.

35 - реклама и интерактивная реклама в компьютерной сети; агентства рекламные; агентства по экспорту-импорту; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), включая оптовую и розничную торговлю одеждой, нижним бельем, корсетными изделиями, косметикой, парфюмерией, ювелирными и кожгалантерейными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Исходя из приведенных норм права, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что словесный элемент «MILAVITSA», используемый ответчиком в доменном имени «milavitsa-ru.ru», является тождественным товарному знаку «MILAVITSA».

В соответствии с пунктом 41 правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Истцом была направлена претензия в адрес ответчика с требованием, убрать из доменного имени «milavitsa-ru.ru» товарный знак «MILAVITSA», однако требование оставлено без удовлетворения.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя тождественные и/или сходные до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено абз.2 п.1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Принимая во внимание, что требования истца оставлены без удовлетворения, суд приходит к выводу о том, что требования о запрете ответчику использования товарного знака не подлежат удовлетворению.

При этом обстоятельства приобретения домена не исключают ответственности ответчика, поскольку не исключают его ответственность за использование доменного имени без разрешения правообладателя.

Судом из представленных скриншотов усматривается, что использование ответчиком обозначения "MILAVITSA" осуществляется для оказания однородных услуг розничной торговли нательным бельем в сети «Интернет», которая является аналогичной деятельности истца, а также длительности данной деятельности.

Поскольку разрешение на использование товарного знака в наименовании доменного имени в установленном законом порядке ответчику не предоставлено, ни истцом товарного знака не его правообладателем представлено не было, суд приходит к выводу о том, что использование словесного элемента "MILAVITSA" при администрировании домена ответчиком является неправомерным использованием товарного знака "MILAVITSA", в связи с чем имеются основания для взыскания упущенной выгоды.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании пп.2 п.1 ст. 1252 ГК РФ путем удовлетворения судом искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, по смыслу п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным, согласно Постановления Суда по интеллектуальным правам от 16 января 2014 № по делу №

Определяя размер упущенной выгоды, суд исходит из периода использования ответчиком, указанного истцом (3 года), способа использования (с использованием сети «Интернет»), а также представленных ответчиком документов, согласно которым за спорный период осуществлено не более 500 переходов на сайт ответчика, периода функционирования сайта, использование неактуальных (на дату представления скриншотов) контактов, учитывая поведение ответчика, имевшего намерение разрешить спор посредством заключения мирового соглашения, суд приходит к выводу, что надлежащим размером компенсации является 80 000 рублей. По мнению суда данный размер компенсации отвечает степени допущенного нарушения, а также не возлагает на ответчика обязательства по возмещению убытков в завышенном размере.

Суд полагает необходимым отметить, что в настоящем деле возможно применить принцип эстоппель.

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной.

Иными словами, принцип эстоппель можно определить, как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

В процессуально-правовом аспекте принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению.

Учитывая, что в тексте мирового соглашения, представленном ответчиком им признавались нарушения прав истца, а также предлагалось уплатить упущенную выгоду в размере, определенном сторонами размере, то у суда отсутствуют основания для отказа в удовлетворении иска по праву.

Кроме того, довод ответчика о направлении о несоблюдении досудебного порядка суд признает ошибочным, поскольку как следует из претензии в качестве адреса ответчика: <адрес>, что является верным адресом ответчика. Сведения о направлении претензии не содержат подтверждения неверного адреса ответчика.

Как следует из содержания претензии, истцом уже была заявлена упущенная выгода в истребуемом размере.

Руководствуясь положениями ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца расходов по уплате государственной пошлины, а также расходов на нотариальные услуги.

Указание ответчика на те обстоятельства, что действия по нотариальному удостоверению документов не являлись обязательными, не исключают ответчика по возмещению понесенных расходов, поскольку данные действия совершены с целью защиты нарушенного права, а доказательства оценены судом и признаны относимыми и допустимыми для подтверждения нарушения его права.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 56, 67, 167, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ЗАО «Сильвано Фешн» удовлетворить частично.

Запретить ФИО1 использование товарного знака "MILAVITSA" в доменном имени "milavitsa-ru.ru".

Взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «Сильвано Фешн» компенсацию в виде упущенной выгоды в размере 80 000 рублей, в счет стоимости нотариальных услуг по осмотру сайта сумму в размере 6 700 рублей, расходов по уплате государственной пошлины в размере 9 200 рублей.

В остальной части требований, - ЗАО «Сильвано-Фешн», - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Судья