Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском, который в последствии был уточнен в порядке ст. 39 ГПК РФ, к АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна», и просит взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию в размере 5 000 000 рублей за нарушение исключительного права на изобретение (л.д. 4-6, 83 Том 1).

В обоснование иска истец указал, что является патентообладателем изобретения «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций», что подтверждается выданным ФСИП РФ патентом № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 13-18 Том 1).

ФИО1 полагает, что ответчик незаконно использует изобретение, поскольку данное изобретение не является служебным произведением, а исключительное право на него принадлежит истцу, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения. Истец обратился с претензией, однако ответчик оставил её без ответа, в связи с чем ФИО1 был вынужден обратиться в суд (л.д.10-11 Том 1).

Истец и его представитель ФИО2, действующий по доверенности, в судебное заседание явились, на удовлетворении иска настаивали.

Представитель ответчика ФИО5, действующая по доверенности, в судебное заседание явилась, поддержала ранее представленные возражения, против удовлетворения заявленных требований истца возражала (л.д.213-221 Том 1, л.д.36-47 том3).

Изучив материалы дела, заслушав стороны и их представителей, допросив экспертов ФИО13 и ФИО4, огласив показания свидетеля Свидетель №1 и эксперта ФИО3, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Как предусмотрено п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

При этом в силу ст. 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252 Кодекса.

Пунктом 2 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право правообладателя при нарушении исключительного права вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно ст. 1053 Гражданского кодекса Российской Федерации Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно ст. 1406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Материалами дела установлено, что ФИО1 является разработчиком изобретения «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» согласно патенту № от 13.10.2015г.

Истец полагает, что ответчик нарушил исключительное право истца на вышеуказанное изобретение.

В 2016 году согласовано и утверждено Техническое задание на ОКР «Разработка преобразователя катодной защиты для кораблей различного назначения» от 2015 года, устанавливавшее технические требования на разработку преобразователей катодной защиты на выходные токи 50 А, 100 А, 200 А для питания систем катодной защиты от коррозии постоянным током подводной части корпусов морских судов и плавсооружений с автоматическим регулированием величины выходного тока по заданному защитному потенциалу корпуса. В 2018 году был утвержден проект Технических условий № ТУ Преобразователя катодной защиты №), где «разработчиком, изготовителем и поставщиком Преобразователей катодной защиты является АО «НПО Завод «Волна»

Однако согласно патенту № на изобретение АО «НПО Завод «Волна» не относится к числу патентообладателей.

Между тем, ФИО1 является работником АО «НПО Завод «Волна», однако полагает, что изобретение не является служебным произведением.

Кроме того, истец указывает, что 24.07.2018 года АО «НПО Завод «Волна» заключил договор с покупателем АО «Адмиралтейские верфи» на поставку изделия №, разработчиком которого он является.

Ответчик против заявленных требований возражал, представитель ФИО5 пояснила суду, что преобразователь катодной защиты № имеет иное техническое решение нежели изобретение № «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты конструкций от металлокоррозии», а формула изделия №.ТУ не совпадает не формулой изобретения, описанной в патенте.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснила суду, что Отчет о патентных исследованиях был подготовлен ею лично, для подготовки отчета ей были предоставлены все необходимые документы, в том числе технические условия на изделие, функциональная схема и чертежи, был сделан вывод, что разработанное изделие не нарушает прав третьих лиц, поскольку нарушением является совпадение всех признаков изобретения по независимым пунктам (л.д.240 Том 1).

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, их показания последовательны и не противоречат материалам дела.

Согласно ст. 79 ГПК РФ, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

В предварительном судебном заседании стороны заявили ходатайства о назначении по делу судебной патентно-технической экспертизы, каждая сторона представила вопросы на разрешение эксперта (л.д.109, 158-160)

Определением суда от 03.06.2020 по делу назначена судебная патентно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено индивидуальному предпринимателю ФИО3 ООО «Северо-Западное патентное бюро» (л.д. 245-248 Том 1).

Согласно выводам эксперта: На основании имеющихся в материалах гражданского дела документов «Преобразователь катодной защиты. Технические условия №», 2019, утвержденного ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ и учтенного 19.02.2019, инв. № (см. гражданское дело №2-1462/2020 на с. 125-154), и документа «Техническое задание на ОКР «Разработка преобразователя катодной защиты для кораблей различного назначения», Санкт-Петербург, 2015, утвержденного начальником управления по обеспечению ГОЗ кораблей и морского вооружения ДОГОЗ МО РФ ФИО6 12.04.2016 (содержится в гражданском деле № 2-1462/2020 на с. 164-174), невозможно установить, содержится ли в продукте «Преобразователь катодной защиты», производимом АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна», каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» согласно патенту №, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

На основании имеющегося в материалах гражданского дела №2-1462/2020 документа «Техническое описание и функциональная схема преобразователя катодной защиты», подписанного главным конструктором изделия начальником НТЦ АО «НПО Завод «Волна» ФИО7 и руководителем группы НТЦ АО «НПО Завод «Волна» ФИО8 (см. гражданское дело №2-1462/2020 на с. 216-221), установлено, что изделие «Преобразователь катодной защиты», разработанное АО «НПО Завод «Волна», не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения согласно патенту № «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» (дата регистрации в Государственном реестре изобретений РФ от 11 мая 2017 года), либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

На основании визуального осмотра и исследования опытного образца изделия «Преобразователь катодной защиты №», инв. №, который находится в АО «НПО Завод «Волна», установлено, что опытный образец изделия «Преобразователь катодной защиты № инв. №, не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения согласно патенту № «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» (дата регистрации в Государственном реестре изобретений РФ от ДД.ММ.ГГГГ), либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (л.д.2-23 Том 2).

По смыслу ст. 86 ГПК РФ заключение судебной экспертизы является одним из самых важных видов доказательств по делу, поскольку оно отличается использованием специальных познаний и научными методами исследования.

Суд оценивает экспертное заключение с точки зрения соблюдения процессуального порядка назначения экспертизы, соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, соответствия заключения поставленным вопросам, его полноты, обоснованности и достоверности в сопоставлении с другими доказательствами по делу.

В предварительном судебном заседании истец и его представители заявили ходатайство о проведении по делу повторной патентно-технической экспертизы, проведение которой поручить другому эксперту.

Представитель ответчика поддержала ходатайство и просила назначить по делу комиссионную экспертизу.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу назначена повторная судебная патентно-техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры», включив в состав комиссии экспертов ФИО4 (л.д. 236-239 Том 2).

Согласно выводов экспертов: Изделие «Преобразователь катодной защиты ЛТИЯ.565321.003 ТУ», разработанное АО «НПО Завод «Волна», не содержит каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте формулы изобретения (полезной модели) согласно патенту № «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» (дата регистрации в Государственном реестре изобретений РФ от 11 мая 2017 года), либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий по использованию изобретения.

На основании имеющихся в материалах дела Технических условий ЛТИЯ.565321.003 ТУ Преобразователя катодной защиты, Технического задания на ОКР «Разработка преобразователя катодной защиты для кораблей различного назначения» от 2015 года не возможно установить, что в продукте, производимом АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна», Преобразователь катодной защиты, содержится каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте формулы изобретения «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» согласно патенту №, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Материалы дела не содержат дополнительных документов, которые не были бы исследованы экспертами, позволяющие установить обстоятельства, указанные в первой части Вопроса 2.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что в ходе экспертизы было установлено, что ряд признаков изобретения по патенту № не могут быть реализованы при изготовлении самого изделия в АО «НПО Завод «Волна», но могут быть исследованы при его применении покупателем АО «Адмиралтейские верфи», согласно Спецификации поставляемой продукции [ДЗ] - после установки на корабль охарактеризованного в независимом пункте технического решения.

Соответственно, в этом случае исследованию подлежит нормативно-техническая документация АО «Адмиралтейские верфи».

Изделие - опытный образец, который находится в АО «НПО Завод «Волна», Преобразователь катодной защиты не содержит каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте формулы изобретения «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты от коррозии металлоконструкций» согласно патенту №, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (л.д. 4-26 Том 3).

Проанализировав содержание заключения судебной экспертизы, суд приходит к выводу о том, что оно в полном объеме отвечает требованиям ст. 86 ГПК РФ, поскольку содержит подробное описания произведенных исследований, в обоснование сделанных выводов эксперт приводит соответствующие данные из представленных в распоряжение эксперта материалов, указывает на применение методов исследований, основывается на исходных объективных данных, выводы эксперта обоснованы документами, представленными в материалы дела.

Допрошенные в ходе судебного заседания эксперты ФИО13 и ФИО4 подтвердили свое заключение в полном объеме.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что Преобразователь катодной защиты №, разработанный АО «НПО Завод «Волна» имеет иное техническое решение, нежели изобретение № «Устройство для питания и автоматического регулирования выходного тока системы катодной защиты конструкций от металлокоррозии», формула изделия № не совпадает с формулой изобретения, описанной в патенте.

Преобразователь катодной защиты относится к области защиты от коррозии металлоконструкций, постоянно или периодически эксплуатирующихся в природных средах, преимущественно корпуса судна, находящегося в морской воде. Для защиты любого объекта от коррозии необходимо вызвать катодную реакцию и не допустить анодную. Сделать это можно, если искусственно создать отрицательный потенциал на защищаемом объекте. Этот принцип действия не запатентован, патенты на изобретения и полезные модели получаются на способы, устройства, отдельные конструктивные элементы преобразователей катодной защиты, которые могут быть использованы с целью оптимизации (усовершенствования) способа, устройства, изделия, использующего принцип преобразователя катодной защиты, для решения определенных задач.

Изделие № было разработано АО «НПО Завод «Волна» в связи с необходимостью импорт замещения изделий военной техники, отсутствием современных систем антикоррозийной защиты корпусов кораблей на основании Технического задания на OKF «Разработка преобразователя катодной защиты для кораблей различного назначения» утвержденного начальником управления по обеспечению ГОЗ кораблей и морского вооружений ДОГОЗ МО РФ 12.04.2016 года. Разработку, изготовление и проведение предварительных испытаний изделия АО «НПО Завод «Волна» производило за счет собственных средств.

Патентная чистота изделия № подтверждена Отчетом о патентных исследованиях «Разработка преобразователя катодной защиты для кораблей различного назначения», в 2018 году, после даты выдачи ФИО1 патента на изобретение.

Кроме того, сторонами не оспаривалось, что истец ФИО1 осуществлял трудовую деятельность на заводе «Волна.

АО «НПО Завод «Волна» является местом выполнения работ по созданию изобретений, источником финансирования работ (оборудование и средства, использованные для создания изобретений), а также целями создания новых продуктов и технических решений - для применения в военной технике.

Между тем в материалы дела ответчиком представлен патент на полезную модель № «Средство для катодной защиты от коррозии металлоконструкций, находящейся в воде», правообладателем которого является АО «НПО Завод «Волна», где дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации составляет 21 декабря 2020 года.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд полагает, что обстоятельства, на которых истец основывал требования, указывающие на то, что ответчики нарушили исключительные права истца на использование результатов интеллектуальной деятельности, не нашли своего подтверждения, поскольку доказательств с бесспорностью подтверждающих такие обстоятельства суду не представлены. В частности, судом учтено заключение экспертов, проведенной по делу судебной экспертизы, оценка которому дана по правилам, предусмотренным ст. 79 и 67 ГПК РФ в совокупности с иными доказательствами, представленными сторонами в обоснование требований и возражений на них.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 к АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, не обоснованы и не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 55, 56, 59, 60, 67, 167, 194-198 ГПК РФ,

решил:

в удовлетворении исковых требований ФИО1 к АО «Научно-производственное объединение Завод «Волна» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на изобретение отказать.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через гражданскую канцелярию Кировского районного суда г. Санкт - Петербурга.

Судья: Ненашина М.Е.