Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Carlo Pazolini Participations S.a r.l./ ТОО ФИО1 к ФИО2 о признании действий по использованию товарных знаков незаконными и нарушающими исключительные права, запрете использования товарных знаков,

УСТАНОВИЛ:

Carlo Pazolini Participations S.a r.l./ ТОО ФИО1 обратилось в суд с иском к ФИО2 о признании действий по использованию товарных знаков незаконными и нарушающими исключительные права, запрете использования товарных знаков. В обоснование требований указано, что по лицензионному договору истцу предоставлено исключительное право на использование на всей территории Российской Федерации товарных знаков, товарные знаки зарегистрированы и исключительное право использования предоставлено истцу в отношении товаров и услуг 03, 18, 25, 42 классов МКТУ, из них в том числе - обувь, сумки, шарфы, палантины, средства по уходу, парфюмерия, реализация этих товаров. В доменном имени pazolini-carlo.ru и на страницах интернет сайта по электронному адресу https://pazolini-carlo.ru/, администратором которого является ФИО2 к продаже предлагаются товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки и предоставлено исключительное право использования Истцу, используются товарные знаки, при этом истцом разрешение на использование не давалось, ответчик права на использование товарных знаков не имеет, а его действия по использованию доменного имени pazolini-carlo.ru сходного до степени смешения с товарным знаком, и предложения к продаже товаров, однородных тем товарам, в отношении которых товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются недобросовестными и нарушают исключительные права истца.

ТОО ФИО1 – представитель в судебном заседании просила требования удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался о месте и времени судебного разбирательства.

Суд, выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, приходит к следующему.

01.04.2017г. между Carlo Pazolini Participations S.a r.l. и CARLO PAZOLINI TM GLOBAL SERVICE LIMITED (ФИО3 Ки, <адрес><адрес>, правообладатель нижеуказанных товарных знаков) заключен Договор о предоставлении лицензии на использование товарных знаков б/н.

По Лицензионному договору истцу предоставлено исключительное право использования на всей территории Российской Федерации следующих товарных знаков: три вида графических изображений наименования «CARLO PAZOLINI» государственная регистрация № от 04.11.1998 в отношении классов Международной классификации товаров и услуг, принятой в рамках Ниццкого соглашения 15.06.1957г. 18, 25, 42, товары и услуги согласно свидетельству на товарный знак; государственная регистрация № от 29.05.1998 в отношении классов МКТУ 18, 25, 42, товары и услуги согласно свидетельству на товарный знак; международная регистрация № от 21.03.2012 в отношении класса МКТУ 03, товары согласно свидетельству на товарный знак; КАРЛО ПАЗОЛИНИ государственная регистрация № от 14.03.1997г. в отношении класса МКТУ 42, услуги согласно свидетельству на товарный знак.

Предоставление прав использования товарными знаками по Лицензионному договору зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.10.2017 за номером РД0234059, что подтверждается: уведомлениями, заключениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности, свидетельствами о государственной регистрации товарных знаков №№, №№ и приложениями к ним, распечаткой с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности из Реестра товарных знаков по международным регистрациям, по которым имеются сведения о зарегистрированных на территории Российской Федерации распоряжениях исключительным правом по договорам о предоставлении права использования в отношении товарных знаков по международной регистрации №.

Согласно свидетельствам о регистрации и Лицензионному договору, Товарные знаки зарегистрированы и исключительное право использования предоставлено истцу в отношении товаров и услуг 03, 18, 25, 42 классов МКТУ, из них в том числе - обувь, сумки, шарфы, палантины, средства по уходу, парфюмерия, реализация этих товаров.

Как следует из протокола осмотра доказательств от 22.05.2019, произведенного нотариусом города Москва ФИО4, реестровый № на страницах интернет сайта по электронному адресу https://pazolini-carlo.ru/:, доменное имя pazolini-carlo.ru к продаже предлагаются товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки; в доменном имени pazolini-carlo.ru используются товарные знаки – изображение которых сходно с товарными знаками право на использование которых предоставлено истцу до степени смешения.

Администратором доменного имени pazolini-carlo.ru согласно ответу на запрос ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 29.03.2019г является ФИО2

Согласно п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пп. 2, 4, 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности: при выполнении работ, оказании услуг, в предложения о продаже товаров, путем размещения товарного знака в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. ст. 1250 и 1252 ГК РФ.

В соответствии с п. 1.1 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 № СП-21/4, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Согласно п. 1.2 Справки от 28.03.2014 № СП-21/4, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Аналогичные положения содержатся в разъяснениях, содержащихся в пунктах 158, 159 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, а требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (пп. 2 п. 1 ст. 1252, пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Абзацем 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В соответствии со ст. 5 ГК РФ, обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Согласно п. 3 Справки от 28.03.2014 № СП-21/4, по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи lO.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - «Политика»), в том числе в ее параграфах 4(а), 4(Ь) и 4(с).

В силу параграфов 4(a)(i-iii) Политики, аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (и) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4(a)(iii), согласно параграфам 4(b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(И) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Поскольку истцом ответчику не предоставлялось разрешение на использование товарных знаков и доказательств обратного ответчиком в нарушение положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, ответчик не имеет каких-либо прав использования товарных знаков.

Соответственно действия ответчика по использованию доменного имени pazolini-carlo.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком, и предложения к продаже товаров, однородных тем товарам, в отношении которых товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются недобросовестными и нарушающими исключительные права истца, вследствие чего суд приходит к выводу о законности и обоснованности исковых требований, и необходимости их удовлетворения исходя из избранного истцом способа защиты.

Также в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина, уплаченная при подаче иска 12 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать действия ФИО2 по использованию в доменном имени pazolini-carlo.ru и на страницах интернет сайта по электронному адресу https://pazolini-carlo.ru/ товарных знаков государственная регистрация №№, №, № и международная регистрация №, незаконными и нарушающими исключительные права Carlo Pazolini Participations S.a r.l. (регистрационный номер: <адрес>

Запретить ФИО2 использовать товарные знаки государственная регистрация №№, №, № и международная регистрация № в доменном имени pazolini-carlo.ru и на страницах интернет сайта по электронному адресу <адрес>

Взыскать с ФИО2 в пользу Carlo Pazolini Participations S.a r.l. (регистрационный номер: В <адрес>), госпошлину 12 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через суд вынесший решение в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 15.08.2019.

Судья: Литвиненко Е.В.