Определение № А19-8979/12 от 01.08.2012 АС Иркутской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70,
www.irkutsk.arbitr.ru
тел. 8(395-2)24-12-96; факс 8(395-2) 24-15-99
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Архипенко А.А.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания помощником судьи Богдановым А. И. (после перерыва секретарем судебного заседания Доновской Н. Н.), рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕРМЕКС» (ОГРН 1094716001907, ИНН 4716033195)

к индивидуальному предпринимателю Белоусову Евгению Александровичу (ОГРНИП 304381134400092, ИНН 381100213677)

о пресечении действий нарушающих право и о публикации решения суда

при участии:

от истца: Устинович О. И. – представитель по доверенности от 02.05.2012;

Гнеушев Н. А. - представитель по доверенности от 30.07.2012; от ответчика: Попков И. В. – представитель по доверенности от 17.05.2012;

Зузяк В. Д. – представитель по доверенности от 17.05.2012;

в предварительном судебном заседании объявлялся перерыв с 26.07.2012 до 11 час. 00 мин. 30.07.2012 и с 30.07.2012 до 11 час. 00 мин. 01.08.2012

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ТЕРМЕКС» обратилось к предпринимателю Белоусову Евгению Александровичу с требованием о запрещении предлагать к продаже, продавать, хранить, иным образом использовать электрические накопительные водонагреватели марки 0TGON серии STANDARD, изготовленные с использованием полезных моделей «Электроводонагреватель», охраняемых патентами РФ № 44373, 43952; и опубликовании решения суда о неправомерности использования ответчиками

изобретения в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Ответчик представил отзыв по иску, где ссылается на отсутствие правовых оснований для удовлетворения предъявленных требований.

Истец, уведомленный о времени и месте судебного заседания не явился.

Обстоятельства дела.

10.02.2005 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком зарегистрирован за патентообладателем ООО «ЛЕННОРД-К°» патент №43952 на полезную модель «Электроводонагреватель» с приоритетом от 23.09.2004.

10.03.2005 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знаком зарегистрирован за патентообладателем ООО «ЛЕННОРД-К°» патент №44373 на полезную модель «Электроводонагреватель» с приоритетом от 02.11.2004.

По договору об отчуждении патента, зарегистрированного 10.06.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за № РД0082427, новым патентообладателем полезной модели защищенной патентами № 44373, № 43952 является общество с ограниченной ответственностью «Тепловое оборудование».

В свою очередь, ООО «Тепловое оборудование» заключило с открытым акционерным обществом «Торговый дом ТЕРМЕКС» (реорганизованным в ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС») договор о предоставлении исключительной лицензии на использование полезных моделей по патентам № 44373, № 43952 на срок действия патентов, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.12.2011 за № РД0091202.

Основным видом деятельности истца является оптовая торговля электроводонагревателями, по мнению истца, ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» является одним из лидеров продаж данной группы товаров в России.

В Иркутской области, как указывает истец, он также поддерживает свое присутствие, осуществляя реализацию товара по договору комиссии.

На рынке накопительных электроводонагревателей в Иркутской области, в частности, из размещенной в интернете информации им было выявлено, что предприниматель Белоусов Е.А. рекламирует, предлагает к продаже накопительные электроводонагреватели, в том числе и марки OTGON различных объемов, в конструкции которых, как предполагает истец, использованы полезные модели, охраняемые патентами № 44373, № 43952.

В этой связи, истцом у предпринимателя Белоусова Е.А. были приобретены и переданы на экспертизу накопительные электроводонагреватели марки OTGON серии STANDARD различного объема, были переданы.

В результате проведенных ленинградской областной Торгово-промышленной палатой по заказу истца экспертиз (акты №№ 154-06-013819-11, 154-06-013820-11, 154-06-013821-11, 154-06-013822-11, 154-06-013818-11 от 30.12.2011; № 154-06-01745-12 от 27.02.2012) были сделаны выводы о содержании в накопительных электроводонагревателях марки OTGON серии STANDARD моделей VVS F30; VVS F50; VVS F80; VVS F100 каждого из признаков полезной модели, приведенный в формуле модели по патенту № 44373, а модели VHS F100 VHS F30 - каждого из признаков полезной модели, приведенный в формуле модели по патенту № 43952, то есть об использовании полезной модели защищенной патентами № 44373, № 43952 в исследованных моделях.

Исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229, частью 1 статьи 1358 Гражданского кодекса РФ принадлежит патентообладателю либо иным предусмотренным законом (статьи 1233-1235 Гражданского кодекса РФ) лицам, в том числе лицензиату.

В силу части 2 статьи 1358 Гражданского кодекса РФ использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, при этом в по правилам части 3 статьи 1358 Гражданского кодекса РФ полезная модель признаются использованными в продукте, если продукт содержит, каждый полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Исходя из перечисленных обстоятельств, истец сделал вывод об использовании ответчиком полезных моделей, охраняемых патентами № 44373, № 43952.

Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, в силу положений статьи 1229 Гражданского кодекса РФ является незаконным и влечет ответственность.

В силу заключенного договора, содержащего элемент поручения, согласно пункту 9.6 договора о предоставлении исключительной лицензии № РД0091202 лицензиат – истец по делу, уполномочен предъявлять иски, направленные на защиту патента.

В этой связи истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая против предъявленных требований, обратил внимание суда на то, что:

1) нарушение своих исключительных прав лицензиат основывает на кассовых и товарных чеков о продаже водонагревателей марки OTGON, в которых предположительно используются полезные модели по патентам № 44373, № 43952, согласно которым их приобретение осуществлялось соответственно 13.10.2011, 10.11.2011 и 14.11.2011.

Исключительные права (статус лицензиата) на использование полезных моделей по патентам РФ № 43952, 44373 истец приобрел с 06.12.2011 – даты регистрации договору № РД0091202 о предоставлении исключительной лицензии в Роспатенте.

Таким образом, ООО «Торговый дом «ТЕРМЕКС» основывает свои исковые требования на фактах, которые имели место до возникновения у него прав лицензиата по отношению к полезным моделям, охраняемым патентами № 44373, № 43952, а потому, как полагает ответчик, еще не возникшие права истца не могли быть нарушены.

2) В силу условий лицензионного договора № РД0091202 от 06.12.2011, изложенных в пунктах 2.1, 2.5 - 2.7, ООО «Торговый дом «ТЕРМЕКС» согласно условиям лицензионного договора имеет право подачи исков от имени лицензиара, но не от своего собственного.

Из указанных условий ответчик делает вывод о том, что по фактам продажи, рекламирования и предложения к продаже водонагревателей марки OTGON, имевших место быть как до даты заключения лицензионного договора (до 06.12.2011), так и после этой даты ООО «Торговый дом «ТЕРМЕКС» является ненадлежащим истцом.

3) из представленных истцом в качестве доказательств заключений эксперта видно, что как горизонтальные, так и вертикальные водонагреватели марки OTGON содержат не все признаки полезной модели, охраняемой патентами РФ № 43952, 44373.

Например, специалист, производя сравнение существенных признаков полезной модели и изучаемого образца по признаку «нагревательный элемент, расположенный в нижней части нижнего бака», делает вывод об идентичности данного существенного признака полезной модели и конструктивного элемента изучаемого изделия. Указанный вывод по пояснениям ответчика является ошибочным, поскольку на представленных фото нагревательный элемент находится в боковой (торцевой) части нижнего бака, а не в нижней части как это предусмотрено формулой полезной модели.

4) предприниматель осуществляет деятельность по оптовой и розничной торговле электрическими водонагревателями, включая водонагреватели марки OTGON с 2002 года, то есть до даты приоритета полезной модели, потому в соответствии с частью 1 статьи 1361 Гражданского кодекса РФ он сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования.

В соответствии с частью 3 статьи 1358 Гражданского кодекса РФ полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

При рассмотрении в заседании суда доводов сторон относительно содержания в спорных продуктах каждого признака полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, выявилась потребность в специальных познаниях.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В этой связи, ответчиком было заявлено ходатайство о назначении судебной патентно- технической экспертизы, с постановкой перед экспертами следующих вопросов:

- используется или не используется в изделии «Электрический аккумуляционный (накопительный) горизонтальный водонагреватель марки OTGON серии STANDARD, модели VHS» полезная модель «Электроводонагреватель», охраняемая патентом РФ 43952 (МПК7 F24H1/20, заявка № 2004129098/22, дата приоритета 23.09.2004 опубликовано 10.02.2005);

- используется или не используется в изделии «Электрический аккумуляционный (накопительный) вертикальный водонагреватель» марки OTGON серии STANDARD, модели VVS» полезная модель «Электроводонагреватель», охраняемая патентом РФ 44373 (МПК7 F24H1/20, заявка № 2004132253, дата приоритета 02.11.2004, опубликовано 10.03.2005).

В судебном заседании разрешен вопрос о выборе экспертного учреждения, которому следует поручить проведение судебной технической экспертизы.

Ответчик проведение судебной экспертизы предложил поручить поручить Шестаковой Татьяне Александровне – патентному поверенному Российской Федерации, зарегистрированной в Государственном реестре патентных поверенных 24.05.1996 г. за № 159 (адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78. оф. 314).

Истец возражал против поручения проведения судебной экспертизы патентному поверенному Шестаковой Татьяне Александровне, предложив в качестве экспертного учреждения АНО «Центр судебных экспертиз» в лице обособленного подразделения, расположенного в г. Красноярск.

Заявление мотивировано тем, что патентный поверенный Шестакова Т.А. не имеет статуса судебного эксперта, ответчик предварительно общался с предлагаемым экспертом (о чем свидетельствует письмо от 22.06.2012 в адрес арбитражного суда о готовности провести экспертизу и ее условиях), необходимостью дополнительных гарантий объективности привлеченных специалистов.

Рассмотрев представленные лицами, участвующими в деле, предложения по выбору экспертного учреждения (эксперта), суд считает необходимым поручить проведение судебной технической экспертизы по настоящему делу патентному поверенному Шестаковой Татьяне Александровне ввиду следующего.

Согласно части 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Указанное правило разъяснено и в пункте 2 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» - «экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниям».

Возможность участия патентных поверенных в судах в качестве эксперта закреплена в подпункте 6 части 1 статьи 4 федерального закона от 30.12.2008 N 316-ФЗ «О патентных поверенных», при этом ни данный закон, ни иные законы РФ (в перечень обязательной сертификации продукции, работ и услуг, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 методическое обеспечение судебной экспертизы не включено) и не обуславливает его участие требованием о наличии за патентным поверенным статуса судебного эксперта.

Созданная и зарегистрированная в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Госстандарт России) «Система добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы - РОСC RU.В175.04ОЭ00 от 02.03.2005» носит заявительно-добровольный характер и принятые ей документы и акты , в частности, о присвоении статуса судебного эксперта не имеют преимущественного значения для разрешения вопроса о выборе эксперта.

Предложенный в качестве эксперта патентный поверенный имеет стаж работы более 30 лет по специализации в том числе и полезные модели.

Истцом конкретные эксперты не названы, как и не указаны предусмотренные постановлением Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66 иные обязательные сведения об

эксперте, несмотря на предоставлении судом необходимого времени (в заседании суда с этой целью объявлялся перерыв на два дня.).

Срок проведения экспертизы и ее стоимость в обоих предложениях одинаковы: 20 дней и 50 000 руб.

При таких обстоятельствах оснований для выбора предложенной истцом экспертной организации у суда нет, как нет и оснований отказать в предложенной ответчиком кандидатуре эксперта.

В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их процессуальных прав, суд разъяснил сторонам право на отвод эксперта по основаниям, предусмотренным статьей 21, абзацем 2 части 1 статьи 23 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Отвод эксперту истцом не заявлен.

В судебном заседании сформулированы вопросы, подлежащие постановке на разрешение эксперта, согласован срок проведения экспертизы, определены объекты, подлежащие исследованию экспертом:

накопительные электроводонагреватели марки OTGON серии STANDARD по одной штуки каждой модели VVS F30; VVS F50; VVS F80; VVS F100 для проверки соответствия признаков полезной модели, приведенных в формуле модели по патенту № 44373;

- и накопительный электроводонагреватель марки OTGON серии STANDARD модели VHS F100 VHS F30 для проверки соответствия признаков полезной модели, приведенных в формуле модели по патенту № 43952.

До проведении экспертизы эксперт предупреждается судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, запись о чем должна быть отражена экспертом в заключении в силу пункта 4 части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Против приостановления производства по делу стороны и третье лицо не возражают.

Платежным поручением от 30.07.2012 № 1931 на сумму 50 000 руб. ответчик внес на депозитный счет Арбитражного суда Иркутской области денежные средства в размере 50 000 руб. в качестве оплаты стоимости производства судебной экспертизы по настоящему делу.

Производство по делу подлежит приостановлению в соответствии с частью 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса РФ

На основании изложенного, в связи с тем, что для установления действительных обстоятельств дела требуются специальные познания, руководствуясь статьями 82, 87, 108, 184, 185, частью 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Назначить по делу судебную патентно-техническую экспертизу, поручив ее производство Шестаковой Татьяне Александровне – патентному поверенному Российской Федерации, зарегистрированной в Государственном реестре патентных поверенных 24.05.1996 г. за № 159 (адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 78. оф. 314).

2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: - используется или не используется в изделии «Электрический аккумуляционный (накопительный) горизонтальный водонагреватель марки OTGON серии STANDARD, модели VHS F100 VHS F30 полезная модель «Электроводонагреватель», охраняемая патентом РФ 43952 (МПК7 F24H1/20, заявка № 2004129098/22, дата приоритета 23.09.2004 опубликовано

10.02.2005); - используется или не используется в изделии «Электрический аккумуляционный (накопительный) вертикальный водонагреватель» марки OTGON серии STANDARD, модели VVS F30; VVS F50; VVS F80; VVS F100 полезная модель «Электроводонагреватель», охраняемая патентом РФ 44373 (МПК7 F24H1/20, заявка № 2004132253, дата приоритета

02.11.2004, опубликовано 10.03.2005).

3. Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

5. Предоставить в распоряжение эксперта для исследования в качестве объектов исследования следующие продукты:

накопительные электроводонагреватели марки OTGON серии STANDARD по одной штуки каждой модели VVS F30; VVS F50; VVS F80; VVS F100 для проверки соответствия признаков полезной модели, приведенных в формуле модели по патенту № 44373;

- и накопительный электроводонагреватель марки OTGON серии STANDARD модели VHS F100 VHS F30 для проверки соответствия признаков полезной модели, приведенных в формуле модели по патенту № 43952.

Указанные продукты должны быть переданы эксперту в семидневный срок со дня вынесения настоящего определения в следующем порядке:

ответчик при готовности продукта извещает об этом истца, последний в указанный срок направляет своего представителя для совместной передачи эксперту по акту перечисленных выше продуктов.

6. Установить срок производства экспертизы до 30.08.2012.

7. Производство по делу приостановить до получения результатов экспертизы.