Гражданский кодекс часть 1

от ответчиков – ООО «Колибри»: ФИО2 по доверенности №60/1 от 04.04.2016 (сроком на 6 мес.), удостоверение; ФИО3 по доверенности № 59/1 от 04.04.2016 (сроком на 6 мес.), удостоверение.

от ООО «Меркурий»: ФИО2 №60/1 от 04.04.2016 (сроком на 6 мес.), удостоверение;

ФИО3 по доверенности №60 от 20.11.2015 (сроком на 3 года), удостоверение;

от третьих лиц: без участия (извещены);

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Меркурий», общества с ограниченной ответственностью «Колибри»

(рег. № 07АП-4717/2016 (1,2))

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 марта 2016 года

(судья Смеречинская Я.А.) по делу № А45-23174/2015

по иску Фэмилиа Трэйдинг, общества с ограниченной ответственностью, Люксембург, общества с ограниченной ответственностью «МАКСИМА ГРУПП» (ОГРН <***>), г. Москва,

к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» (ОГРН <***>), г. Новосибирск, обществу с ограниченной ответственностью «Колибри» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Концепт», г. Барнаул,

о запрете использовать обозначение,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Фэмилия Трэйдинг (далее– Компания Фэмилия Трэйдинг), общество с ограниченной ответственностью «Максима Групп» (далее – ООО «Максима Групп») обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с иском (уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» (далее – ООО «Меркурий»), обществу с ограниченной ответственностью «Колибри» (далее – ООО «Колибри») о запрете ООО «Меркурий» использования обозначения «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 379310, 273592, 358641, 358973 в отношении услуг магазинов, в том числе по реализации товаров, о запрете ООО «Калибри» использования обозначения «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками №№ 379310, 273592, 358641, 358973 в отношении услуг магазинов, в том числе по реализации товаров.

Определением суда от 26.01.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Концепт».

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу решением, ООО «Меркурий» и ООО «Колибри» обратились с апелляционными жалобами, в которых просят его отменить, принять по делу новый судебный акт, отказав истцам в удовлетворении требований полном объеме.

Обоснование к отмене судебного акта ООО «Меркурий» указывает на то, суд первой инстанции не изучил представленные со стороны ответчиков доказательства и как следствие, дал им не верную оценку, которая привела к неправильному разрешению спора по существу. Отмечает, что, не отложив судебное разбирательство и рассмотрев дело по уточненным исковым требованиям, не предоставив время ООО «Меркурий» для представления мотивированного отзыва на уточненные исковые требования, не известив ООО «Концепт» о принятии уточненных исковых требований, суд допустил нарушение принципов равноправия сторон и состязательности, что является, в данной ситуации, недопустимым.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

ООО «Колибри», в апелляционной жалобе указывает на то, что сходство до степени смешения товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 и словесного изображения на вывесках магазинов, через которые ООО «Колибри» осуществляет реализацию товаров народного потребления ни чем не подтверждено; словесное изображение «ФЭМИЛИ», изображенное на вывесках магазинов, не идентично товарным знакам истцов в части указания цвета или цветового сочетания; при прочтении слов в соответствии с фонетическими законами русского языка между обозначениями «ФЭМИЛИ world» и «ФАМИЛИЯ» есть явные качественные и количественные различия. Ответчик в обоснование своих возражений представил доказательства в материалы дела, которые суд приобщил, но в нарушении ст. 71 АПК РФ не дал им оценки.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

В порядке статьи 262 АПК РФ от ООО «Максима Групп» поступили отзывы на апелляционные жалобы, в которых общество просит обжалуемое решение оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции явку своего представителя не обеспечило.

Арбитражный суд апелляционной инстанции считает возможным на основании статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Определением Седьмого арбитражного апелляционного суда ( резолютивная часть объявлена 16.08.2016 г.) производство по апелляционной жалобе ООО «Меркурий» прекращено в связи с ликвидацией ООО «Меркурий.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители ответчика- ООО «Колибри» апелляционную жалобу поддержали по основаниям в ней изложенным.

Представитель истцов против удовлетворения апелляционной жалобы ООО «Колибри» возражал, по основаниям, приведенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей ответчика - ООО «Колибри» и истцов, проверив в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность решения Арбитражного суда Новосибирской области от 28.03.2016 в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы ООО «Колибри», арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного акта в указанной части.

Как следует из материалов дела, Компания Фэмилиа Трэйдинг является обладателем комплекса исключительных прав на следующие товарные знаки:

- товарный знак ФАМИЛИЯ по свидетельству № 379310, дата приоритета: 17.03.2008, зарегистрирован 15.05.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет – магазины; представление товаров во всех медиасредствах с целью рознич6ной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; срок действия регистрации до 17.03.2018;

- товарный знак ФАМИЛИЯ по свидетельству № 273592, дата приоритета: 21.06.2003, зарегистрирован 16.08.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; срок действия регистрации продлен до 21.06.2023;

- товарный знак ФАМИЛИЯ по свидетельству № 358641, дата приоритета: 03.04.2007, зарегистрирован 28.08.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет- магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); срок действия регистрации 03.04.2017;

- товарный знак ФАМИЛИЯ свидетельству № 358973, дата приоритета: 03.04.2007, зарегистрирован 04.09.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); срок действия регистрации до 03.04.2017.

Компания Фэмилиа Трэйдинг предоставила исключительное право на использование Товарных знаков ООО «Максима Групп», заключив с ним лицензионный договор (дата государственной регистрации договора 16.04.2014 № РД0145910).

Перечисленные выше товарные знаки, представляют собой группу (серию), регистрация данных товарных знаков имеет целью индивидуализацию услуг, предоставляемых ООО «Максима Групп», в том числе услуг магазинов розничной торговли.

ООО «Колибри» осуществляет деятельность по продаже товаров в розницу через магазины с использованием обозначения ФЭМИЛИ.

Ссылаясь на то, что спорные товарные знаки используются ответчиком в отсутствие на то правовых оснований, истец обратился с настоящим заявлением в суд.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статям 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации право использования результата интеллектуальной деятельности может быть предоставлено на основании лицензионного договора, в силу которого договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

По смыслу приведенных норм права нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак является использование без его разрешения тождественных или сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, например, путем размещения таких обозначений на упаковке товара, который производится, предлагается к продаже и продается или иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещения товарного знака на сопутствующей документации, использования товарного знака в рекламных и иных маркетинговых материалах.

Следовательно, нарушение исключительного права правообладателя на товарный знак имеет место при наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков или иных обозначений; при однородности товаров, применительно к которым используется тождественное или сходное обозначение.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, исключительное право на товарные знаки принадлежит Компании Фэмилия Трэйдинг на основании договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 16.04.2013 (л.д. 35 – 37, т. 6), зарегистрированного в Государственном реестре 09.08.2013.

Право использования товарных знаков предоставлено правообладателем ООО «Максима Групп» на основании договора о предоставлении лицензии на товарные знаки от 01.09.2013 (л.д. 38 – 42, т. 6), зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.04.2014 за номером РД0145910, о чем представлено уведомление (л.д. 105, т. 1). Право использования товарных знаков предоставлено лицензиату в отношении всех товаров и услуг, для которых действуют товарные знаки (пункт 1.1 лицензионного договора от 01.09.2013).

Указанные обстоятельства сторонами не оспариваются.

В пункте 2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости.

В соответствии с абзацем 5 § 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

В обоснование своего заявления истцом в материалы дела представлен отчет, выполненный ООО «Служба поручений» о проведении исследования торговой сети магазинов «Фэмили» на 28.10.2014, из которого следует, что магазин ООО «Колибри» находится по адресу: <...>, в цокольном этаже жилого дома (л.д. 90 – 100, т. 2), деятельность магазина осуществляется с использованием обозначения ФЭМИЛИ.

ООО «Колибри» представлена в материалы дела фототаблица в подтверждение деятельности магазина с использованием обозначения ФЭМИЛИ world по адресу: <...>.

Товарный знак № 273592 представляет собой комбинированное обозначение, состоящий из изображения трех людей (двух взрослых и ребенка) и надписи ФАМИЛИЯ, выполненной стандартным шрифтом русскими заглавными буквами над изображением людей с дуговым изгибом, товарный знак выполнен черным цветом на белом фоне.

Словесный товарный знак № 379310 состоит из одного слова ФАМИЛИЯ, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, черным цветом на белом фоне.

Комбинированный товарный знак № 358641, кроме словесного обозначения ФАМИЛИЯ, выполненного заглавными буквами, содержит стилизованное изображение трех фигур, а также неохраняемый элемент «универмаги распродаж», выполнен в синем и салатовом цветах.

Комбинированный знак № 358973 состоит из словесного обозначения ФАМИЛИЯ, стилизованного изображения трех фигур и неохраняемого элемента «универмаги распродаж», выполнен в синем и салатовом цветах.

Сравниваемое обозначение ФЭМИЛИ world, применяемое ООО «Колибри», представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух слов, расположенных в одну строку: слова ФЭМИЛИ, выполненного заглавными буквами русского алфавита черным цветом, слова world, выполненного прописными буквами латинского алфавита черного цвета, а также изображения пакета (красно – зеленого цвета) со стилизованным изображением четырех фигур людей (силуэты фигур белого цвета на фоне пакета).

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Угроза смешения товарных знаков и противопоставляемого обозначения в отношении однородных услуг магазинов усиливается тем, что товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию, а именно доминирующий словесный элемент ФАМИЛИЯ. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного кафедрой Методологии социологических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова по обращению истцов в 2015 года, о чем составлен аналитический отчет (л.д. 22 – 58 т. 7).

Спорное обозначение имеет доминирующий словесный элемент ФЭМИЛИ, выполненный стандартным шрифтом контрастным (темным) цветом на светлом (желтом) фоне.

Различие в цветовой гамме принадлежащих истцу товарных знаков и спорного обозначения, а равно различие в количестве слогов в словесном элементе, не влияют на общее впечатление, создаваемое данными обозначениями у потребителя, при общем семантическом и фонетическом сходстве словесных элементов. Включение в состав словесного элемента слова world, выполненного мелким шрифтом прописными буквами, не препятствует созданию сходного с товарными знаками впечатления основным словесным элементом ФЭМИЛИ.

Включение в состав обозначения изображения пакета с нанесенными силуэтами фигур людей также не оказывает влияние на общее восприятие словесного элемента как доминирующего в данном обозначении, поскольку не является составной частью словесного элемента ФЭМИЛИ и не занимает преобладающую позицию в спорном обозначении.

В связи с изложенным, довод ООО «Колибри» о недоказанности сходства по степени смешения используемого им обозначения и принадлежащих истцу товарных знаков судом апелляционной инстанции отклоняется как несостоятельный.

Ссылка апеллянта на то, что судом дана неверная оценка исследованию по определению наличия/отсутствия сходства по степени смешения товарных знаков с обозначением ФЭМИЛИ, выполненного патентным поверенным ФИО4, апелляционной судом отклоняется, поскольку является ошибочным. Обстоятельство, на основании которого судом не приняты выводы, изложенные в указанном исследовании, отражены в судебном акте. Оснований для переоценки которых у суда апелляционной инстанции не имеется.

Таким образом, суд первой инстанции, всесторонне, полно, объективно оценив представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев представленные документы и оценив их во взаимосвязи и в совокупности, обоснованно посчитал доказанным факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что требования истцов о запрете использования указанного обозначения в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров, следует признать правомерными, поскольку материалами дела подтверждается осуществление ответчиком-ООО «Колибри» деятельности магазинов с использованием обозначения ФЭМИЛИ, сходного до степени смешения с товарными знаками ФАМИЛИЯ, исключительные права на которые принадлежат Компании Фэмилиа Трэйдинг и предоставлены на основании лицензионного договора ООО «Максима Групп».

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Принимая во внимание требования конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что ответчик не доказал обоснованность доводов его апелляционной жалобы.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения в обжалуемой части.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение в обжалуемой части, выводы суда первой инстанции основаны на оценке всех представленных доказательств в совокупности, что соответствует требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Доводы ответчика-ООО «Колибри», изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны доводам, заявленным в суде первой инстанции, и направлены на переоценку выводов суда, оснований переоценивать выводы суда первой инстанции у суда апелляционной инстанции не имеется.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для изменения или отмены принятого решения в обжалуемой части, а также для удовлетворения апелляционной жалобы ООО «Колибри».

Руководствуясь статьями 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Седьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28 марта 2016 года в обжалуемой части по делу № А45-23174/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Колибри» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий Е.Г. Шатохина

Судьи Ю.И. Павлова

Л.И. Жданова