Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Сомелье»
(просп. Шаумяна, д. 18, лит. А, Санкт-Петербург, 119112,
ОГРН 1117746219722) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2015 по делу № А40-52425/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью «Сомелье»

к закрытому акционерному обществу «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьютрс» (проезд Чечерский, д. 120, пом. 1, оф. 3, Москва, 117042, ОГРН 1117746219722) и закрытому акционерному обществу «Юнайтед Дистрибьюторс» (ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 1,
комн. 12, Москва, 123290, ОГРН 1027739376477),

с участием третьего лица – Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993,
ОГРН 1047730015200),

о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, отмене государственной регистрации товарных знаков и переводе прав приобретателя исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчиков:

закрытого акционерного общества «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьютрс» – Екатерининская С.И. (по доверенности
от 12.04.2015);

закрытого акционерного общества «Юнайтед Дистрибьюторс» – Иванова Ю.В. (по доверенности от 27.10.2015), Лукиных Е.Л.
(по доверенности от 26.10.2015), Надточиева И.Л. (по доверенности
от 27.10.2015),

от третьего лица – не явился, надлежащим образом извещено,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Сомелье» (далее –
ООО «Сомелье», истец) обратилось с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» (далее – ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс»)
и закрытому акционерному обществу «Юнайтед Дистрибьюторс» (далее – ЗАО «Юнайтед Дистрибьютерс») со следующими требованиями:

– о признании недействительным договора от 06.03.2015
№ 0168768, заключенного между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьютор» об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 497812, № 505577, № 505578, № 447879,
№ 447880, № 458635, № 461176, № 445722, № 439821, № 439822,
№ 438075, № 438073, № 431359, № 421426 и № 450288;

– об отмене государственной регистрации договора от 06.03.2015
№ 0168768, заключенного между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» об отчуждении исключительных прав на вышеназванные товарные знаки;

– о переводе на истца прав приобретателя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 458635, № 450288, № 447879, № 453591, № 431359, № 505578, № 419983, № 495809, № 497812, № 447880, № 461176, № 445721, № 447974, № 439822, № 505577, № 489229, № 489228, № 438075, № 445722, № 439821, № 421426, № 483104, № 423347, № 437606, № 438073, № 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2015
в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 10.11.2015 решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2015 было отменено, по делу принят новый судебный акт, которым удовлетворено требование о переводе на истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 453591, № 419983, № 495809, № 447974, № 489229, № 489228, № 445721, № 483104, № 423347,
№ 437606, № 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2015, истец обжаловал его
в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в части отказа в удовлетворении требования о признании недействительным заключенного между ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» и ЗАО «Юнайтед Дистрибьютор» договора
об отчуждении исключительных прав на товарные знаки
по свидетельствам Российской Федерации № 497812, № 505577,
№ 505578, № 447879, № 447880, № 458635, № 461176, № 445722,
№ 439821, № 439822, № 438075, № 438073, № 431359, № 421426
и № 450288 и отмене его государственной регистрации, а также в части удовлетворения требования о переводе на истца прав приобретателя исключительного права на вышеназванные товарные знаки, ссылаясь при этом на неправильное толкование судом апелляционной инстанции норм статей 358.18, 488, 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в связи с чем просит принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы истец указывает на то, что на момент заключения между ООО «Сомелье» и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» договора о передаче исключительных прав на товарные знаки в законе и подзаконных нормативных актах
не было прямого указания не необходимость государственной регистрации договора залога исключительного права, в связи с чем судом должен быть применен пункт 5 статьи 488 ГК РФ, согласно которому с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся в залоге
у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2008 № 1020 (далее – Правила государственной регистрации договоров), государственной регистрации подлежат только договоры о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы.

По мнению истца, поскольку исключительные права на спорные товарные знаки являются предметом залога и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» как залогодатель, не вправе было отчуждать исключительные права на них без согласия истца, являющегося залогодержателем, то заключенный между ответчиками договор
об отчуждении исключительных прав на товарные знаки является ничтожным.

Как полагает ООО «Сомелье», ЗАО «Юнайтед Дистрибьютерс» не является добросовестным приобретателем по договору
с ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс», поскольку ответчики являются аффилированными лицами.

ЗАО «Юнайтед Дистрибьютерс» и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» представлены отзывы на кассационную жалобу, в которых они просят в ее удовлетворении отказать.

Роспатент направил письмо, в котором указывает, что его позиция по существу заявленных требований была изложена в отзыве от 05.06.2015 и до настоящего времени изменений не претерпела; просит рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представители ответчиков возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими
в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном
статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся
в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, 07.07.2014 между ООО «Сомелье» (Правообладатель) и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» (Приобретатель) был заключен договор
об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (далее – договор об отчуждении от 07.07.2014), по условиям которого Правообладатель передал Приобретателю исключительные права
на товарные знаки по свидетельствам, указанным в пункте 1.1. договора, а именно: № 458635, № 450288, № 447879, № 453591, № 431359, № 505578, № 419983, № 495809, № 497812, № 447880, № 461176, № 445721, № 447974, № 439822, № 505577, № 489229, № 489228, № 438075, № 445722, № 439821, № 421426, № 483104, № 423347, № 437606, № 438073, № 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720.

В соответствии с пунктом 3.1 указанного договора Приобретатель выплачивает Правообладателю товарных знаков вознаграждение
в размере 110 000 000 руб. в два этапа: 55 000 000 руб. в срок
до 02.08.2014, но не ранее подачи Правообладателем
в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности договора на регистрацию; 55 000 000 руб. в срок
до 02.02.2015 при условии, что договор будет зарегистрирован
в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и Правообладатель передаст Приобретателю уведомление о регистрации указанного договора, один экземпляр договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки
и оригинал охранного документа.

Согласно пункту 3.3 договора об отчуждении от 07.07.2014 обязательства Приобретателя по выплате вознаграждения по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу Владельца товарных знаков в полном объеме.

Названный договор зарегистрирован Роспатентом 26.09.2014
за № РД0157989.

В свою очередь ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» 16.12.2014 заключило с ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» договор об отчуждении исключительных прав
на часть из переданных ему ООО «Сомелье» товарных знаков:
по свидетельствам Российской Федерации № 497812, № 505577, № 505578, № 447879, № 447880, № 458635, № 461176, № 445722, № 439821, № 439822, № 438075, № 438073, № 431359, № 421426
и № 450288 (далее – договор об отчуждении от 16.12.2014), который был зарегистрирован Роспатентом 06.03.2015 за № РД 0168768.

ООО «Сомелье», ссылаясь на то, что до настоящего времени
ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» не исполнило своих обязательств по договору об отчуждении от 07.07.2014, поскольку
на расчетный счет ООО «Сомелье» были перечислены денежные средства в размере 55 000 000 руб., а оставшиеся 55 000 000 руб.
не выплачены, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что применительно к требованию о переводе права на товарные знаки истец не представил доказательств, свидетельствующих о том, что нарушение по оплате 50% вознаграждения причинило ему убытки и он лишился права
на взыскание вознаграждения; доказательств отсутствия
у ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» денежных средств для выплаты вознаграждения или того, что это лицо совершает действия, направленные на уменьшение его активов, либо находится
в предбанкротном состоянии, не представлено; право на предъявление иска о взыскании задолженности по договору не утрачено.

Также суд первой инстанции исходил из того, что залог исключительных прав на товарные знаки не состоялся, поскольку
в порядке, предусмотренном статьей 1232 ГК РФ, государственная регистрация права залога не произведена, соответственно, ограничения по отчуждению исключительных прав ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» в пользу ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс» отсутствовали, а соответствующий договор недействительным
не является.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые требования в части, согласился
с выводами суда первой инстанции о том, что залог в отношении спорных товарных знаков нельзя считать возникшим, поскольку государственная регистрация залога не произведена, а общая норма, предусмотренная статьей 488 ГК РФ, при наличии специального регулирования применению не подлежит.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, учитывая длительность неисполнения ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» обязательства по выплате вознаграждения, пришел
к выводу о сознательном и намеренном уклонении ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» от расчетов с истцом, что свидетельствует о правомерности избрания истцом такого способа защиты, как перевод прав приобретателя исключительных прав
на товарные знаки.

Тем не менее, суд апелляционной инстанции отметил, что иск
в части перевода прав приобретателя может быть удовлетворен лишь частично, поскольку ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» уже распорядилось исключительным правом
в отношении 15-ти товарных знаков путем отчуждения их по договору ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс», в связи с чем это лицо не может быть обязано к переводу тех прав, которыми уже само не обладает.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и возражений на нее, выслушав представителей ответчиков, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1234 ГК РФ по договору
об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 этого Кодекса (пункт 2 статьи 1234
ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1234 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит
от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора
об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон
не предусмотрено иное. Если переход исключительного права
по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит
от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации (пункт 4 статьи 1234 ГК РФ).

Согласно пункту 5 статьи 1234 ГК РФ при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю
в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с указанным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации
в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

Пунктом 2 статьи 358.18 ГК РФ предусмотрено, что государственная регистрация залога исключительных прав осуществляется в соответствии с правилами раздела VII указанного Кодекса.

Оспаривая выводы суда апелляционной инстанции, истец указывает, что переданные им ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» по договору об отчуждении от 07.07.2014 исключительные права на товарные знаки находились
у ООО «Сомелье» в залоге и не могли быть без его согласия отчуждены ЗАО «Юнайтед Дистрибьюторс», поскольку в соответствии
с пунктом 5 статьи 488 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, преданный в кредит, признается находящимся в залоге
у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.

При этом истец обращает внимание, что пунктом 2 Правил государственной регистрации договоров, действовавших в период заключения и государственной регистрации договоров об отчуждении исключительных прав на спорные товарные знаки, государственной регистрации подлежали только договоры о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы.

Вместе с тем суд кассационной инстанции приходит к выводу
о необоснованности довода заявителя кассационной жалобы
об отсутствии необходимости и возможности регистрации залога исключительных прав на товарные знаки, поскольку императивными нормами статей 1232, 1234 ГК РФ (в том числе в редакции, действовавшей в момент заключения договора об отчуждении
от 07.07.2014) предусмотрено, что залог исключительного права
на товарный знак подлежит государственной регистрации.

Утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что в период заключения и государственной регистрации договора об отчуждении
от 07.07.2014 государственная регистрация залога исключительного права на товарный знак Роспатентом не осуществлялась, является несостоятельным, так как в этот период действовал приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.10.2008 № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», которым регламентировалось исполнение Федеральной службой по интеллектуальной собственности функции
по государственной регистрации, в том числе залога исключительного права на товарный знак.

Таким образом, в период заключения и государственной регистрации договора об отчуждении от 07.07.2014 действовала специальная норма, императивно предусматривающая необходимость государственной регистрации залога исключительного права
на товарный знак, а также действовал основанный на этой норме порядок осуществления Роспатентом государственной регистрации такого залога. Исходя из этого, каких-либо препятствий по заключению между ООО «Сомелье» и ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» договора залога исключительных прав на спорные товарные знаки и государственной регистрации такого договора
не имелось.

С учетом изложенного последующее отчуждение ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» исключительных прав на товарные знаки другому лицу могло быть произведено и без согласия
ООО «Сомелье», в связи с чем договор об отчуждении от 16.12.2014
не может быть признан недействительным на основании отсутствия согласия залогодержателя.

Принимая во внимание длительность неисполнения
ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» обязательств
по оплате вознаграждения, отсутствие объективных сложностей
по осуществлению оплаты, удовлетворение судом апелляционной инстанции требования о переводе на ООО «Сомелье» права приобретателя исключительных прав на товарные знаки
по свидетельствам № 453591, № 419983, № 495809, № 447974,
№ 489229, № 489228, № 445721, № 483104, № 423347, № 437606,
№ 419287, № 426939, № 428665, № 445519 и № 429720 в связи
с существенным нарушением ЗАО «Юнайтед Вайн энд Спиритс Дистрибьюторс» обязательства по оплате является правомерным.

Таким образом, нарушений норм материального
права и норм процессуального права, являющихся в соответствии
со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом апелляционной инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы апелляционного суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные
при подаче кассационной жалобы, по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 286–289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 10.11.2015 по делу № А40-52425/2015 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов