Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 15 апелляционную жалобу ЗАО «Компания Конек-97» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 судьи Лариной Я.Г.,

по заявлению ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация ММД «Восток и Запад»; «7 Гранд энд компании СА»

к Палате по патентным спорам

третьи лица Роспатент, ООО «Пуговицы», ЗАО «Компания Конек-97»

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя: ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация ММД «Восток и Запад»,

«7 Гранд энд компании СА», ФИО4, дов. от 03.04.2007, уд. № 6763; ФИО5, дов. от 22.03.2007, пасп. 45 08 932451

от ответчика: Палаты по патентным спорам, ФИО6, дов. от 28.02.2007 № 63-2/55, уд. № 279-30

от третьих лиц Роспатента, ФИО6, дов. от 19.06.2007, уд. № 279-30

ООО «Пуговицы», не явился, извещен

ЗАО «Компания Конек-97», ФИО7, дов. от 25.01.2007, пасп. 45.06.600902; ФИО8, дов. от 10.05.2007, пасп.45 98 245351

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2007 было удовлетворено заявление ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация ММД «Восток и Запад» и Компания «7 Гранд энд компании СА» (далее – Заявители) о признании недействительным решения Апелляционной палаты Роспатента (далее – Палата) от 17.03.2003 № 96701934/50 (004930) в части оставления в силе регистрации товарного знака № 152945 в отношении 25 класса МКТУ, 35 класса МКТУ (реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса), 42 класса МКТУ (услуги по оформлению интерьеров, прокат одежды, реализация товаров).

ЗАО «Компания Конек-97» (далее – Общество) не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает, что при вынесении решения суд не оценил все доказательства по делу, дал неправильную оценку изученным доказательствам, не верно применил нормы материального права.

Просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований заявителей, оставить в силе решение Апелляционной палаты Роспатента от 27.03.2003 № 96701934/50 (004930).

В отзыве на апелляционную жалобу Компания «7 Гранд энд компании СА» считает, что решение суда вынесено при правильном применении норм материального и процессуального права, а доводы апелляционной жалобы третьего лица по настоящему делу не правомерны и не обоснованы.

Отзывы на апелляционную жалобу ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация ММД «Восток и Запад», ответчиком и третьими лицами не представлены.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя ООО «Пуговицы», надлежаще извещенного о времени и месте рассмотрения дела.

В судебном заседании представитель ЗАО «Компания Конек-97» доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции полностью, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Полагает, что заявителями пропущен срок для обращения в суд с заявлением о признании недействительным ненормативного правового акта, поскольку ЗАО ВА ММД «Восток и Запад» более чем за два с половиной года до обращения в Арбитражный суд знало о решении Апелляционной палаты Роспатента и его содержании. Ходатайства о восстановлении пропущенного срока предоставлено не было, уважительные причины пропуска срока не приведены.

Не согласился с выводом суда первой инстанции о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Считает, что, не приняв заключение эксперта и не объяснив причин, по которым этого не произошло, суд нарушил нормы процессуального права. По мнению представителя Общества, в случае если у суда были основания полагать, что заключение экспертизы не достаточно ясно или заключение сделано не в полной мере, суд должен был назначить дополнительную или повторную экспертизу.

Указал на то, что экспертное учреждение, изменив поставленные Арбитражным судом г. Москвы вопросы, вышло за пределы своей компетенции; эксперты не ответили на вопросы, поставленные судом, а представили суду неправомерное заключение.

Обратил внимание на то, что суд и эксперты должны дать оценку сходства сравниваемых знаков по состоянию на 1997 год, когда была произведена регистрация товарных знаков.

В связи с этим, заявил ходатайство о проведении ретроспективного опроса для получения объективных сведений по существу рассматриваемого дела.

Представитель Палаты и Роспатента в судебном заседании высказал единую правовую позицию, полностью поддержал позицию представителя ЗАО «Компания Конек-97», просил отменить решение суда первой инстанции полностью, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителей в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Считает, что датой, когда заявителям стало известно об основаниях и мотивировке ненормативного акта, является дата получения оспариваемого решения.

Полагает, что суд правомерно сделал вывод о сходстве противопоставляемых обозначений исходя из фонетического тождества их начальных частей.

Отметил, что суд отвел кандидатуры экспертов, предложенных заявителем; в качестве экспертов были назначены кандидатуры, предложенные третьим лицом и ответчиком по настоящему делу.

Пояснил, что эксперты правомерно провели экспертизу с учётом правильного написания словесных обозначений, указанных в свидетельстве.

Обратил внимание на то, что третье лицо по настоящему делу не могло не знать о всемирно известном товарном знаке «BOSCODICILIEGI», права на которые задолго до даты подачи заявки третьего лица принадлежали заявителю.

Возразил против ходатайства третьего лица о проведении ретроспективного опроса для получения объективных сведений по существу рассматриваемого дела, поскольку заявитель по данному делу представил социологический опрос, подготовленный Аналитическим ФИО9.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268, 269 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, на основании заявки ЗАО «Внешнеэкономическая Ассоциация ММД «Восток и Запад» от 18.02.1994 № 94004968 Роспатентом 27.10.1995 произведена регистрация комбинированного товарного знака «BOSCODICILIEGI» № 133163 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

ЗАО «Компания Конек-97» на основании договора уступки товарного знака, заключенного с ООО «Пуговицы», является владельцем товарного знака «BOSKO» № 152945, зарегистрированного Роспатентом 28.05.1997 на основании заявки от 19.02.1997 в отношении товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ.

17.10.2002 ЗАО «Внешнеэкономическая Ассоциация ММД «Восток и Запад» представило в Апелляционную палату возражения против регистрации товарного знака № 152945.

Решением Апелляционной палаты от 06.02.2003 № 96701934/50 (004930), утвержденным Роспатентом 27.03.2003, в удовлетворении возражения было отказано, регистрация товарного знака № 152945 оставлена в силе.

При этом коллегия Палаты пришла к выводу, что товарные знаки № 133163 и № 152945 зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ, но не являются сходными до степени смешения.

Товарный знак «BOSKO» № 152945 зарегистрирован по 25 классу МКТУ в отношении товаров: одежда, обувь, головные уборы.

Определение слов «одежда», «головные уборы» дано ФИО10 в Словаре русского языка «Одежда-совокупность предметов, которыми покрывают, облекают тело; головные уборы - общее название вещей, служащих одеждой для головы».

Товарный знак № 133163 по 25 классу МКТУ относится к товарам: галстуки, одежда, обувь, платки шейные. Отсутствие в этом перечне товара «головные уборы» входящего в совокупность предметов, составляющих одежду, не влияет на вывод об однородности товаров, в отношении которых по 25 классу МКТУ зарегистрирован товарный знак № 152945, имеющих общее назначение и условия сбыта.

Товарный знак «BOSKO» зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, являющихся однородными с услугами, включенными в перечень по товарному знаку № 133163: реклама, демонстрация одежды, организация выставок с целью рекламы, маркетинговые услуги, помощь в управлении коммерческими операциями; экспертно-импортные операции; услуги 42 класса МКТУ (товарный знак № 152945) реализация товаров, прокат одежды, услуги по оформлению интерьеров являются однородными услугам, включенным в перечень по товарному знаку № 133163: (услуги дизайнеров, реализация товаров).

Суд первой инстанции рассматривал дело с учетом постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.08.2006 № КА-А40/7224-06, которым решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2006 по делу № А40-65519/05-26-394 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2006 № 09АП-2282/06-АК были отменены и дело передано на новое рассмотрение для исследования в полном объеме фактических обстоятельств, и выполнения обязательных в силу п.15 ч.2 ст.289 АПК РФ указаний суда кассационной инстанции.

В частности, суд кассационной инстанции указал на необходимость проверить соблюдение ч.4 ст.198 АПК РФ, а также необходимость привлечения патентоведов и специалистов по товарным знакам для исследования сходства товарных знаков № 152945 и № 133163 по звуковому, графическому и семантическому признакам.

Кроме того, судом кассационной инстанции, наделенным в силу ст. 289 АПК РФ правом толкования закона, указано, что арбитражный суд первой инстанции не может принять решение по делу, подменяя орган исполнительной власти, поскольку ЗАО «Внешнеэкономическая ассоциация ММД «Восток и Запад» и Компания «7 Гранд энд Компании С.А.» решение Апелляционной палаты до обращения в суд не оспорили в административном порядке как на это указано в абз.7 п.9 Информационного письма Президиума ВАС от 29.07.1997 № 19.

Выполняя указания суда кассационной инстанции, суд первой инстанции назначил лингвистическую (Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам – ГЛЭДИС) и графическую (Союз Дизайнеров России) экспертизы для исследования и ответа на вопросы, являются ли обозначения в товарных знаках № 152945 и № 133163 сходными до степени смешения по каждому из трех признаков.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что у суда не имеется оснований признать, что решение Апелляционной палаты от 27.03.2003 по товарному знаку № 152945 принято с соблюдением п.1 ст.7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в части однородных товаров и услуг 25, 35, 42 классов МКТУ.

При этом суд правомерно указал на то, что регистрация товарного знака № 152945 с приоритетом 19.02.1997 позднее принадлежащего заявителям товарного знака № 133163 произведена правообладателем, (которым на основании договора уступки, товарного знака значится ЗАО «Компания Конек-97») без соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ на рынке однородных товаров и услуг.

Проверяя соблюдение заявителями трехмесячного срока для обращения в суд с заявлением об оспаривании решения Апелляционной палаты от 27.03.2003, суд обоснованно не нашел оснований считать, что срок, установленный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителями пропущен, поскольку оспариваемое решение было получено заявителем с сопроводительным письмом от 10.10.2005 № 96701934/50 (004930); заявление о признании решения Апелляционной палаты от 27.03.2003 недействительным поступило в суд в пределах трехмесячного срока со дня, когда ЗАО «ВА ММД «Восток и Запад» стало известно о нарушении прав и законных интересов.

Судом правильно признаны неосновательными доводы ЗАО «Компания Конек-97» о том, что имеющийся на титульном листе решения штамп Апелляционной палаты 31.03.2003 свидетельствует о направлении оспариваемого решения заявителю, т.к. факт получения решения указанный штамп не подтверждает. В силу ч.4 ст.198 АПК РФ течение процессуального срока устанавливается не с даты отправки, не с даты, когда организация могла или должна была узнать, а с даты, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов этой организации.

В соответствии с п.1 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее -Закон ) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Критерии сходства обозначений, заявленных на регистрацию в 1994 году, 1996 году установлены Инструкцией по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденной Госкомитетом по делам изобретений и открытий СССР 14.03.1980 (далее -Инструкция).

В соответствии с п. 3.2.5.1. Инструкции сходство словесных обозначений может быть: звуковым (фонетическим); графическим (визуальным); смысловым (семантическим).

Оценивая результаты лингвистической экспертизы, суд первой инстанции обоснованно указал на то, что экспертиза пришла к однозначному выводу о том, что по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям эти обозначения в целом сходны до степени смешения, имеющиеся различия несущественны.

По результатам графической экспертизы обозначений товарных знаков № 152945 и № 133163 сделан вывод, что художественно-графические решения верхней строки (№ 133163) и обозначения (№ 152945) имеют значительный сходный характер. Исходя из графического критерия не представляется возможным установить степень смешения обозначений «BOSCODLGILIEGI» и «BOSKO».

Суд также правомерно отметил, что в ходе заседания Первый вице-президент Союза Дизайнеров России, член экспертной комиссии Союза дизайнеров России дал положительный ответ на вопросы, заданные заявителями, сообщил, что использование одинаковой шрифтовой гарнитуры типа «гротеск» в верхней строке обозначения «BOSCODIGILIEGI» и обозначения «BOSKO», воспроизведение графических норм выбранной гарнитуры (стандартный шрифт), одинаковый латинский алфавит, одинаковая цветовая гамма (черная и темно-серая), графическое написание – печатными заглавными буквами, расположение букв по отношению друг к другу, свидетельствуют о сходстве указанных обозначений, графическое сходство усиливается совпадением доминирующих слов.

Кроме того, суд обоснованно указал и на то, что на дату регистрации 28.05.1997 товарного знака «BOSKO» по свидетельству № 152945, правообладателю товарного знака «BoscodiCiliegi» по свидетельству № 133163 принадлежал и товарный знак «Боско Ди Чильеджи» по свидетельству № 133164 (оба с приоритетом от 18.02.1994). Таким образом, товарные знаки «BoscodiCiliegi» и «Боско Ди Чильеджи», зарегистрированные в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.10.1995, образовали серию товарных знаков, общим и доминирующим элементом которых является слово Bosco/Боско, принадлежащих одному правообладателю; произведенные на имя заявителя регистрации №№ 133163 и 133164 составляют серию знаков одного правообладателя, объединенную общим словесным элементом, который противопоставляется товарному знаку «BOSKO».

Суд первой инстанции обоснованно отметил, что не может не принимать во внимание то, что в период с октября 2003 года по март 2004 года на имя заявителей был зарегистрирован ряд других товарных знаков № 265496, № 262371, № 262247, № 257187, объединенных общим словесным элементом «BOSCO/БОСКО», и в отношении товаров и услуг, в т.ч. 25, 35, 42 классов МКТУ.

Суд апелляционной инстанции считает необоснованным довод третьего лица о том, что экспертное учреждение, изменив поставленные судом вопросы, вышло за пределы своей компетенции, так как у экспертов согласно АПК РФ нет полномочий исправлять вопросы суда и/или давать им произвольную трактовку, поскольку суд в поставленных вопросах точно указал номера свидетельств на товарные знаки, по которым необходимо провести экспертизу и эксперты провели экспертизу с учётом правильного написания словесных обозначений, указанных в свидетельстве.

Судом апелляционной инстанции протокольным определением отказано в удовлетворении ходатайства третьего лица о проведении ретроспективного социологического опроса, поскольку третьим лицом не обосновано, какой период должен охватить ретроспективный опрос, какие обстоятельства должны быть установлены по результатам проведенного опроса, а также какое значение для рассмотрения дела по существу, с учетом заявленных требований, должны эти обстоятельства подтвердить.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 АПК РФ суд,

П О С Т А Н О В И Л :

решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.04.2007 по делу № А40-65519/05-26-394 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья:

ФИО1

Судьи:

ФИО2

ФИО3