Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Смирнова Александра Николаевича (ОГРН 305504223500018) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2014 по делу № А40-57136/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2015 по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Смирнова Александра Николаевича
к индивидуальному предпринимателю Полещуку Александру Александровичу (ОГРН 304770001299641)

о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель ответчика Попова Н.С. по доверенности от 29.04.2015.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Смирнов Александр Николаевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Полещуку Александру Александровичу о запрете использования обозначения «PROБАГАЖ», являющимся сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 475198, а также о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2014 в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя
Смирнова А.Н. отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 23.01.2015 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2014 оставлено без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н., ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанции обстоятельствам дела, а также на неправильное истолкование закона, просит решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2015 отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н. указал, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о недоказанности факта нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 475198, а также об отсутствии сходства до степени смешения между указанным товарным знаком и коммерческим обозначением индивидуального предпринимателя Полещука А.А., противоречат имеющимся в деле доказательствам.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н. полагает, что договор на разработку фирменного стиля, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Бегупак» и индивидуальным предпринимателем Полещуком А.А., не является доказательством непрерывности использования коммерческого обозначения «proБАГАЖ» с 2008 года, а также добросовестности индивидуального предпринимателя Полещука А.А.

Лица, участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н. в судебное заседание не явился, своего представителя не направил.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в отсутствие представителей истца.

В судебном заседании представитель индивидуального предпринимателя Полещука А.А. возражал против доводов кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями
284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н. является правообладателем товарного знака «БАГАЖ» по свидетельству Российской Федерации № 475198 в отношении товаров 18, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) с приоритетом от 04.07.2011, а также осуществляет торговую деятельность по продаже чемоданов, портфелей, сумок, кошельков, обложек, футляров, ранцев, рюкзаков, саквояжей, ремней, ремешков, органайзеров, перчаток, зонтов и других сходных товаров в магазине, расположенном по адресу: пр. Красной Армии, д. 186/2, г. Сергиев Посад, Московская область.

В качестве доказательств нарушения исключительного права на товарный знак индивидуальный предприниматель Смирнов А.Н. представил видеосъемку, фотографии торговой точки и кассовый чек о покупке товара на сумму 350 рублей.

Оспариваемое обозначение «PROБАГАЖ», используемое индивидуальным предпринимателем Полещуком А.А. для индивидуализации предпринимательской деятельности, является коммерческим обозначением.

Индивидуальным предпринимателем Полещуком А.А. в 2008 году был заключен договор на разработку фирменного стиля. В результате исполнения данного договора создан фирменный стиль, в основу которого положено коммерческое обозначение, в виде комбинированного фантазийного обозначения «PROБАГАЖ».

Таким образом, индивидуальный предприниматель Полещук А.А. использует коммерческое обозначение «PROБАГАЖ» с 2008 года в оформлении витрин, вывесок магазинов, арендуемых ответчиком в торговых центрах: ТРК «Принц Плаза», находящегося по адресу: ул. Профсоюзная д. 129 а., 3 этаж, 15 павильон, Москва; ТВК «Спорт Хит», находящегося по адресу: Сколковское шоссе д.31, 2 этаж, 51 павильон, Москва; ТРЦ «Парус», находящегося по адресу: Новокуркинское шоссе д. 1,2 этаж, 213 павильон, Москва.

Также с целью продвижения своей торговой деятельности индивидуальный предприниматель Полещук А.А. изготавливал и распространял рекламную продукцию, визитки, пакеты, листовки (т. 1
л.д. 73-118, т. 2 л.д. 1-63).

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции с учетом положений пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) пришел к выводу о том, что коммерческое обозначение «PROБАГАЖ» обладает достаточными различительными признаками, его употребление известно у ограниченного круга потребителей, являющихся посетителями торговых центров «Принц Плаза», «Спорт Хат», «Парус», ответчик непрерывно использует данное коммерческое обозначение с 2008 года, то есть до даты возникновения у истца приоритета на товарный знак, поэтому нарушения исключительного права на товарный знак истца допущено не было.

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал в полном объеме, посчитав, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, основании? для отмены решения суда не усмотрел.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва ответчика на нее, возражений истца на отзыв ответчика, выслушав мнение присутствовавшего в судебном заседании представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Таким образом, владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего коммерческого предприятия до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака), что подтверждается сложившейся судебной практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, определенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.09.2008
№ 7288/08, от 05.03.2002 № 4193/01, от 05.03.2002 № 4194/01,
от 05.03.2002 № 4197/01.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о том, что использование ответчиком с 2008 года коммерческого обозначения «PROБАГАЖ» носит постоянный, локальный характер, имеет известность только у ограниченного круга потребителей, являющихся посетителями указанных выше торговых центров; ответчик является добросовестным участником коммерческого оборота по продвижению реализуемых товаров под коммерческим обозначением своей торговой деятельности «PROБАГАЖ». При этом суд первой инстанции указал, что спорное обозначение «PROБАГАЖ», используемое в коммерческом обозначении ответчика не сходно до степени смешения с товарным знаком истца «БАГАЖ», а также не имеет общего круга потребителей

Суд апелляционной инстанции в полной мере поддержал выводы суда первой инстанции.

Однако суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что спорное обозначение «PROБАГАЖ», используемое в коммерческом обозначении ответчика не сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Так, в соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила № 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные различия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом указанные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 Правил № 32).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Слово «БАГАЖ» фонетически входит в слово «PROБАГАЖ», что свидетельствует о фонетическом сходстве этих обозначений и позволяет сделать вывод о наличии сходства до степени смешения по фонетическому признаку.

Также суд кассационной инстанции считает ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций относительного различного круга потребителей истца и ответчика.

Судами установлено и подтверждается материалами дела, что ответчик осуществляет деятельность по розничной продаже товаров, а именно: чемоданов, портфелей, сумок, кошельков, обложек, футляров, ранцев, рюкзаков, саквояжей, ремней, ремешков, органайзеров, перчаток, зонтов и др., которые соответствуют перечню товаров согласно классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «БАГАЖ». Из чего следует, что эти товары предназначены для одного круга потребителей и являются однородными, в том числе, вследствие возможности отнесения их потребителем к одному источнику происхождения.

Между тем ошибочные выводы судов не привели к принятию неправильного решения, поскольку в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ в случае, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Судами установлено, что индивидуальный предприниматель
Полещук А.А. использует коммерческое обозначение «PROБАГАЖ» с 2008 года в оформлении витрин, вывесок магазинов, арендуемых ответчиком в торговых центрах: ТРК «Принц Плаза», ТВК «Спорт Хит», ТРЦ «Парус». Товарный знак истца «БАГАЖ» по свидетельству Российской Федерации № 475198 имеет приоритет от 04.07.2011.

Таким образом, ответчик начал использовать свое коммерческое обозначение задолго до даты возникновения у истца приоритета на товарный знак. Данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы доказательствами, которым судами дана надлежащая оценка.

Учитывая изложенное, судами правомерно применен пункт 6
статьи 1252 ГК РФ, согласно которому владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своего предприятия до даты приоритета товарного знака (без расширения объема использования обозначения после регистрации товарного знака).

Суд кассационной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие значения для дела, судами первой и апелляционной инстанции установлены, представленные сторонами доказательства полно и всесторонне исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено судами первой и апелляционной инстанции в пределах заявленного предмета и основания иска, с учетом всех доводов и возражений сторон с соблюдением принципов состязательности, диспозитивности и равенства участников процесса.

Доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование указанных требований и возражений оценены судами в соответствии с требованиями части 2 статьи 65, части 1 статьи 67, статей 68, 71, части 1 статьи 168, части 12 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного суд кассационной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку окончательные выводы судов в обжалуемой части соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2014 по делу
№ А40-57136/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Смирнова Александра Николаевича – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

В.А. Химичев