Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу № А12-22163/2020,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей сторон: - от общества с ограниченной ответственностью «Просвет» представитель ФИО1 по доверенности от 23.03.2022, выданной сроком на 6 месяцев, в материалы дела представлена копия диплома о высшем юридическом образовании,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» (далее - общество «МОЛЛ-ЭР») обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Просвет» (далее - общество «Просвет») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479982 в размере 19 685 630 рублей, с учетом уточнения заявленных требований и частичного отказа от иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2021, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021, заявленные требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №479982 в размере 460 583 рубля. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2022 постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу в части отказа в удовлетворении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» и оставления решения Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2021 в силе отменено, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 оставлено без изменения.

Суд по интеллектуальным правам указал, что постановление в части отказа в удовлетворении апелляционной жалобы истца принято с нарушением норм материального права, а выводы в части определения размера компенсации, содержащиеся в постановлении, не соответствуют нормам материального прав и установленным судом обстоятельствам.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в отмененной кассационным судом части повторно пересматривает апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу № А12-22163/2020.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании представитель общества с ограниченной ответственностью «Просвет» возражал против доводов апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились.

Надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определением суда от 12 апреля 2022 года судебное заседание назначено на 12 мая 2022 года на 14 час. 10 мин. (местное время МСК + 1).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 3.13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» следует, что при направлении дела на новое рассмотрение, дело по общему правилу рассматривается тем же составом суда, который рассматривал его ранее, за исключением случая, если арбитражный суд кассационной инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указал на иной состав суда.

В соответствии с распоряжением председателя третьего судебного состава в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с нахождением в отпуске судьи О.И. Антоновой произведена замена судьи О.И. Антоновой на судью С.А. Жаткину.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт подлежит изменению, апелляционная жалоба истца частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 479982. Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.02.2013. Приоритет Товарного знака установлен с 10 августа 2011 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих видов услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ):

- 35 класса: абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; макетирование рекламы; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; работы машинописные; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу;

- 38 класса: вещание телевизионное; Вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров); обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь радиотелефонная; связь телефонная; телеконференции (Интернет); услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телефонной связи;

- 41 класса: агентства по предоставлению моделей для художников; дискотеки; игры азартные; киностудии; клубы здоровья; клубу культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); организация балов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; обеспечение интерактивное электронными публикациями; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг игровых залов; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; публикации с помощью настольных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; услуги казино; услуги переводчиков; услуги по распространению билетов (развлечение); услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы;

- 42 класса: анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; Консультации в области информационных технологий; Консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание технического программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ (нефизическое); проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Также ООО "Молл-ЭР" является владельцем доменных имен: mall-er.ru, mall-er.com, mall-er.org, mall-er.biz, mall-er.tv, mall-er.net и прочих в основу которых положено обозначение "mall-er".

ООО "Молл-ЭР" стало известно об использовании ООО "Просвет" принадлежащего ему товарного знака посредством:

- издательства журнала "Mall'ER", имеющее наименование, тождественное товарному знаку (зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер средства массовой информации ПИ N ТУ34-00849 от 16.04.2018 г.);

- способа индивидуализации оказываемых услуг: услуги типографии, услуги SММ (продвижение в социальных сетях), услуги продвижения в сети Интернет; оказание маркетинговых услуг, разработка сайтов; разработка мобильных приложений; услуги ивентагентств и пр., в том числе, путем рекламы в сети Интернет на сайте под доменным именем: http://www.maller34.ru; публикации соответствующей информации об услугах в социальных сетях "Фейсбук", "Вконтакте", "Инстаграм" в сети интернет по доменными именами: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er.

27.04.2019 г. в адрес ответчика была направлена претензия с требованием прекратить незаконное использование товарного знака и принять надлежащие меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав ООО "Молл-ЭР", а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака.

Ответчик отказался удовлетворить заявленные требования истца, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Арбитражный суд Волгоградской области, руководствуясь нормами действующего процессуального законодательства, учитывая отказ общества с ограниченной ответственностью "Молл-ЭР" от требований к обществу с ограниченной ответственностью "Просвет" в части прекратить нарушение исключительного права ООО "Молл-ЭР" на товарный знак "Mall'ER", охраняемый свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982, при оказании услуг типографии, услуг SMM (продвижение в социальных сетях), услуг продвижения в сети Интернет, маркетинговых услуг, услуг по разработке сайтов, услуг разработки мобильных приложений, услуг ивентагентств и пр., а также в предложениях об оказании услуг, в объявлениях и рекламе в сети Интернет путем удаления соответствующего товарного знака с материалов, которыми сопровождается оказание таких услуг, в том числе, в рекламе в сети Интернет; использование сайта, расположенного в сети интернет под доменным именем http://www.maller34.ru; использование товарного знака "Mall'ER" охраняемого свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в сети Интернет путем размещения рекламы, видеозаписей и других материалов, в том числе, на вэб-сайтах: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er/, на интернет-ресурсе https://ru.calameo.com/accounts/5270067, а равно иных информационных ресурсах, а также в любой деятельности в отношении которой зарегистрирован товарный знак, пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства в данной части.

Апелляционная жалоба доводов о несогласии с решением суда первой инстанции в части прекращения производства по делу в связи с отказом от иска не содержат.

Рассматривая требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "Mall'ER" в размере 19 685 630 рублей, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права общества на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479982.

При этом, удовлетворяя частично требования в размере 460 583 рублей, суд первой инстанции обосновал размер взыскиваемой компенсации представленными ответчиком отчетами оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371, N 372, N 380.

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав материалы дела и изучив доводы апелляционной жалобы истца, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции неверно определен размер и не произведен верный расчет взыскиваемой компенсации по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) N 479982 в отношении товаров (услуг) 35, 38, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 479982 подтвержден материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Также судом первой инстанции установлен факт использования ответчиком указанного товарного знака при издательстве журнала «Mall'ER», а также в сети Интернет.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции, обоснованно признав названное обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком истца, пришел к правильному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 479982.

Данные выводы также поддержаны Судом по интеллектуальным правам, о чем прямо указано в постановлении от 01.04.2022 по настоящему делу.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что истец заявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак в сумме 19 685 630 рублей.

Из искового заявления истца усматривается, что требование о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на знак обслуживания предъявлено им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в силу которого правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера, подлежащей взысканию компенсации, суд первой инстанции исходил из представленных ответчиком отчетов оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371 от 25.02.2021, N 372 от 25.02.2021, N 380 от 15.03.2021, составленных частнопрактикующим оценщиком ФИО2 (том 3 л.д. 104-161, том 4 л.д. 1-59, том 5 л.д. 1-57).

Согласно выводам оценщика стоимость права использования товарного знака за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 2020 год - 116 000 рублей.

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции, проанализировав представленные ответчиком отчеты, исходя из периода использования товарного знака, заявленного истцом с апреля 2018 по сентябрь 2020 (2018 год - 9 месяцев, 2019 - 12 месяцев, 2020 - 8 месяцев) пришел к выводу о том, что сумма компенсации подлежащая взысканию составляет 460 583 рублей исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарного знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета компенсации, закреплено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10).

Как указано в пункте 61 Постановления N 10, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Определение судом компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Как следует из материалов дела, истец в обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права, ссылался на оказание ответчиком услуг с апреля 2018 по сентябрь 2020 на сумму 9 842 815 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации услуг на основании оборотно-сальдовой ведомости.

Между тем выполненный истцом расчет размера компенсации в размере двукратной выручки, оказанных ответчиком услуг/реализации товара за три года, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, с чем также согласился Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 01.04.2022.

Нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, помимо компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, предусмотрено также право правообладателя требовать от нарушителя компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный вид компенсации предполагает, что размер компенсации составляет двукратную цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ одновременно и минимальным, и максимальным размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Материалами дела установлено, чтоответчик оспаривал расчет истца, считая его неправомерным, а также в силу невозможности расчета компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак представил суду первой инстанции отчеты оценки рыночной стоимости права использования товарного знака N 371, N 372, N 380, согласно выводам которых стоимость права использования товарного знака за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 2020 год - 116 000 рублей, что по своей сути соответствует стоимости услуг.

Как было указано ранее, истец же не обосновал тот факт, что вся выручка за 2018-2020 годы была получена ответчиком исключительно от использования товарного знака на товарах или оказываемых услугах.

При определении размера компенсации суд должен учесть характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, и основываясь на сложившихся обстоятельствах принять решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае, суд апелляционной инстанции полагает возможным при определении размера компенсации в виде двукратной стоимости товаров (услуг) принять стоимость исходя из расчета, определенного в отчетах оценки рыночной стоимости права использования товарного знака с учетом вида деятельности ответчика и способа использования спорного товарного знака, периода его использования, степени и характера допущенного правонарушения.

При таких обстоятельствах произвольное изменение судом первой инстанции вида компенсации не привело к нарушению прав заинтересованного лица.

Между тем, апелляционная коллегия считает, что при определении размера компенсации, судом первой инстанции неверно определена сумма, подлежащая взысканию.

Как следует из приведенных норм права и разъяснений высших судебных инстанций после определения стоимости товаров/услуг суд при установлении размера компенсации увеличивает вдвое указанную сумму, что является определением иного размера компенсации, а не снижением.

При этом определение размера компенсации в однократном размере стоимости товаров/услуг уже является снижением размера компенсации.

Так, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П) определены порядок и условия снижения размера компенсации, определенного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В абзаце четыре пункта 5 Постановления N 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом – с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности – размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом Постановления N 40-П не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Отправляя дело в указанной части на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал учесть нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, обязывающие установить размер права использования товарного знака и увеличить сумму вдвое, либо обосновать возможность снижения до однократного размера.

Судебная коллегия апелляционной инстанции, выполняя указания вышестоящего суда, установила, что материалы настоящего дела не содержат мотивированного ходатайства ответчика и отсутствуют какие либо допустимые доказательства о необходимости снижения размера ниже низшего предела, установленного законом.

Сумма компенсации, подлежащая взысканию с ответчика, составила 460 583 рублей исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, установленной на основании отчетов об оценке, данные расчеты апеллянтом не опровергнуты при новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Однако, по мнению судебной коллегии, судом первой инстанции проигнорировано положение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ о том, что после определения стоимости товаров/услуг суд при установлении размера компенсации увеличивает вдвое указанную сумму.

На основании изложенного анализа норм гражданского законодательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что суд первой инстанции без установления соответствующих обстоятельств, указанных в Постановлении N 40-П снизил размер компенсации до однократного размера стоимости товаров/услуг.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия, выполняя указания Суда по интеллектуальным правам, данные в постановлении от 01.04.2022 приходит к выводу о том, что размер компенсацииза неправомерное использование товарного знака ответчиком равен 921 166 руб. (460 583 руб. х 2), в связи с чем, решение суда первой инстанции в указанной части подлежит изменению.

В остальной части решение следует оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» – без удовлетворения.

Доводы апеллянта, о необходимости расчета компенсации исходя из выручки не основаны на нормах права, отклоняются судебной коллегией как не подтвержденные допустимыми доказательствами.

Суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение в части установления размера компенсации указал, что выполненный истцом расчет размера компенсации в размере двукратной выручки, оказанных ответчиком услуг/реализации товара за три года, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Проанализировав условия представленных ответчиком заключения оценщика о стоимости права использования знака обслуживания за 2018-2020 годы, суд апелляционной инстанции определил, что стоимость товаров (услуг) составляет 460 583 рубля.

Двукратный размер стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака равен 921 166 руб. (460 583 руб. х 2).

Таким образом, расчет истца признается судом апелляционной инстанции неверным, поскольку сделан без учета законодательных правил подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определения сумма компенсации. Оснований для другой оценки у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Пункт 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года N 1) разъясняет, что при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истцу при обращении в арбитражный суд судом первой инстанции была предоставлена отсрочка от уплаты государственной пошлины.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дела в арбитражных судах" в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена частично либо в полном объеме ввиду увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании не уплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд.

При сумме уточненного иска в 19 685 630 руб., размер государственной пошлины составил 121 428 руб.

Поскольку требования истца удовлетворены частично, при этом пропорция удовлетворенных требований составляет 4,7 %, а сумма государственной пошлины не оплачена истцом в бюджет, то госпошлина в размере 5 707 руб. подлежит взысканию с общества с ограниченной ответственностью «Просвет» в доход федерального бюджета.

Процент неудовлетворенных требований составил 95,3 %, поэтому госпошлина в размере 115 721 руб. подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.

Кроме того, при обращении с кассационной жалобой ООО «Молл-ЭР» была оплачена государственная пошлина в сумме 3 000 рублей

Пунктом 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что при передаче дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

В связи с частичным удовлетворением судом настоящего иска расходы по уплате государственной пошлины за кассационное рассмотрение дела подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в размере 141 руб. (4,7%).

При подаче апелляционной жалобы истцом также была уплачена государственная пошлина в размере 3 000 руб. В связи с частичным удовлетворением иска она подлежит распределению с ответчика в пользу истца пропорционально той части исковых требований, которые удовлетворены (4,7%), что также составляет 141 руб.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу № А12-22163/2020 в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Mall’ER» и распределения судебных расходов изменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак «Mall’ER» в размере 921 166 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 141 рубль за подачу апелляционной жалобы и расходы по оплате государственной пошлины в размере 141 рубль за подачу кассационной жалобы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Просвет» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 707 рублей по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 115 721 рублей по иску.

В остальной части решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12 апреля 2021 года по делу № А12-22163/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Молл-ЭР» – без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий Т.В. Волкова

Судьи С.А. Жаткина

Л.Ю. Луева