Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-13736/2022 ) ООО «НордФасад», ИП Барского Б.В. на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.03.2022 по делу № А56-32832/2021, принятое

по иску: 1) ИП ФИО6;

2) ООО «НордФасад»;

к: 1) ЗАО «Корпорация Петрострой»;

2) ООО «Энергоресурс»;

3) ООО «Генис»;

Третье лицо: ООО «Петропрофиль Плюс»

о пресечении действий, нарушающих исключительное право на полезную модель и о выплате нарушителем компенсации,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО6 (далее – истец-1, патентообладатель) и общество с ограниченной ответственностью «НордФасад» (далее – истец-2, исключительный лицензиат, ООО «Нордфасад») обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу «Корпорация Петрострой» (далее – ответчик-1), обществу с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее – ответчик-2), обществу с ограниченной ответственностью «Генис» (далее – ответчик-3, ООО «Генис») с требованиями:

1) обязать ответчиков пресечь действия, нарушающие исключительные права истцов на полезную модель,

2) признать действия ответчиков по использованию патента №174845 от 05.06.2017 «Фасад монолитно-каркасного здания» незаконными и нарушающими исключительные права истцов на полезную модель №174845,

3) запретить ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот техническое решение, в котором использована полезная модель №174845,

4) обязать ответчиков опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности сведения о неправомерном использовании патента на полезную модель №174845,

5) взыскать с ответчиков в пользу истцов компенсацию в размере 140 000 руб., а также 200 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Петропрофиль Плюс» (ИНН <***>) (далее – ООО «Петропрофиль Плюс», третье лицо).

Решением от 24.03.2022 в иске отказано.

Истцы, не согласившись с решением суда, направили апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств дела, просили решение суда отменить.

В судебном заседании представители истцов поддержали доводы жалобы, представители ООО «Генис» и ООО «Петропрофиль Плюс» возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу статей 156 и 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ФИО6 является патентообладателем технического решения «Фасад монолитно-каркасного здания», что подтверждается патентом № 174845, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Согласно лицензионному договору №БВНФ/07.19 от 04.07.2019, исключительные права на указанный патент переданы ООО «Нордфасад».

Истцы утверждают, что при строительстве ограждающих конструкций на объекте «Торгово-бытовой комплекс с многоярусным паркингом», расположенного по адресу: 196653, Санкт-Петербург, <...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей), применяется техническое решение, защищенное патентом № 174845 от 05.06.2017.

Указанные обстоятельства определены истцами путем визуального осмотра и подтверждены заключением патентного поверенного ФИО7 от 10.02.2021, который пришел к выводам, что фасад здания «Торгово-бытовой комплекс с многоярусным паркингом» по вышеуказанному адресу содержит каждый признак полезной модели, приведенный в содержащейся в патенте № 174845 формуле полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения, что является нарушением прав истцов.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, сделал вывод о том, что независимо от того, использовало ли ООО «Генис» или нет при возведении фасада технические решения, содержащиеся в патенте № 174845, в силу п. 3 ст. 1400 ГК РФ у ответчика имелось право на его дальнейшее безвозмездное использование как в силу применения правового режима послепользования, так и недоказанности использования ответчиком полезной модели правообладателя патента.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения по следующим причинам.

ФИО6 является автором и патентообладателем полезной модели, защищенной патентом № 174845 от 05.06.2017.

Согласно описанию полезной модели к патенту, полезная модель относится к строительству, а именно к конструкции фасада. Задача предлагаемой полезной модели – повышение эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на основе ЛСТК, а также технологичности их монтажа.

06.06.2018 действие названного патента было прекращено из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата внесения соответствующей записи в государственный реестр и дата публикации: 01.02.2019, бюллетень № 4.

10.09.2020 действие патента № 174845 восстановлено. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 10.09.2020, бюллетень № 25.

19.01.2021 в отношении спорной модели произведена государственная регистрация предоставления права использования по договору, номер регистрации РД0352021. Лицо, которому предоставлено право использования: ООО «НордФасад», вид договора: лицензионный; условия договора: неисключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 19.01.2021, бюллетень № 2.

По условиям договора лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на срок действия патента на территории РФ.

26.02.2021 произведена государственная регистрация изменений, касающихся предоставления права использования по договору, номер регистрации РД0356152. Лицо, которому предоставлено право использования: ООО «НордФасад», вид договора: лицензионный; изменения: изменение вида предоставляемой лицензии на исключительную. Дата внесения записи в государственный реестр и дата публикации: 26.02.2021, бюллетень № 6.

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. № 1607 и договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях № 06/ЗКС03385, заключенного 16.12.2011 с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, ООО «Генис» осуществляет инвестиционный проект по проектированию и строительству объекта торгово-бытового комплекса с многоярусным паркингом на земельном участке, находящемся по адресу: 196653, Санкт-Петербург, <...> участок 1 (юго-восточнее пересечения с Пролетарской улицей) площадью 1920 кв.м.

В рамках реализации данного инвестиционного проекта 11 марта 2019 года ООО «Генис» (Заказчик) заключило с ООО «Петропрофиль Плюс» (Подрядчик) договор на выполнение проектных и изыскательских работ № 11/19, согласно которому ООО «Генис» поручило подрядчику выполнить комплекс работ по проектированию раздела КМ (стадия РД) фасадных конструкций Объекта, включающий разработку фасадов, разработку планов, разрезов, узлов, в кол-ве и деталировке необходимой и достаточной для последующей разработки КМД, заказа материалов и монтажа, разработку пояснительной записки, с включением статистических расчетов и спецификации основных материалов.

23 апреля 2019 года разработанная проектная документация была передана от ООО «Петропрофиль Плюс» ответчику 3 по акту сдачи-приемки проектной документации № 1.

01.10.2019 между ООО «Генис» (Заказчик) и ООО «Петропрофиль Плюс»(Подрядчик) заключен договор подряда № 45/19, согласно которому последний обязался выполнить работы по устройству фасадов и конструкций витражей Объекта (п. 1.1 договора № 45/19).

31.01.2020 работы по данному договору сданы подрядчиком заказчику (в т.ч. работы по системе «НордФорт»), в подтверждение чего между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ № 1 по форме КС-2.

10.03.2020 ООО «НордФасад» направило ответчику-3 письмо исх. № 86/03-20, в котором указало, что в качестве ограждающих конструкций объекта применяется «система НордФорт», технические решения защищены патентом ФИО6 № 174845 от 05.06.2017, правообладателем исключительного права является ООО «НордФасад». В связи с чем ООО «НордФасад» потребовало от ООО «Генис» возместить убытки путем выплаты компенсации в размере 5 млн. руб. или прекратить нарушение путем демонтажа системы наружного утепления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1349 ГК РФ объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным названным Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным названным Кодексом требованиям к промышленным образцам.

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В пункте 1 статьи 1358 ГК РФ указано, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, кроме прочего, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение.

Пункт 3 статьи 1358 ГК РФ предусматривает, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

При наличии у истца обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 57 ГПК РФ, статьей 66 АПК РФ, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ) (п. 124 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер (п. 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10).

Говоря о нарушении прав, истцы строили свою позицию по существу на единственном доказательстве – заключении эксперта от 10.02.2021, составленном патентным поверенным ФИО7

Суд первой инстанции правомерно не счел возможным положить указанное заключение в основу решения, поскольку патентный поверенный не является лицом, обладающим специальными познаниями в области строительства.

Методика исследования включала в себя, в том числе, ознакомление с материалами в отношении исследуемого продукта и с самим продуктом. Однако, как следует из текста заключения, ФИО7 исследуемый объект не посещала, проектную документацию, касающуюся фасада, не запрашивала и не анализировала. Выводы сделаны на основании описания и чертежей патента, изучения фотографий и альбома технических решений, предоставленного ООО «НордФасад».

Ответчиком в материалы дела была представлена проектная и исполнительная документация, однако ходатайство о проведении экспертизы истцами заявлено не было ни в суде первой, ни в суде апелляционной инстанции.

Иных относимых и допустимых доказательств, подтверждающих тождественность запатентованной полезной модели и объекта ответчика, в материалы дела не представлено.

Судом первой инстанции также правильно установлено право послепользования и не оспорено истцами.

Материалами дела подтверждается, что действия по проектированию и строительству фасада были совершены ООО «Генис» в период с 11.03.2019 по 31.01.2020, то есть в промежуток времени между прекращением и восстановлением патента № 174845.

Истцами не представлено доказательств того, что в 2017, 2018 годах кто-либо из ответчиков использовал зарегистрированный патент при строительстве объекта.

Ходатайство истцов об истребовании проектной документации из Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга правомерно не удовлетворено судом первой инстанции, поскольку на стадии получения разрешения на строительство в 2014 году и проведения экспертизы проектной документации в 2010 году не могла содержаться информация об использовании патента, право на который была зарегистрировано в 2017 году, следовательно, указанные документы относимой информации не содержат.

Довод истцов о том, что проектная документация, разработанная ООО «Петропрофиль Плюс» в 2020 году, была изменена, не подтвержден никакими доказательствами.

Ответчиками не оспаривается применения системы «НордФорт», что не является доказательством использования патента № 174845, так как «НордФорт» - это название строительной системы по технологии ЛСТК ограждающих конструкций стен с применением термопрофиля. Патент на фирменное наименование «НордФорт» у истцов отсутствует.

Суд первой инстанции также правомерно указал, что ИП ФИО6 был зарегистрирован в качестве предпринимателя 03.05.2018 с основным видом деятельности аренда и лизинг строительных машин, таким образом, даже после восстановления действия патента он не мог использовать его в предпринимательской деятельности.

Право использования патента ООО «НордФасад» было зарегистрировано только 19.01.2021, следовательно, рассматриваемый спор не нарушает прав истцов.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что дело рассмотрено полно и всесторонне, оснований для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 марта 2022 года по делу № А56-32832/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева

О.В. Горбачева