Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер АП-16353/2021, 13АП-16356/2021, 13АП-16354/2021 ) АО "Промышленные активы"; АО "БТК групп"; ООО "ЦЕЭС" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.03.2021 по делу № А56-54301/2020 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску 1) АО "Промышленные активы"; 2) АО "БТК групп"; 3) ООО "ЦЕЭС"

к 1) ООО "Адидас"; 2) ООО "Новый стандарт"

о взыскании,

установил:

Акционерное общество «Промышленные активы», адрес: 188643, <...>, по. 41 , ОГРН <***> (далее – истец-1, АО «Промышленные активы») обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Адидас», адрес: 121614, <...> ОГРН <***> (далее – ответчик-1, ООО «Адидас») и обществу с ограниченной ответственностью «Новый стандарт», адрес: 197342, <...>, лит. А, пом. 13-н, ОГРН <***> (далее – ответчик – 2, ООО «Новый стандарт»), в котором, просит:

- признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право АО «Промышленные активы» на товарные знаки № 669486, № 669485, обязать ООО «Адидас» прекратить незаконное использование обозначений «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожих до степени смешения с товарными знаками № 669486, № 669485 для индивидуализации продаваемого товара, в том числе на сайте htpps:// www.adidas. ru, а также на этикетках, ценниках и при рекламе/предложении к продаже

- изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Адидас» продукцию, содержащую обозначения «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожие до степени смешения с товарными знаками № 669486, № 669485, а также орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарные знаки № 669486, № 669485 (этикетки, ценники);

- взыскать с ООО «Адидас» в пользу АО «Промышленные активы» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «Промышленные активы» на товарные знаки № 669486, № 669485;

- признать ООО «Новый стандарт» нарушившим исключительное право АО «Промышленные активы» на товарные знаки № 669486, № 669485, обязать ООО «Новый стандарт» прекратить размещение рекламы на сайте htpps://clouty.ru товара ООО «Адидас», незаконно маркированного обозначением, схожим до степени смешения с товарными знаками № 669486, № 669485;

- взыскать с ООО «Новый стандарт» в пользу АО «Промышленные активы» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «Промышленные активы» на товарные знаки № 669486, № 669485.

В качестве соистца Обществом с ограниченной ответственностью «Центр единого экспертного сервиса», адрес: 141402, <...>, пом. ОВ02 11, ОГРН <***> (далее – истец – 2, ООО «ЦЕЭС) также в рамках настоящего дела подано исковое заявление, в котором ООО «ЦЕЭС» просит:

- признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право ООО «ЦЕЭС» на товарные знаки № 669486, № 669485;

- взыскать с ООО «Адидас» в пользу ООО «ЦЕЭС» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав ООО «ЦЕЭС» на товарные знаки № 669486, № 669485;

- признать ООО «Новый стандарт» нарушившим исключительное право ООО «ЦЕЭС» на товарные знаки № 669486, № 669485;

- взыскать с ООО «Новый стандарт» в пользу ООО «ЦЕЭС» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав ООО «ЦЕЭС» на товарные знаки № 669486, № 669485.

В качестве соистца Акционерным обществом «БТК Групп», адрес: 188643, <...>, ОГРН <***> (далее – истец – 3, АО «БТК Групп») также в рамках настоящего дела подано исковое заявление, в котором АО «БТК Групп» просит:

- признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право АО «БТК» на товарные знаки № 669486, № 669485, обязать ООО «Адидас» прекратить незаконное использование обозначений «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожих до степени смешения с товарными знаками № 669486, № 669485 для индивидуализации продаваемого товара, в том числе на сайте htpps:// www.adidas. ru, а также на этикетках, ценниках и при рекламе/предложении к продаже;

- взыскать с ООО «Адидас» в пользу АО «БТК Групп» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «БТК Групп» на товарные знаки № 669486, № 669485;

- признать ООО «Новый стандарт» нарушившим исключительное право АО «БТК Групп» на товарные знаки № 669486, № 669485, обязать ООО «Новый стандарт» прекратить размещение рекламы на сайте htpps://clouty.ru товара ООО «Адидас», незаконно маркированного обозначением, схожим до степени смешения с товарными знаками № 669486, № 669485;

- взыскать с ООО «Новый стандарт» в пользу АО «БТК Групп» компенсацию в размере 10 000 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «БТК Групп» на товарные знаки № 669486, № 669485.

Решением суда от 26.03.2021 в иске отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истцы обжаловали его в апелляционном порядке. По мнению подателей жалоб, вывод суда о том, что спорное обозначение «URBANTIGER» использовалось ООО «Адидас» в описательных целях, а не в качестве средства индивидуализации товаров, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку словосочетание URBANTIGER не содержит каких-либо сведений описательного характера, не является свойством или видом товара, не является общеупотребимым для целей описания одежды, ее вида или свойства, не является именем нарицательным, термином. При этом вопреки выводам суда первой инстанции, обстоятельства использования общеизвестных товарных знаков Адидас совместно со спорным обозначением, не исключает смешение и введение потребителей в заблуждение. Вывод суда об отсутствии нарушении со стороны ООО «Новый стандарт» не обоснован и противоречит положениям статей 1250, 1253.1 ГК РФ; ООО «Новый стандарт» не представлены доказательства того, что он является агрегатором информации и отсутствует его вина в неправомерном использовании обозначения. Также, как считают истцы, судом не рассмотрены вопросы о размере компенсации; требования каждого из истцов, суд не принял решение в отношении каждого истца.

В настоящем судебном заседании представители АО «Промышленные Активы», АО «БТК Групп» и ООО «ЦЕЭС» поддержали доводы, приведенные в апелляционных жалобах, а представители ООО «Адидас» и ООО «Новый стандарт» доводы жалоб отклонили и просят оставить без изменения решение суда первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО «ЦЕЭС» (до переименования – ООО «БТК Холдинг») является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 669486, зарегистрированного 06.09.2018 по заявке N 201777083 с приоритетом от 28.02.2017 в отношении услуг и товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25 (одежда), 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Также ООО «ЦЕЭС» (до переименования – ООО «БТК Холдинг») является правообладателем товарного знака

по свидетельству Российской Федерации N 669485, зарегистрированного 06.09.2018 по заявке N 2017706370 с приоритетом от 21.02.2017 в отношении услуг и товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25 (одежда), 28, 35 классов МКТУ.

26.10.2017 между ООО «БТК Холдинг» (лицензиар) и АО «БТК «Групп» (лицензиат) заключен лицензионный договор № 292-17, в соответствии с условиями которого, лицензиар предоставляет лицензиату на весть срок действия регистрации товарных знаков, с учетом возможности продления срока действия регистрации, с момента регистрации настоящего договора в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), на всей территории Российской Федерации за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение, право на использование товарных знаков (лицензию) в отношении всех товаров и услуг, указанных, в том числе в заявках на товарные знаки N 201777083 от 28.02.2017, N 2017706370 от 21.02.2017.

27.01.2020 Федеральной службой по интеллектуальной собственности произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарные знаки N 669486, N 669485 в отношении всех товаров и услуг от ООО «БТК Холдинг» к АО «Промышленные Активы».

27.01.2020 между АО «БТК «Групп» (лицензиат) и АО «Промышленные Активы» (лицензиар) заключен лицензионный договор № 1 о предоставлении права использования товарных знаков, в соответствии с условиями которого, лицензиар за вознаграждение предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора право (исключительную лицензию) на использование товарных знаков N 669486, N 669485.

Истцам стало известно о факте нарушения обществом «Адидас» принадлежащего им исключительного права на товарные знаки N 669486, N 669485, выразившегося в незаконном использовании на сайте https://www.adidas.ru/khudi-urban-tiger/FL7749.html обозначения «URBANTIGER» и обозначения «UrbTiger» на этикетках худи (толстовка) (далее совместно - Спорное обозначение), для индивидуализации предлагаемого к продаже в сети Интернет и розничных магазинах товара из категории «одежда» - худи (толстовка)», артикул: FL7749 (товар), а также о введении в гражданский оборот, включая рекламирование в сети Интернет, указанных товаров (одежды) с использованием Спорного обозначения, тождественного зарегистрированным товарным знакам, исключительные права на которые принадлежат АО «БТК Групп» - с 26.10.2017, ООО «ЦЕЭС» - с 21.02.2017, 28.02.2017; АО «Промышленные активы» - с 27.01.2020.

Также истцам стало известно, что ООО «Новый стандарт» осуществляет рекламу товаров общества «Адидас» с использованием Спорного обозначения, тождественного зарегистрированным товарным знакам, посредством сайта https://www.clouty.ru/p/31e7e450-73cd-4c04-9157-2c52bll8aa25/khudi-tiger-adidas-athletics, что является самостоятельным нарушением исключительных прав истцов на товарные знаки.

27.05.2020 АО «Промышленные Активы» направило в адрес ООО «Адидас» и ООО «Новый Стандарт» претензии с требованием прекратить незаконное использование словесного элемента «URBANTIGER», размещение рекламы на сайте www.clouty.ru и выплатить компенсацию по 10000000 руб.

17.06.2020 АО «БТК «Групп» и 18.06.2020 ООО «ЦЕЭС» также направили в адрес ответчиков претензии с аналогичными требованиями.

Оставление ответчиками указанных претензий в части требования выплаты компенсации без удовлетворения, послужило основанием для обращения АО «Промышленные Активы», АО «БТК Групп» и ООО «ЦЕЭС» в арбитражный суд с настоящими исками.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исков.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, пришла к следующему

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт наличия у истцов исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых они обратились в суд с настоящим исковым заявлением, подтверждается материалами дела и ответчиками не оспаривается.

Из материалов дела следует, что на этикетках, предлагаемых обществом «Адидас» к продаже в сети Интернет и розничной продаже товара – одежда «худи» (толстовка) содержится обозначение Худи URBANTIGER. Также материалами дела подтвержден факт рекламирования обществом «Адидас» в сети Интернет указанного товара с использованием словесного обозначения UrbanTiger.

Судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение, которое использовалось обществом «Адидас» при предложении к продаже товара – худи (толстовка), сходно до степени смешения с товарным знаком истцов.

Вместе с тем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что спорное обозначение использовалось обществом «Адидас» не в качестве средства индивидуализации товаров, а в целях описания характеристик товаров. При этом доказательств того, что словосочетание «URBANTIGER» использовалось для рекламы, на самом товаре, на упаковке, и служило целям привлечения покупателей, не представлено.

Данное обстоятельство послужило самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске ввиду отсутствия вменяемого истцами правонарушения в действиях ответчика (ответчиков).

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данным выводом суда первой инстанции.

Факт размещения информации о товаре, содержащем товарный знак истцов «URBANTIGER», UrbanTigerподтвержден совокупностью представленных в материалы дела доказательств, в частности нотариальными протоколами осмотра сайтов

Размещение указанной информации на этикетках товара (худи), однородного с товаром в отношении которого, зарегистрирован товарный знак, на интернет-сайтах расценивается судом апелляционной инстанции, как предложение товаров с обозначением Худи URBANTIGERк продаже, поскольку помимо описания товара с указанием наименования и некоторых характеристик, также указаны артикул и цена товара. Таким образом, информация содержит наименование товара и его цену - существенные условия договора купли-продажи (статья 454 ГК РФ).

Сведения, содержащие описание товара, который не изготавливается истцами, с использованием принадлежащего им товарного знака URBANTIGER. вводят потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и создают угрозу смешения производителей товара.

Как разъяснено в пункте 156 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже) товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

В связи с тем, что истцы являются правообладателем (лицензиатом, лицензиаром) словесного товарного знака «URBANTIGER», зарегистрированного применительно к вышепоименованным товарам, использование без согласия правообладателя при описании (обозначении) товаров, предлагаемых к продаже, является нарушением исключительных прав истцов.

Само словосочетание URBANTIGER (в переводе с английского «городской тигр») вопреки выводам суда первой инстанции, не несет само по себе какой либо информации о товаре, либо о характеристиках товара, не является общеупотребимым для целей описания одежды.

При этом, как указано судом выше спорное обозначение было использовано обществом «Адидас» на этикетках продаваемых им товаров, на сайте ООО «Адидас» при размещении предложения к продаже товаров, при размещении рекламы товаров на сайте ООО «Новый стандарт», на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии в действиях общества "Адидас" нарушения исключительных прав истцов на товарный знак N 669486 («URBANTIGER»).

Сопоставив комбинированное обозначение, охраняемое товарным знаком истцов по свидетельству Российской Федерации N 669485, словесное обозначение, используемое обществом «Адидас» («URBANTIGER») при осуществлении своей деятельности, а также

изобразительный элемент, используемый обществом «Адидас», суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что указанные обозначения не являются сходными по общему зрительному впечатлению.

Как отмечено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 669485 является комбинированным.

Как следует из пункта 44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как определено в пункте 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При формировании общего впечатления важную роль играет не только фонетика обозначений, но и их графические особенности.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Данная правовая позиция также нашла свое отражение в Определениях Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 по делам N 300-КГ17-12021, N 300-КГ17-12023, N 300-КГ17-12018, в которых указано, что при выявлении сходства до степени смешения, также должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производят эти обозначения и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В данном случае, суд апелляционной инстанции считает, что отсутствует вероятность смешения обозначения, охраняемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 669485 и обозначений, используемых обществом «Адидас» при осуществлении своей деятельности, из-за их низкой степени сходства, ввиду того, что они не совпадают по большинству признаков графического (визуального) сходства, поскольку наличие изобразительного элемента (голова тигра на товаре истцов, изображения двух прыгающих тигров на товаре ООО «Адидас»), а также исполнение графическим шрифтом букв словесного обозначения в спорном товарном знаке, при отсутствии словесного элемента на товарах общества «Адидас», влияет на восприятие потребителем обозначений в целом.

Вместе с тем, при восприятии обозначений потребителем, должно учитываться общее зрительное впечатление, которое производит обозначение (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, в данном случае у сравниваемых знаков отсутствует сходство по общему зрительному впечатлению, в связи с чем, отсутствуют основания для привлечения общества «Адидас» к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак № 669485.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Соистцами при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ – в размере пяти миллионов рублей за нарушение исключительного права на каждый товарный знак.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Исходя из разъяснений высшей судебной инстанции, данных в пункте 62 постановления Пленума N 10, непредставление ответчиком доказательств, подтверждающих завышенный характер заявленной компенсации, не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о невозможности определения судами компенсации в размере, меньшем, нежели заявленный размер.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае истцы, предъявляя требование о взыскании с ООО «Адидас» компенсации в размере 5000000 руб. за нарушение исключительного права на каждый товарный знак, ссылаются на то, что указанное нарушение было совершено обществом «Адидас» в 2019-2020 годах, в подтверждение чего в материалы дела были представлены нотариальные протоколы осмотра сайта ООО «Адидас» от 26.02.2020, 04.03.2020, 25.05.2020, кассовый чек от 04.03.2020, информация, размещенная на вшивном ярлыке худи с датой производства 09/2019, нотариальный осмотр сайта ООО «Новый стандарт» от 25.05.2020, скриншот страницы сайта ООО «Новый стандарт» от 25.06.2020.

Оценив данные доказательства, суд апелляционной инстанции признал доказанным факт нарушения обществом «Адидас» исключительных прав истцов на товарный знак № 669486 («URBANTIGER») в 2020 году.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу во исполнение определения апелляционного суда была предоставлена для обозрения таблица с информацией относительно реализации ООО «Адидас» в 2019 году предметов одежды с использованием слов «URBANTIGER», из которой судом апелляционной инстанции установлено, что обществом «Адидас» в 2019 году осуществлялась реализация предметов одежды с указанным спорным товарным знаком.

Таким образом, установленными в ходе рассмотрения дела обстоятельствами, подтверждается факт нарушения Обществом «Адидас» в 2019 (сентябрь) - 2020 (июль) исключительных прав истцов на товарный знак № 669486 («URBANTIGER»).

Вместе с тем, как следует из материалов дела и не оспаривается истцами, период владения исключительным правом на товарный знак № 669486 («URBANTIGER») составляет: у АО «БТК Групп» (лицензиат) – с 26.10.2017 по настоящее время; у ООО «ЦЕЭС» (собственник, лицензиар) – с 28.02.2017 по 27.01.2020; у АО «Промышленные активы» (собственник, лицензиар) - 27.01.2020 по настоящее время.

Таким образом, исключительные права на товарный знак № 669486 («URBANTIGER») были нарушены Обществом «Адидас»: в отношении АО «БТК Групп» в период с сентября 2019 по июнь 2020; в отношении ООО «ЦЕЭС» в период с сентября 2019 по 27.01.2020; в отношении ООО «Промышленные активы» в период с 27.01.2020 по июнь 2020.

С учетом изложенного выше, суд апелляционной инстанции, исходя из доказанности нарушения ООО «Адидас» исключительных прав только в отношении товарного знака № 669486 («URBANTIGER»), характера допущенного ООО «Адидас» нарушения, конкретных обстоятельств дела, учитывая недоказанность факта несения истцами каких-либо убытков, их размера, необходимости несения соответствующих затрат, а также с учетом периодов владения истцами права на товарный знак и периодом допущенного ООО «Адидас» нарушения, принципов разумности и справедливости, считает, что с ООО «Адидас» подлежит взысканию компенсация: в размере 1200000 руб. в пользу АО «Промышленные активы», в размере 800000 руб. в пользу ООО «ЦЕЭС», в размере 2000000 руб. в пользу АО «БТК Групп».

Исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу товарного знака заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции.

В пункте 75 Постановления N 10 разъясняется, что согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Как следует из пункта 1 статьи 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 статьи 1252 ГК РФ - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1252 ГК РФ, орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

С учетом, установленных по делу обстоятельств, требования истцов об обязании ООО «Адидас» изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Адидас» продукцию, содержащую обозначения «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожие до степени смешения с товарным знаком № 669486, а также иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак № 669486 (этикетки, ценники), соответствуют положениям указанных выше норм права и подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения исков в части изъятия из оборота орудия, оборудование, используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, поскольку из содержания пункта 5 статьи 1252 ГК РФ следует, что должно быть установлено, какое именно оборудование (средства) из имеющихся в распоряжении ответчика предназначены именно для производства контрафактной продукции; фактическое наличие данного оборудования (средств) в распоряжении ответчика на момент вынесения решения суда. Поскольку при рассмотрении настоящего дела соответствующих сведений представлено не было, то в указанной части в удовлетворении иска надлежит отказать.

Истцами также предъявлены требования к ООО «Новый стандарт», которое, по мнению истцов, являясь владельцем сайта Clouty, рекламировало и предлагало к продаже контрафактный товар, содержащий слова UrbanTiger. При этом, как считают истцы, ООО «Новый стандарт» не доказало статус информационного посредника, непосредственно осуществляло размещение рекламных материалов о товарах Адидас на сайте https:/www.clouty.ru и получало доход с указанной деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных названным Кодексом, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной статьи.

Информационный посредник, осуществляющий передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанного материала; 2) он не изменяет указанный материал при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала; 3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным (пункт 2 статьи 1253.1 ГК РФ).

Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения в информационно-телекоммуникационной сети материала третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий: 1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком материале, является неправомерным; 2) он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, на которых размещен такой материал, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Перечень необходимых и достаточных мер и порядок их осуществления могут быть установлены законом (пункт 3 статьи 1253.1 ГК РФ).

Если деятельность лица подпадает под описанные в статье 1253.1 ГК РФ функции информационного посредника, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. Поскольку лицо может осуществлять одновременно различную деятельность (например, осуществлять регистрацию доменных имен и оказывать услуги хостинга), то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности (при этом значение имеет не название лица, а его деятельность). В случае признания соответствующего лица информационным посредником условия привлечения его к ответственности определяются с учетом статьи 1253.1 ГК РФ. От характера осуществляемой лицом деятельности зависит также решение вопроса о наличии у него возможности пресечения нарушения и соответственно допустимости предъявления к нему этого требования.

В силу пункта 4 статьи 1253.1 ГК РФ к информационному посреднику, который в соответствии с этой статьей не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав (пункт 1 статьи 1250, пункт 1 статьи 1251, пункт 1 статьи 1252 названного Кодекса), не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.

Правила указанной статьи применяются в отношении лиц, предоставляющих возможность доступа к материалу или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (пункт 5 статьи 1253.1 ГК РФ).

Как правило, в доведении информации до всеобщего сведения в сети Интернет задействованы следующие лица: администратор домена, владелец сайта, провайдер хостинга, регистратор доменов, лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой системы.

Решение вопросов об отнесении данных лиц к категории информационных посредников, о привлечении их к ответственности и предъявлении к ним требований о пресечении нарушения зависит от характера осуществляемой ими деятельности.

Как разъяснено в пункте 78 постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Закона об информации), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что информация о товарах ООО «Адидас» размещалась на сайте https:/www.clouty.ru по договору с официальным рекламодателем ООО «Адидас» - обществом «Спарта». Вопреки доводам истцов информация о спорном товаре общества «Адидас» размещалась на сайте clouty.ru не в рамках оферты, а в рамках договора, заключенного между ООО «Спарта» и ООО «Новый стандарт» № V-323 от 15.07.2016, что подтверждается представленным в материалы дела письмом ООО «Спарта» от 21.11.2021, из которого следует, что ООО «Новый стандарт» вправе в качестве рекламораспространителя размещать в сети Интернет рекламно-информационные материалы, представленные третьими лицами. При этом информация размещалась через программный комплекс автоматизировано в том виде, в котором была предоставлена контрагентом, что в свою очередь свидетельствует об отсутствии у ООО «Новый стандарт» возможности для изменения какой-либо информации.

При этом из материалов дела не следует, и истцами не доказано, что ООО «Новый стандарт» осуществляло деятельность по продаже товаров, в том числе товаров ООО «Адидас» и получало доход непосредственно от размещения информации о данном товаре на своем сайте.

Как указано в пункте 2.2 письма ФАС России от 25.09.2019 N АК/83509/19 "О разъяснении по вопросу рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не подпадает под понятие рекламы информация, размещенная в справочно-каталожных изданиях, содержащая одинаковый набор сведений об организациях или товарах (услугах), и сгруппированная по определенным рубрикам, такая информация носит справочно-информационный характер, поскольку направлена на извещение потребителей информации о перечне существующих хозяйствующих субъектов, а также обозначение осуществляемого им вида деятельности, или о перечне предлагаемых товаров, услуг.

Данные разъяснения антимонопольной службы применимы к сайту www.clouty.ru, имеющему структуру справочно-каталожного ресурса с типовыми разделами и одинаковым набором сведений, что также свидетельствует о не осуществлении обществом «Новый стандарт» деятельности по рекламе спорного товара общества «Адидас».

Исходя из представленных сторонами в материалы дела доказательств, суд апелляционной инстанции установил, что ООО «Новый стандарт» самостоятельно не инициирует размещение информации на сайте, не выбирает получателей информации, не участвует в формировании содержания страниц сайта, с момента размещения информации не знает и не имеет возможность знать нарушает ли такое размещение охраняемые законом права и интересы третьих лиц, не контролирует и не несет ответственности за действия или бездействие любых лиц в отношении использования сайта или формирования и использования содержания страниц сайта.

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ООО «Новый стандарт» является информационным посредником, и как, информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети, в соответствии со статьей 1253.1 ГК РФ не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, происшедших в результате размещения материала третьим лицом или по его указанию при соблюдении условий, предусмотренных данной статьей.

Оценив установленные по делу обстоятельства, с учетом того, что ООО «Новый стандарт» в ответ на претензии АО «Промышленные активы», АО «БТК Групп» письмами от 27.05.2020 сообщило об отсутствии сведений о том, что информация о товарах ООО «Адидас» нарушает права АО «Промышленные активы» и АО «БТК Групп» на товарные знаки, в связи с чем, до устранения правовой неопределенности по вопросу использования товарных знаков, удалило с сайта www.clouty.ru информацию о товарах ООО «Адидас», на которых, по мнению правообладателей товарных знаков, размещены обозначения, схожие с товарными знаками, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ООО «Новый стандарт» приняло необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения исключительных прав истцов.

Приведенное выше позволило суду апелляционной инстанции прийти к выводу о добросовестном поведении ООО «Новый стандарт» и об отсутствии его вины в допущенном нарушении.

Установив, что в рассматриваемом случае имеются оба условия, необходимые для освобождения информационного посредника за нарушение интеллектуальных прав, происшедшие в результате размещения материала третьими лицами или по их указанию, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований, предъявленных истцами к ООО «Новый стандарт».

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.03.2021 по делу № А56-54301/2020 отменить.

Признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право АО «Промышленные активы» на товарный знак № 669486, обязать ООО «Адидас» прекратить незаконное использование обозначений «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожих до степени смешения с товарным знаком № 669486 для индивидуализации продаваемого товара, в том числе на сайте htpps:// www.adidas. ru, а также на этикетках, ценниках и при рекламе/предложении к продаже

Изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Адидас» продукцию, содержащую обозначения «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожие до степени смешения с товарным знаком № 669486, а также иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на товарный знак № 669486 (этикетки, ценники);

Взыскать с ООО «Адидас» в пользу АО «Промышленные активы» компенсацию в размере 1 200 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «Промышленные активы» на товарный знак № 669486 и 54000 руб. расходов по госпошлине по иску.

В остальной части иска к ООО «Адидас» отказать.

В удовлетворении иска к ООО «Новый Стандарт» отказать.

Признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право ООО «Центр единого экспертного сервиса» на товарный знак № 669486.

Взыскать с ООО «Адидас» в пользу ООО «Центр единого экспертного сервиса» компенсацию в размере 800 000 руб. за нарушение исключительных прав ООО «Центр единого экспертного сервиса» на товарный знак № 669486 и 51000 расходов по госпошлине по иску.

В остальной части иска к ООО «Адидас» отказать.

В удовлетворении иска к ООО «Новый Стандарт» отказать.

Признать ООО «Адидас» нарушившим исключительное право АО «БТК Групп» на товарный знак № 669486, обязать ООО «Адидас» прекратить незаконное использование обозначений «URBANTIGER» и/или «UrbTiger», схожих до степени смешения с товарным знаком № 669486 для индивидуализации продаваемого товара, в том числе на сайте htpps:// www.adidas. ru, а также на этикетках, ценниках и при рекламе/предложении к продаже.

Взыскать с ООО «Адидас» в пользу АО «БТК Групп» компенсацию в размере 2 000 000 руб. за нарушение исключительных прав АО «БТК Групп» на товарный знак № 669486 и 54000 руб. расходов по госпошлине по иску.

В остальной части иска к ООО «Адидас» отказать.

В удовлетворении иска к ООО «Новый Стандарт» отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

Л.П. Загараева

Е.И. Трощенко