Гражданский кодекс часть 1

Закрытое акционерное общество «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», ОГРН 1037700075115 (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Агротрэйд» (далее - ООО «Агротрэйд») о запрете ООО «Агротрэйд» использовать обозначение «Сказка» для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №500219; взыскании с ООО «Агротрэйд» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству №500219 в размере 100 000 руб.

Общество уточнило исковые требования в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и просило взыскать с ответчика 10 000 000 руб. Уточнение исковых требований было принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечена Калининградская областная таможня.

Арбитражный суд Калининградской области решением от 25.05.2015г. запретил Обществу с ограниченной ответственностью «Агротрэйд» использовать обозначение «Сказка» для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №500219; взыскал с Общества с ограниченной ответственностью «Агротрэйд в пользу Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 500 000 руб., в удовлетворении иска в остальной части отказал.

На решение суда подана апелляционная жалоба, в которой ответчик просит решение от 25.05.2015г. отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований Общества, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела и неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств дела.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал апелляционную жалобу.

По мнению присутствовавшего в судебном заседании представителя истца, апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

До судебного заседания от третьего лица поступило письменное ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя третьего лица.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака «СКАЗКА» по свидетельству №500219, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.11.2013г. в отношении товаров 14,29,30,32 классов МКТУ, в том числе 30 класса «вермишель, лапша, макаронные изделия, спагетти»; дата приоритета- 17.05.2011г., дата регистрации – 20.11.2013г., срок действия регистрации – 17.05.2021г.

13.10.2014г. Калининградской областной таможней был приостановлен выпуск товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации ООО «Агротрэйд» по декларации №10012030/101014/0000811 таможенной стоимостью 647 625,80 руб., а именно макаронных изделий «Сказка», производитель UАВ «АМВЕR РАSТА» (Литва), поскольку ООО «Агротрэйд» не является уполномоченным импортером и при таможенном декларировании не представило разрешительных документов на право использования товарного знака, правообладателем которого является Общество.

Заключением таможенного эксперта №1423 от 03.12.2014г. установлено, что размещенные на упаковках исследованных образцов товара №1 по ДТ №10012030/101014/0000811 обозначения «СКАЗКА» имеют звуковое (фонетическое), графическое и семантическое (смысловое) сходство до степени смешения с обозначением «СКАЗКА», зарегистрированным в качестве товарного знака в реестре Роспатента (регистрационный номер №500219) и ассоциируются с ним в целом. На упаковках исследованных образцов товара №2 по ДТ №10012030/101014/0000811 обозначения «СКАЗКА» отсутствуют. Предоставленные на исследование образцы товаров по ДТ №100112030/101014/0000811 однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в свидетельстве Роспатента №500219.

Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ следует, что выданное правообладателю свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

Пунктом 3 этой же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец не предоставлял ответчику своего согласия на использование товарного знака истца, а также согласия или права на ввоз или иное введение товаров, маркированных товарными знаками истца, в гражданский оборот на территории Российской федерации и никаких договоров с ответчиком не заключал, в связи с чем Общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о защите исключительных прав на товарный знак «Сказка» по свидетельству № 500219, дополнив заявленные требования ссылкой на обстоятельства регистрации за Обществом, в том числе других товарных знаков, которые входят в блок «Сказка»: товарный знак «Белочкина Сказка» по свидетельству № 214832; товарный знак «Веселая Сказка» по свидетельству № 163673; товарный знак «Воздушная Сказка» по свидетельству № 249807; товарный знак «Золотая Сказка» по свидетельству № 169974; товарный знак «Сказка» по свидетельству № 414732; товарный знак «Сладкая Сказка» по свидетельству № 161624, зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истец не предоставлял ответчику своего согласия на использование товарного знака, а также согласия или права на ввоз или иное введение товаров, маркированных товарным знаком истца, в гражданский оборот на территории Российской Федерации и никаких договоров с ответчиком не заключал, в связи с чем в силу положений статей 1484, 1487 ГК РФ, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007г. №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ввоз на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком истца, без его согласия как правообладателя товарного знака, является формой использования товарного знака и, следовательно, нарушением исключительных прав истца, поэтому доказанным является факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на то, что истец является недобросовестным участником гражданского оборота, так как его действия по регистрации товарного знака и предъявлению настоящего иска являются актом недобросовестной конкуренции, а также попыткой извлечь преимущество (выгоду) из недобросовестного поведения, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд не соглашается с данным доводом апелляционной жалобы в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что истец являлся и является правообладателем ряда товарных знаков, имеющих в том числе словесный элемент «СКАЗКА». Согласно представленным в материалы дела заключениям патентного поверенного Российской Федерации Тесленко И.И. от 02.04.2015г. обозначения на ввезенных ответчиком товарах являются сходными до степени смешения со словесными элементами зарегистрированных товарных знаков истца в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Статьей 10 ГК РФ предусмотрено, что суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права в случае, если действия лица осуществляются исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также в случае злоупотребления правом в иных формах.

В пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 5/29) разъяснено, что согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014г. № СП-21/2 (далее – Справка), содержится аналогичная позиция о том, что злоупотребление правом может проявляться именно при регистрации товарного знака.

В пункте 4 Справки указано, что одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Вместе с тем доказательств, подтверждающих намерение истца причинить ответчику вред при регистрации товарного знака, ООО «Агротрэйд» в материалы дела не представлено.

Также суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводом апелляционной жалобы о том, что предъявление иска в защиту неиспользуемого товарного знака является злоупотреблением правом со стороны истца.

Установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку (пункт 5 Справки).

Как разъяснено в пункте 7 Справки, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Исключительные права на товарный знак, зарегистрированный в отношении непроизводимых товаров, подлежат защите даже в случае прекращения правовой охраны товарного знака по решению суда в связи с его неиспользованием, если нарушение исключительных прав имело место быть в период действия его правовой охраны.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ответчик не доказал наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) истца, повлекших неблагоприятные последствия для ответчика.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации за нарушение указанного права: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 43.3 Постановления №5/29 указано на право суда уменьшить размер компенсации по сравнению с заявленными требованиями. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствия нарушения.

Обоснованно отклонив довод ответчика о злоупотреблении истцом правом на товарный знак «Сказка» ввиду его длительного неиспользования со ссылкой на отсутствие законодательного запрета на такое неиспользование и предусмотренные законом иные последствия неиспользования товарного знака (статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации), суд первой инстанции вместе с тем учел имеющиеся у истца намерения использовать зарегистрированные товарные знаки со словесным обозначением сказка, в подтверждение чего истцом в материалы дела представлены лицензионные договоры.

Обстоятельства неиспользования истцом товарного знака «Сказка», кроме того, были учтены судом первой инстанции при определении размера компенсации, который был уменьшен судом до 500 000 руб.

При оценке размера компенсации, определенного судом первой инстанции с учетом всех обстоятельств дела, в том числе характера допущенного нарушения, степени вины нарушителя, длительного срока использования товарного знака истца, о чем свидетельствуют сведения, предоставленные Калининградской областной таможней, согласно которым за 2012г.-2014г. ООО «Агротрейд» задекларировано макаронных изделий с товарным знаком «Сказка» на сумму 37 331 640 руб. 88 коп. (л.д. 1-3 том 2), апелляционный суд не находит оснований для его изменения.

С учетом изложенного апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 25 мая 2015 года по делу № А21-8921/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.Р. Старовойтова

Судьи

В.М. Горбик

Н.С. Полубехина