Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Единая Сеть Выдачи" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2021 по делу № А56-64230/2020 (судья А. О. Киселева), принятое

по иску ИП ФИО1

к ООО "Единая Сеть Выдачи"

о взыскании задолженности

при участии:

от истца: ФИО2 (доверенность от 20.07.2020)

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 30.07.2021)

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>; далее – предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Единая сеть выдачи» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 198217, <...>, лит. А, пом. 15-Н/23: далее – общество, ответчик) о взыскании 380 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2021, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2021, иск удовлетворен.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2021 по делу № А56-64230/2020 отменено, дело № А56-64230/2020 направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В апелляционной жалобе общество просит решение суда отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между обществом (правообладатель) и предпринимателем (пользователь) заключен договор субфранчайзинга от 30.11.2018 № 30112018 (далее - договор).

В соответствии с договором ООО «Единая Сеть Выдачи» имеет полное право распоряжаться товарным знаком «ГЛАВПУНКТ», свидетельство о регистрации №634474, а также заключать субфранчайзинговые договоры с третьими лицами (пункт 2.1 договора).

Согласно пункту 2.2 договора в соответствии с настоящим договором правообладатель за вознаграждение обязуется предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности пользователя товарный знак «ГЛАВПУНКТ», программу для ЭВМ, деловую репутацию и коммерческий опыт в полном объеме.

Предмет настоящего договора не включает предоставление права на производство товара с товарным знаком «ГЛАВПУНКТ», а также иные действия с товаром (пункт 2.3 договора).

Использование распространяется только на территорию ПВЗ, адреса которых согласованны с правообладателем (пункт 2.5 договора).

В соответствии с пунктом 3.1 договора правообладатель и пользователь или, по поручению правообладателя, только пользователь обязуются зарегистрировать настоящий договор в федеральной службе по интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно пункту 4.2 договора паушальный взнос составляет 200 000 руб. и выплачивается правообладателю не позднее 5 дней после подписания договора. При этом в стоимость паушального взноса входит:

- право на открытие одного ПВЗ (фирменный пункт выдачи заказов);

- право использование товарного знака;

- пакет инструкций по открытию ПВЗ;

- обучение специфики бизнеса;

- менеджер по сопровождению - оказывает помощь и консультирует.

По платежному поручению от 13.12.2018 № 9 истец перечислил ответчику 200 000 руб.

Дополнительным соглашением от 01.03.2019 № 2 к договору сторонами скорректирован размер паушального взноса, установленного пунктом 4.2 договора, который для ПВЗ по адресу: шоссе Революции, д. 41/39А, установлен в размере 180 000 руб.

По платежному поручению от 15.03.2019 № 38 истец перечислил ответчику 180 000 руб.

По условиям пункта 7.1 договора правообладатель предоставляет пользователю всю необходимую документацию, информацию и рекомендации, относящиеся к ведению деятельности под его товарным знаком.

Ссылаясь на то, что ответчик обязан подтвердить свое право на использование товарного знака (знака обслуживания), получить государственную регистрацию этого права, а также обеспечить государственную регистрацию предоставления указанного права по договору субфранчайзинга от 30.11.2018 № 30112018, что обществом не исполнено, предприниматель 29.10.2019 направил в адрес общества претензию о возврате уплаченного паушального взноса в сумме 380 000 руб.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском.

Суд, признав заявленные предпринимателем требования обоснованными по праву и по размеру, удовлетворил иск.

Постановлением апелляционного суда от 31.08.2021 решение суда оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2022 постановление от 31.08.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Кассационный суд указал, что при новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности, и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом фактических обстоятельств настоящего дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, обращаясь в арбитражный суд с исковым заявлением, предприниматель указал, что между ним и обществом был заключен договор от 30.11.2018 № 30112018, предметом которого являлось предоставление за вознаграждение права использования в предпринимательской деятельности товарного знака, программы для ЭВМ, деловой репутации и коммерческого опыта в полном объеме.

Согласно условиям договора предприниматель оплатил паушальный взнос в размере 200 000 руб. Кроме того, стороны заключили дополнительные соглашения к договору, в том числе дополнительное соглашение от 01.03.2019 № 2, в соответствии с которым истец оплатил еще один паушальный взнос в размере 180 000 руб.

Как указано в иске, предприниматель полагал, что вправе был рассчитывать на получение права использования товарного знака на двух пунктах выдачи (далее – ПВЗ), но такового не получил.

Считая, что общество необоснованно получило произведенные платежи, предприниматель обратился к нему с претензией, а затем - в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения в соответствии со статьей 1102 ГК РФ.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции признал установленным и исходили из того, что обществом не были представлены доказательства факта передачи объема прав предпринимателю. Согласно представленному в материалы дела свидетельству Российской Федерации № 634474 на товарный знак право ответчика в отношении указанного товарного знака зарегистрировано только 25.12.2019.

Суд первой инстанции установил отсутствие оснований для признания договора от 30.11.2018 действующим ввиду отсутствия доказательств государственной регистрации передачи прав истцу, а также установленного в рамках рассмотрения дела № А56-3740/2020 факта неисполнения иных обязательств перед истцом, возражений истца в отношении факта реализации прав.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

Согласно положениям статьи 1225 ГК РФ приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В силу пункта 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В пункте 1 статьи 425 ГК РФ указано, что договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Пунктом 3 статьи 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем составления с другими условиями и смысла договором в целом.

Пунктом 1 статьи 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу пункта 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 2 названной статьи договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Таким образом, предметом договора коммерческой концессии является комплекс прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающих в себя исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.

В силу пункта 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно пункту 4 статьи 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII данного Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» приведена правовая позиция, согласно которой предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права. При этом обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Таким образом, обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации (пункты 1 и 2 статьи 433 ГК РФ).

Отсутствие государственной регистрации не порождает тех последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте наличия обязательства.

Вместе с тем, такой договор уже с момента достижения сторонами соглашения по всем его существенным условиям влечет правовые последствия в отношениях между ними, а также может породить весь комплекс последствий, на которые он непосредственно направлен, после государственной регистрации тех правоотношений, которые подлежат государственной регистрации.

Материалами дела подтверждено, что между сторонами заключен смешанный договор, содержащий условия договора коммерческой концессии, который на момент обращения предпринимателя в суд с исковым заявлением является заключенным, в установленном порядке сторонами не расторгнут.

Указанные обстоятельства установлены также судебными актами по делу № А56-3740/2020.

При заключении договора от 30.11.2018 воля сторон формировалась свободно. После заключения договора стороны подписали дополнительные соглашения, в том числе об открытии еще одного ПВЗ и уплате второго паушального взноса.

Кроме того, на момент заключения указанного договора и дополнительного соглашения к договору об открытии еще одного ПВЗ истец знал, что у ответчика отсутствовали права на использование товарного знака «ГЛАВПУНКТ» по свидетельству Российской Федерации № 634474.

В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами (в частности, сканированной выпиской из Государственного реестра на товарный знак с указанием в качестве действующего правообладателя ФИО4 с подписью ФИО1) предприниматель понимал необходимость совершения совместных с ответчиком действий по государственной регистрации прав на использование товарного знака.

Более того, после состоявшейся 25.12.219 государственной регистрации предоставления обществу права использования товарного знака «ГЛАВПУНКТ» на основании лицензионного договора от 12.11.2019, заключенного с ФИО4, ответчик неоднократно уведомлял истца о передаче обществу прав на товарный знак, предлагал предпринимателю зарегистрировать право на использование товарного знака, уведомлял о возможности фактического использования товарного знака до регистрации, что подтверждается письмами от 17.03.2020, от 19.11.2020 № 05/ИП.

От оформления совместного заявления для регистрации Роспатентом права на использование предпринимателем товарного знака истец уклонился.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору, принимая во внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ регистрация предоставления права на использование товарного знака «ГЛАВПУНКТ» Росреестром может быть осуществлена на основании заявления одной из сторон с предоставлением договора, ответчик в адрес предпринимателя направил оферту в форме сублицензионного договора. В ответ на указанное предложение от 16.12.2020 № 06/ИП предприниматель сообщил обществу, что предложение ответчика заключить сублицензионный договор его не заинтересовало.

Таким образом, предприниматель фактически отказался от регистрации прав на товарный знак.

Руководствуясь положениями пунктов 3, 4 статьи 1, пунктами 1, 2 статьи 10 ГК РФ, апелляционный суд приходит к выводу о том, что действия предпринимателя, выразившееся в уклонении от регистрации права использования товарного знака «ГЛАВПУНКТ» с последующим предъявлением иска, являются недобросовестными и свидетельствуют о злоупотреблении правом.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса.

В соответствии со статьей 1103 ГК РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке.

Однако правовым последствием отсутствия регистрации предоставления права использования товарного знака по договору коммерческой концессии является не недействительность этого договора, а признание несостоявшимся предоставления права.

При этом уплаченный истцом по заключенной и действительной сделке паушальный взнос не может быть признан неосновательным обогащением ответчика и, следовательно, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения.

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела и неправильным применением норм материального права, а заявленные предпринимателем требования – оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.04.2021 по делу № А56-64230/2020 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Единая сеть выдачи» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 198217, <...>, лит. А, пом. 15-Н/23) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

ФИО5

Судьи

Н.О. Третьякова

ФИО6