Гражданский кодекс часть 1

в составе:
председательствующего Горбачевой О.В.
судей Загараевой Л.П., Третьяковой Н.О.
при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Хариной И.С.
при участии:

от истца: Ткачук Д.С., Погодаев Е.И. по доверенности от 12.09.2023 от ответчика: 1) Рунов Герман Евгеньевич (онлайн), 2) Голиков С.М. по доверенности

от 16.11.2022, Думановский Евгений

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-34064/2023) ИП Ткачука Д.С. на решение Арбитражного суда Мурманской области от 16.08.2023 по делу № А42-8930/2022 (судья Дубровкин Р.С.), принятое

по иску ИП Ткачука Д.С.
к 1)ИП Рунову Г.Е.; 2)ИП Руновой С.А.
о понуждении совершить действия и о взыскании компенсации,

по встречному иску о признании действий актом недобросовестной конкуренции,

установил:

Индивидуальный предприниматель Ткачук Дмитрий Сергеевич (Мурманская область, ОГРНИП 308510925900018, далее – истец) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к Индивидуальному предпринимателю Рунову Герману Евгеньевичу (Мурманская область, ОГРНИП 318784700146900, далее – ответчик-1) и Индивидуальному предпринимателю Руновой Светлане Алексеевне (Мурманская область, ОГРНИП 306519006900049, далее – ответчик-2):

Об обязании Рунова Г.Е. и Рунову С.А. в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня вступления решения в законную силу прекратить нарушение исключительных прав истца на товарный знак № 597118, а именно прекратить предложение к продаже и реализацию одежды и головных уборов с использованием

обозначения «Север»: в интернет-сайте https://severapparel.com, в группе «Severus» | Одежда & аксессуары» (https://vk.com/severapparel) социальной сети «ВКонтакте», в канале «Север» | Одежда & аксессуары» (t.me/severapparel) мессенджера «Telegram», в магазине по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, пространство «Улица Контейнерная» (Лофт «Этажи»), в магазине по адресу: г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 20/3, в магазине по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 32, а также в качестве вывески магазина по указанному адресу, в магазине по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 158/1, а также в качестве вывески магазина по указанному адресу, через маркетплейс «Wildberries» (продавец https://www.wildbemes.ru/seller/ 25121);

Взыскании с Рунова Г.Е. и Руновой С.А. солидарно в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 597118 в размере 5 000 000 рублей;

Взыскании с Рунова Г.Е. и Руновой С.А. солидарно судебной неустойки в размере 5000 рублей за каждый календарный день, начиная с 6-ого (шестого) календарного дня со 6 дня вступления в законную силу решения суда и до момента фактического исполнения требования о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак № 597118, путем прекращения предложений к продаже и реализации одежды, головных уборов с использованием обозначения «Север», с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза за неисполнение.

Индивидуальные предприниматели Рунов Г.Е. и Рунова С.А. обратились в Суд по интеллектуальным правам с иском к Ткачуку Д.С. о признании актом недобросовестной конкуренции действий по приобретению исключительного права на товарный знак № 597118 по договору об отчуждении и его использованию (дело № СИП-127/2023).

Определением от 17.05.2023 по делу № СИП-127/2023 Суд по интеллектуальным правам передал дело на рассмотрение Арбитражного суда Мурманской области.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 09.06.2023 иск принят к производству, возбуждено производство по делу № А42-5025/2023.

Определением Арбитражного суда Мурманской области от 02.08.2023 дела № А42-8930/2022 и № А42-5025/2023 объединены в одно производство для совместного рассмотрения, с присвоением объединенному делу номера А428930/2022.

Решением суда первой инстанции от 16.08.2023 в удовлетворении искового заявления ИП Ткачука Дмитрия Сергеевича отказано. Исковое заявление индивидуальных предпринимателей Рунова Германа Евгеньевича и Руновой Светланы Алексеевны удовлетворено. Действия индивидуального предпринимателя Ткачука Дмитрия Сергеевича по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 597118 признаны актом недобросовестной конкуренцией, противоречащей части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В апелляционной жалобе ИП Ткачук Д.С., ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования ИП Ткачука Д.С. удовлетворить, в удовлетворении исковых требований индивидуальных предпринимателей Рунова Г.Н. и Руновой С.А. отказать.

В судебном заседании представитель ИП Ткачука Д.С. доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представители индивидуальных предпринимателей Рунова Г.Н. и Руновой С.А. с доводами жалобы не согласились по основаниям, изложенным в отзыве, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела 30.11.2016 ООО «Ярмарка» (далее – прежний правообладатель) зарегистрировало товарный знак «СЕВЕР» с приоритетом с 18.08.2015. Товарный знак зарегистрирован для использования в классах МКТУ: 25 – одежда, головные уборы; 41 - обеспечение учебного процесса, организация спортивных мероприятий.

Товарный знак приобретен Ткачуком Д.С. (Приобретатель) на основании договора об отчуждении исключительного права, заключенного с ООО «Ярмарка» (Правообладатель) (том 5, листы 93-118). По его условиям Правообладатель передает Приобретателю в полном объеме исключительное право на товарный знак Правообладателя в отношении групп товаров и услуг, определенных п. 1.3. настоящего договора, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак (далее - Товарный знак), а Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное договором вознаграждение (пункт 1.1). В пункте 1.3 договора указано, что согласно перечню товаров (услуг), указанному в свидетельстве на товарный знак № 597118, к Приобретателю переходят права на Товарный знак в отношении всех товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности (пункт 1.4). В пункте 1.5 договора предусмотрено, что исключительное право на Товарный знак переходит от Правообладателя к Приобретателю после получения уведомления о государственной регистрации перехода исключительного права на Товарный знак.

Право истца на товарный знак подтверждается данными из открытого реестра товарных знаков Федеральной службы по интеллектуальной собственности о товарном знаке № 597118 (далее - Товарный знак). Срок действия регистрации Товарного знака истекает 18.08.2025. Товарный знак зарегистрирован для использования в классах Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ): 25 – одежда, головные уборы; 41 - обеспечение учебного процесса, организация спортивных мероприятий.

Истец является производителем и распространителем одежды, маркируемой Товарным знаком «СЕВЕР».

Истцом было установлено, что Рунов Г.Е. использует обозначение «Север», сходное до степени смешения с Товарным знаком по свидетельству № 597118 при осуществлении предпринимательской деятельности, которая является аналогичной деятельности, осуществляемой истцом. Обозначение «Север» используется Руновым Г.Е. для реализации одежды через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Рунова С.А. также использует обозначение «Север», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 597 118 для изготовления одежды и ее реализации через информационнотелекоммуникационную сеть Интернет, а также сеть магазинов розничной торговли, в вывесках на магазинах розничной торговли.

Поскольку претензия с требованием прекратить нарушение исключительного права на Товарный знак оставлена ответчиками без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд.

Рунов Г.Е и Рунова С.А., являясь супругами в апреле – июне 2016 года организовали семейное предприятие по производству и продаже одежды под брендом «Север», которое со временем, и до регистрации отчуждения истцу прав на Товарный знак, получило широкую узнаваемость в Мурманской области и Санкт-Петербурге. Ответчики считают себя правообладателями средства индивидуализации – коммерческое обозначение «Север», которое используется ими для индивидуализации производимых товаров и упаковок, в т.ч. распространяемых в сети "Интернет".

Полагая, что действия ИП Ткачука Д.С. по приобретению и использованию исключительных прав на Товарный знак «Север» по свидетельству № 597117 в отношении широкого перечня товаров 25-го класса МКТУ содержат признаки недобросовестной конкуренции, Рунов Г.Е и Рунова С.А. обратились в суд с иском о признании указанных действий актом недобросовестной конкуренции.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Ткачука Д.С. и удовлетворил исковые требования предпринимателей Руновых.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 постановления N 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Материалами дела установлено, что правообладателем товарного знака «Север» по свидетельству № 597118 в период с даты приоритета 18.05.2015 по 30.06.2022 являлось ООО «Ярмарка» (г. Тверь, пос. Химинститута, 8), которым товарный знак использовался целью продажи меховых изделий: шубы, шапки и т.п. Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ООО «Ярмарка»

товарный знак «Север» по свидетельству № 597118 не использовало в целях производства и реализации одежды, за исключением меховых изделий.

Между ООО «Ярмарка» и Ткачук Д.С. заключен договор отчуждения прав на товарный знак, который зарегистрирован в установленном порядке 30.06.2022.

С учетом разъяснений, изложенных в абзаце втором пункта 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", ИП Ткачук Д.С. на момент обращения в суд с настоящим исковым заявлением (07.10.2022) являлся правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 597118, при этом, требования о взыскании убытков или компенсации может быть заявлено истцом за период с 30.06.2022.

В данном случае ответчики, не оспаривая факт использования обозначения «Север» в своей деятельности, однако возражая против удовлетворения иска, ссылались на недобросовестность истца, на нарушение истцом запрета на недобросовестную конкуренцию при приобретении прав на товарный знак, а также указали на принадлежность ответчикам исключительного права на коммерческое обозначение.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака, по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права, или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - постановление Пленума N 10).

Из пунктов 8, 170 того же постановления Пленума следует, что допускается рассмотрение судом требования о признании актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку, по приобретению соответствующего товарного знака, по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права.

Согласно пункту 8 Постановления N 10 дела по спорам о признании судом актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя, связанных с

предоставлением правовой охраны товарному знаку, подсудны Суду по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции на основании пункта 2 части 4 статьи 34 АПК РФ, поскольку решение суда по такому делу является в силу подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ основанием признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно статье 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На основании пункта 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего

предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 года (независимо от того, когда употребление обозначения началось).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Товарный знак по свидетельству № 597118 представляет собой словесное обозначение «СЕВЕР» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из материалов дела ответчики в своей деятельности используют обозначение «Север» исполненное оригинальным шрифтом с нижним подчеркиванием в отношении деятельности:

для реализации одежды через интернет-магазин «Severapparel», расположенный в сети Интернет по адресу https://severapparel.com;

для реализации одежды через группу «Север» в социальной сети «ВКонтакте», расположенной в сети Интернет по адресу https://vk.com/sever;

для рекламы одежды в сети Интернет через социальную сеть «Instagram» через аккаунт «Severapparel»;

для рекламы одежды в сети Интернет через мессенджер: «Telegram» на канале «Север | Одежда & аксессуары» по адресу https://t.me/severapparel;

для реализации одежды в магазине по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 74, пространство «Улица Контейнерная» (Лофт «Этажи»), а также в качестве вывески магазина по указанному адресу;

для реализации одежды через онлайн-магазин «Wildberries» в сети Интернет по адресу https://www.wildberries.ru/seller/25121;

для реализации одежды в магазине по адресу: г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 20/3, а также в качестве вывески магазина по указанному адресу;

для реализации одежды в магазине по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 32, а также в качестве вывески магазина по указанному адресу;

для реализации одежды в магазине по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 158/1, а также в качестве вывески магазина по указанному адресу.

В соответствии с данными «Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии» на Ответчика № 1 выдано три сертификата соответствия на белье нательное серийный выпуск, этикетка, купальные изделия, изделия бельевые (белье нательное, пижамы и корсетные изделия) и аналогичные изделия, предназначенные для детей старше 3 лет и подростков: № ЕАЭС RU C- RU.HB32.B.01618/20 от 04.12.2020 (действует до 03.12.2025); № ЕАЭС RU C- RU.HB32.B.01617/20 от 04.12.2020 (действует до 03.12.2023); № ЕАЭС RU C- RU.HB32.B.01619/20 от 04.12.2020 (действует до 03.12.2023). В сертификатах соответствия отражено, что изделия маркированы «Север».

Материалами дела установлено, что ответчики зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей с основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 47.18 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах. Дополнительными видами деятельности по ОКВЭД 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, 14.13 Производство прочей верхней одежды, 14.14 Производство нательного белья, 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды, 14.31 Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий, 14.39 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий, 46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью, 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, что подтверждается сведениями из ЕГРИП.

В целях создания семейного предприятия, включающее в себя производство брендированной одежды и аксессуаров, маркируемых обозначением «Север», реализацию этих товаров через сеть розничных магазинов, а также онлайн-магазинов в сети Интернет 01.11.2015 между Руновой С.А. (Заказчик) и Ивановым С.В. (Исполнитель) заключен Договор на выполнение дизайнерских работ, по условиям которого Исполнитель по заданию заказчика обязался выполнить дизайнерские работы и оказать сопутствующие услуги, а Заказчик обязался принять и оплатить работы и услуги (том 2, листы 140-142). В пункте 1.2 договора стороны согласовали, что Исполнитель выполняет следующие дизайнерские работы: регистрацию, администрирование сайта https://severapparel.com; разработать рисунки, эскизы, макеты упаковки и рекламных конструкций, рекламную продукцию; разработать необходимую техническую документацию на проектируемое изделие (чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей). Участвовать в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении; выполнить работу, связанную с проектированием форм сопроводительных документов, упаковки и рекламы конструируемых изделий.

Во исполнение условий договора подготовлены объекты дизайна: Логотип «Север» исполненный оригинальным шрифтом с подчеркивание 6 видов (дата предоставления файла 25.11.2015 в 17:12), 4 видов (дата предоставления файла 03.12.2015 в 16:50), измененный файл (дата предоставления файла 30.03.2016 в 14:38), один из которых непосредственно используется ответчиком в хозяйственной деятельности в качестве коммерческого обозначения, путем нанесения на производимые и реализуемые товары, а также при использовании на вывесках и этикетках.

обложки для документов, чехлы для телефонов), содержащие буквенное обозначение «Север».

В октябре – декабре 2016 года Рунова С.А. заказывает у ООО «Гала» резиновые этикетки «Север», этикетки печатные на сатине «Север», жаккардовые этикетки «Север», тканевые флажки «Север» и этикетки на кожзаме «Север».

В декабре 2016 года Руновой С.А. открыт магазин по продаже одежды и аксессуаров в ТРК «Мурманск Молл» по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 32, что подтверждается договором аренды от 15.12.2016 № 4.78-КДА/2016.

В феврале 2017 года Руновой С.А. открыт магазин в ТЦ «Волна» по адресу: г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 20/3, что подтверждается договором аренды от 01.02.2017 № 014С/А-2020.

В июле 2018 года и в ноябре 2018 года предпринимателями, купившими продукцию «Север» у Рунова Г.Е. открыты магазины по продаже этих товаров в г. Кандалакша и г. Кировск Мурманской области, что подтверждается договорами поставки и аренды.

В январе 2020 года Руновым Г.Е. открыт магазин в КРЦ «Проект Лофт Этажи» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 74, что подтверждается договором аренды от 20.01.2020 № 014С/А-2020.

В апреле 2021 года Руновой С.А. открыт магазин «СЕВЕР» в ТРЦ «Северное Нагорное» по адресу: г. Мурманск, пр. Кольский, д. 158/1, что подтверждается договором аренды от 20.03.2021 № 47 и актом приема-передачи.

В письмах от 18.11.2022 № 1013 и от 15.11.2022 № б/н ООО «Е.П.М.» и АО «ЭРНАМ» подтверждают рекламное продвижение товаров ответчиков под брендом «Север». Услуги оказывались с 2016 года путем размещения аудиорекламы на радиостанциях «Европа Плюс Мурманск», «Ретро FM», «Новое радио» и «Пауэр Хит Радио» в пределах Мурманской области.

Начиная с 2016 года, ответчиками проведена серия рекламных интеграций бренда «Север», путем демонстрации товаров бренда известными и публичными людьми (политики, музыканты, исполнители, блогеры и т.п.), что подтверждается

скриншотами группы «Север | Одежда & аксессуары» социальной сети «ВКонтакте», насчитывающей более 32000 подписчиков.

В материалы дела представлены аналитика платежей по выручке от продажи одежды и аксессуаров в онлайн-магазине ответчиком https://severapparel.com с 01.07.2017 до 15.11.2022, выписка по счету Руновой С.А. на торговой точке г. Мурманск, пр. Ленина, 32 с 01.02.2019 до 05.07.2022, товарные накладные о продаже продукции партнерам ответчиков. В материалы дела представлены дипломы, грамоты и благодарности ответчикам и бренду «Север».

Таким образом, ответчика осуществлена деятельность по рекламе и продвижению коммерческого обозначения «Север», исполненного оригинальным шрифтом с подчеркиванием, получившего положительную репутацию и известность со стороны потребителей.

В материалы дела представлен научный отчет по результатам проведения социологического исследования представлений целевой аудитории о бренде «Север» подготовленный ФГБОУВО «Мурманский арктический государственный университет».

В отчете отражены результаты исследования, в рамках которого были опрошены 406 человек (372 человека - методом интервьюирования, 34 - методом онлайн-опроса). В структуре выборочной совокупности представлены 342 респондента, проживающих на постоянной основе в г. Мурманске (84,2%), 44 респондента - в Мурманской области (10,8%), а также 20 респондентов, проживающих в другом регионе (4,9%). На момент опроса все респонденты находились в г. Мурманске, в т.ч. представители других регионов, которые ранее проживали в Мурманской области. Большинство опрошенных отметило, что знакомо с обозначением «Север» (93,3% - 379 человек).

Самыми популярными ответами на вопрос: «Какие товары маркируются этим обозначением?» стали: одежда и аксессуары (91,6 %); сувенирная продукция (74,4%); сумки, рюкзаки, портфели (60,2%).

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как давно Вам знакомо данное обозначение (товары с данным обозначением)?»: большинство респондентов знакомы с брендом «Север» от 1 до 3 лет (44,3%), около трети - от 3 до 5 лет (30,6%), а 13,5% - более 5 лет. В 2022 г. с данным брендом познакомились 11,6% респондентов (44 человека). По мнению большинства опрошенных, приобрести продукцию с обозначением «Север» можно непосредственно в торговых точках «СЕВЕР», принадлежащих ответчикам (76,8% - 291 человек). Каждый пятый отмечает возможность приобретения продукции данного бренда в торговых точках «Футболка 51», принадлежащих истцу (19,8% - 75 человек), а 13,7% - в торговых точках «UltraMedia» (52 человека).

Основная доля опрошенных отмечает, что не знает, кто является основателем бизнеса по изготовлению и продаже товаров, маркированных данным обозначением, в Мурманской области (78,6% - 298 человек). Среди респондентов,

знающих, кто является основателем данного бизнеса, большинство отмечает Германа и Светлану Руновых (72,8% - 59 человек). По 13,6% (по 11 человек) разделилось мнение между теми, кто считает основателем Дмитрия Ткачука и теми, кто считает основателем Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В отчета отражено, что по результатам исследования установлено , что бренд «Север» известен среди жителей города Мурманска, а также других населенных пунктов Мурманской области и других регионов. Большинство опрошенных знакомо с данным брендом более года и отмечает в качестве основной точки продаж магазин с названием «Север». Более 58% участников опроса являются потребителями продукции данного бренда, приобретая и/или получая ее в подарок. Опрошенные преимущественно не знают основателя бренда «Север». Среди тех, кто указал на наличие знания основателя бренда, подавляющее большинство отметили Германа и Светлану Руновых.

Истцом допустимых и относимых доказательств, опровергающих проведенное исследование в материалы дела не предоставлено.

Ссылки истца на рецензию № 156-2023 от 12.09.2023 на научный отчет по результатам проведения социологического исследования представлений целевой аудитории о бренде «Север» подготовленный ФГБОУВО «Мурманский арктический государственный университет», отклоняются апелляционным судом.

На основании части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него.

Как разъяснено в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Материалами дела установлено, что научный отчет был предоставлен в материалы дела при рассмотрении дела в суде первой инстанции. До принятия судебного акта по существу (полный текст решения изготовлен 09.08.2023) ни ходатайство о проведении судебного исследования, ни рецензии на исследование истцом в материал дела не предоставлено. Рецензия представленная в апелляционный суд составлена 12.09.2023, то есть после ознакомления истцом с полным текстом судебного акта.

Новые доказательства не являющиеся предметом исследования судом первой инстанции не принимаются апелляционным судом, и не подлежат оценке.

Доказательства наличия уважительных причин невозможности подготовки рецензии на отчет материалы дела не содержат.

Следуя вышеприведенным нормоположениям, ввиду недоказанности уважительных причин непредставления дополнительных документов в суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции отказывает в о приобщении дополнительных доказательств, а именно рецензии № 156-2023 от 12.09.2023 применительно к статьям 159, 266, 268 АПК РФ, принимая во внимание, в том числе то обстоятельство, что документ составлен после принятия обжалуемого решения и не являлся предметом рассмотрения суда первой инстанции.

Представленные в материалы дела доказательства в их совокупности подтверждают, что в период не позднее чем с декабря 2016 года ответчики осуществляли использование спорного обозначения в своей деятельности, осуществляемой на территории Мурманской области, в том числе, через розничные магазины, интернет сайт, осуществляли размещение рекламы, рекламировали свою продукцию с использованием спорного обозначения в сети "Интернет", радио, а также в широко распространяемых печатных изданиях; понесли расходы на разработку обозначения и осуществление с его использованием рекламы значительные материальные затраты.

При этом установлено, что такое использование осуществляется непрерывно и не прекращалось ни на дату регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Ярмарка» товарного знака, ни впоследствии вплоть до настоящего времени; при этом указанные выше доказательства свидетельствуют о том, что на соответствующей территории использованное ответчиком обозначение приобрело известность.

Материалами дела также установлено, что с января 2017 года по настоящее время магазины истца (помещение № 4.80) и ответчиков (помещение № 4.78) находятся на одном 4 этаже в ТРК «Мурманск Молл», что подтверждается договорами аренды, скриншотом видеозаписи из социальной сети «ВКонтакте».

Истец дважды публично подтверждал информацию о том, что ему известен владелец торговой марки «Север»:

Истец и ответчики владеют магазинами розничной и онлайн продажи одежды и аксессуаров в Мурманской области. Также согласно сведениям из ЕГРИП стороны осуществляют аналогичные виды деятельности.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии конкурентных отношений указанных лиц в части производства и реализации одежды и аксессуаров, а также осведомленности истца до приобретения права на товарный знак о правомерном

использовании ответчиками обозначения «Север», в том числе в качестве коммерческого обозначения своей деятельности.

Доводы истца о том, что право на коммерческое обозначение «Север» у него возникло ранее прав ответчиков отклоняется.

Как следует из представленных доказательств в письме от 14.03.2023 № 110 ГАПОУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «Мурманский технологический колледж сервиса» сообщил, что в декабре 2015 года на его базе состоялся конкурс графических работ «На лучший принт для полиграфической и сувенирной (открытки, магниты, кружки, футболки, толстовки) продукции для компании «Футболка 51» посвещенный «100- летию города Мурманск». В рамках данного конкурса, приняли участие студенты второго курса. По условиям конкурса, студенты должны были выполнить стилизацию основных достопримечательностей города Мурманска и объектов/предметов, ассоциирующихся с нашим северным городом. Также одним из условий конкурса было возможное использование в своей деятельности авторских работ студентов компанией «Футболка 51». Также в качестве доказательств истцом представлены справки о зачислении студентов и принт, занявшей 3 место. Согласно представленных доказательств победивший в конкурсе принт представляет собой слово СЕВЕР шрифтом имитирующем наскальные изображения, ромб внутри которого схематично изображены два запряженных оленя, углы ромба заканчиваются ветками деревьев еловых пород.

При этом, доказательства использования истцом победившего в конкурсе принта материалы дела не содержат.

Судом первой инстанции установлено, что фактически истцом использовано обозначение «Север» исполненное оригинальным шрифтом, сходным до степени смешения со шрифтом обозначения, разработанным по заказу ответчиков, а также содержит подчеркивание, сходное с обозначением ответчиков, использующие его в качестве коммерческого обозначения.

Таким образом, само по себе проведение конкурса и определение победителя, без использования выигравшего конкурс принта, не свидетельствует об использовании истцом данного обозначения для маркировки своих товаров, а также в качестве коммерческого обозначения.

Материалами дела также подтверждено, что истец в своей деятельности не использовал коммерческое обозначение «СЕВЕР» в качестве средства индивидуализации своего предприятия (сети розничных и онлайн магазинов) и избрал обозначение «ФУТБОЛКА51». Указанные обстоятельства подтверждаются названием группы в социальной сети «ВКонтакте» «Футболка 51 | Мурманск», логотипом магазина «Футболка 51», Названием сайта по продажи одежды: «Футбола51.РФ», в разделе «контакты» указано принадлежность сайта Ткачуку Д.С., логотипом, размещенном на сайте, заявкой на регистрацию товарного знака от 22.12.2021 номер заявки 2021785934. Согласно указанной заявки истец обратился за регистрацией товарного знака с контурным изображением медведя и надписью «Футболка51 – создано за полярным кругом, для наших добрых, северных людей!».

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ответчики доказали возникновение у них ранее даты приобретения истцом спорного товарного знака, исключительного права на спорное обозначение как на коммерческое обозначение (статьи 1538, 1539 ГК РФ), что исключает удовлетворение первоначального иска.

Также апелляционный суд признает обоснованными выводы суда первой инстанции о наличии в поведении истца при приобретению прав на товарный знак по свидетельству № 597118 признаков злоупотребления правом.

Согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В абзаце 2 пункта 3.2 "Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам N СП-21/2 от 21.03.2014, указано, что злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 4 указанной справки, в соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент приобретения прав на товарный знак законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приобретения исключительных прав на товарный знак самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что

лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Таким образом, действия лица по приобретению исключительных прав на товарный знак могут быть признаны судом злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В частности, такие действия признаются злоупотреблением правом (недобросовестным поведением) при наличии следующих обстоятельств: на момент договора на отчуждении прав на товарный знак другое лицо законно и добросовестно использовало соответствующее обозначение без регистрации в качестве товарного знака на протяжении длительного времени; такое обозначение приобрело известность среди потребителей; лицо, в отношении которого зарегистрировано право на товарный знак, знало или должно было знать об обстоятельствах, указанных выше; лицо, зарегистрировавшее переход права на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения.

Приведенные выше доказательства в их совокупности являются достаточными для подтверждения указанных выше обстоятельств, т.к. подтверждают факт интенсивного и широкого использования ответчиком спорного обозначения на территории Мурманской области, а также в сети "Интернет", в связи с чем спорное обозначение приобрело известность среди потребителей соответствующих услуг. При этом истец, учитывая широту и интенсивность использования спорного обозначения, знал об указанных обстоятельствах.

Последующее поведение истца, потребовавшего от ответчиков прекращения использования спорного обозначения, выплаты компенсации, а также уничтожения всей одежды, маркируемой обозначением «Север», уничтожения оборудования, используемое для изготовления одежды, маркируемой обозначением «Север» (первоначальные исковые требований), спустя непродолжительное время после регистрации перехода прав на товарный знак (регистрация договора 30.06.2022, обращение в суд 07.10.2022), а так же срочная регистрация истцом на свое имя групп в социальной сети «ВКонтакте» с названиями (доменами), воспроизводящими слоганы, используемыми ответчиками, направление истцом претензии партнеру ответчиков с требованием о прекращении сотрудничества в сфере рекламных услуг по продвижению бренда «Север», в совокупности подтверждают совершение действий по предоставлению правовой охраны в недобросовестных целях и в нарушение прав ответчика, в целях удаления ответчиков с товарного рынка как конкурентов.

Указанное поведение истца подтверждает злоупотребление ими правом, что в силу статьи 10 ГК РФ исключает удовлетворение первоначального иска.

Встречный иск правомерно удовлетворен судом первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

На основании пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации

В силу статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров ("Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883).

Как следует из материалов дела, истец и ответчики являются прямыми конкурентами, осуществляющими один и тот же вид деятельности (производство и реализация одежды) на одном и том же рынке (Мурманская область, Санкт- Петербург).

Принимая во внимание, что на дату заключения договора отчуждения исключительных прав на товарный знак ответчики интенсивно использовали указанное коммерческое обозначение на рынке, истец осуществляя торговую деятельность через розничный магазин, расположенный в непосредственной близости с розничным магазином ответчиков (расположены в одном торговом центре, на одном этаже) не мог не знать о принадлежности указанного обозначения ответчику.

Таким образом, действия истца по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 597118 не могут считаться добросовестными. Указанные действия были направлены на ограничение деятельности ответчика по использованию спорного коммерческого обозначения на конкурентном рынке.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что действия истца по приобретению прав на спорный товарный знак являлись актом недобросовестной конкуренции.

Принимая во внимание, что дело рассмотрено судом первой инстанции полно и всесторонне, нормы материального и процессуального права не нарушены, выводы суда о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся доказательствам, у апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены принятого решения.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Арбитражный апелляционный суд полагает, что доводы апелляционной жалобы не содержат достаточных фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения. Выражая несогласие с решением суда, истец не представил доказательства, подтверждающие правомерность и обоснованность его исковых требований.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 16.08.2023 по делу N А42-8930/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий О.В. Горбачева

Судьи Л.П. Загараева

Н.О. Третьякова