Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-6205/2022 ) Гулегина Федора Павловича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2021 по делу № А56-5855/2021 (судья Нефедова А.В.), принятое

по иску ФИО3

к обществу с ограниченной ответственностью "НП Групп"

третьи лица: 1) ФИО4;

2) общество с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов",

3) общество с ограниченной ответственностью "Регтайм",

о запрете ответчику использование товарного знака, зарегистрированного в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 433583, в т.ч. сходных с ними до степени смешения обозначений, в доменном имени

www.nanoprotech.ru;

об обязании ответчика передать истцу право администрирования доменного имени www.nanoprotech.ru;

о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 433583, а также 25 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины

по встречному иску:

о признании исключительного права истца на доменное имя www.nanoprotech.ru

(тридабэлвэ.нанопротех.ру),

установил:

ФИО3 обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "НП Групп" (далее – Общество) о признании исключительного права истца на доменное имя www.nanoprotech.ru (тридабэлвэ.нанопротех.ру).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области суда от 02.09.2021 гражданское дело № 2-859/2021 по иску Общества к ФИО3 о запрете использования товарного знака, зарегистрированного в реестре товарных знаков за № 433583 в доменном имени www.nanoprotech.ru; об обязании ФИО3 передать ООО «НП Групп» права администрирования доменного имени www.nanoprotech.ru; о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1000000 руб. (с учетом уточнений) принято к производству для совместного рассмотрения с делом № А56-5855/2021, объединенному делу присвоен № А56-5855/2021. При этом, исходя из того, что первоначально с иском в суд обратилось Общество, а впоследствии в арбитражный суд обратился ФИО3, арбитражный суд, объединяя дела № 2-859/2021 (2-6074/2020) и № А56-5855/2021, пришел к выводу, о том, что иск Общества следует рассматривать как первоначальный, а иск ФИО3 как встречный.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены ФИО4, ООО «Регистратор доменов», ООО «Регтайм».

Решением суда от 09.12.2021 исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме.

Производство по встречному иску прекращено, в связи с отказом ФИО3 от требований к Обществу.

В апелляционной жалобе ФИО3, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению подателя жалобы, Обществом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак. Доменное имя принадлежит ответчику с 30.04.2020 и им не используется, поскольку домен www.nanoprotech.ru не имеет сайта (хостинга). Кроме того, предъявленная к взысканию компенсация подлежит снижению, в связи с тяжелым материальным положением ответчика.

В судебном заседании представитель Общества доводы, приведенные в апелляционной жалобе ФИО3, отклонил и просит оставить без изменения решение суда первой инстанции.

ФИО3, третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и рассмотрения жалобы, в судебное заседание не явились, что не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, правообладателем комбинированного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 433583 с датой приоритета по дате подачи заявки 23.12.2009, зарегистрированного 24.03.2011 в отношении товаров 4-го класса "добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; масла горючие; масла смазочные; масла технические; материалы смазочные; препараты для удаления пыли; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), является общество "НП ГРУПП".

Истцом установлено, что указанный товарный знак используется в доменном имени сайта www.nanoprotech.ru. При переходе на сайт www.nanoprotech.ru, происходит автоматическое перенаправление на сайт www.hitech1.ru, администратором которого, является ФИО4, на котором представлены товары, сходные с товарами, производимыми и реализуемыми Обществом.

Согласно сведениям WHOIS ФИО3 является администратором домена и владельцем сайта www.nanoprotech.ru.

По данным из службы WHOIS, регистратором доменного имени www.nanoprotech.ru является ООО "Регистратор Доменов", www.hitech1.ru - ООО "Регтайм".

Согласно ответу ООО "Регистратор Доменов" от 26.05.2020 на адвокатский запрос, администратором домена www.nanoprotech.ru является ФИО3; согласно ответу ООО "Регтайм" от 21.02.2020 на адвокатский запрос, администратором домена www.hitech1.ru является ФИО4.

Общество, считая, что в доменном имени сайта, администратором которого является ФИО3, незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «НП Групп», направило в адрес ФИО3 претензию с требованиями прекратить использование товарного знака в доменном имени, запрете редиректа, передать права администрирования доменного имени и выплатить компенсацию.

Оставление ФИО3 данной претензии без удовлетворения, послужило основанием для обращения ООО "НП Групп" в арбитражный суд с настоящим иском.

Признав требования Общества обоснованными, суд первой инстанции удовлетворил их в полном объеме.

Апелляционная инстанция, изучив материалы дела и оценив доводы жалобы, не находит оснований для ее удовлетворения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В абзаце 3 названного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно сведениям, представленным регистратором доменных имен ООО "Регистратор доменов" ФИО3 является администратором доменного имени www.nanoprotech.ru.

Из сведений службы WHOIS (история Whois домена "nanoprotech.ru") следует, что данный домен был приобретён ФИО3 30.04.2020, то есть позже даты приоритета охраняемого товарного знака (23.12.2009).

При переходе прав регистрации доменного имени ФИО3 уже знал или должен был знать о наличии зарегистрированного товарного знака Общества "Nanoprotech".

С 28.02.2017 лизензиатом товарного знака "Nanoprotech" являлось ООО "Нанопротэк", где с 18.09.2015 по 31.03.2017 ФИО3 был участником с долей участия 45%.

25.04.2018 ФИО3 зарегистрировано ООО "Броневой", где он является единственным учредителем и генеральным директором по настоящее время.

С 15.05.2018 по 30.04.2020 администратором доменного имени www.nanoprotech.ru являлось ООО "Броневой", которое является правообладателем товарного знака № 726167 по 01, 02, 03, 04, 12, 28 классам МКТУ.

30.04.2020 ООО "Броневой" передало права администрирования спорного доменного имени ФИО3, являющемуся его единственным учредителем и генеральным директором.

Вступившим в законную силу судебным актом по делу № А56- 30955/2020 по иску ООО "НП Групп" к ООО "Броневой" установлен факт использования ФИО3 доменного имени www.nanoprotech.ru, что подтверждается подтверждается протоколом осмотра доказательства от 07.04.2020, что, как правильно указал суд первой инстанции в силу статьи 69 АПК РФ является преюдициальным обстоятельством при рассмотрении настоящего дела.

При этом, на странице 1 протокола отражено, что нотариусом производился осмотр доказательств в виде интернет-сайта адрес: www.nanoprotech.ru., с целью фиксации на данном интернет ресурсе файла формата RDF с наименованием "HiTech 1Catalog", а также факт автоматического перехода на адрес: https://hitech1.ru.

На странице 2 протокола осмотра (оборот) зафиксировано, что при вводе адреса интернет-сайта www.nanoprotech.ru. автоматически происходит перенаправление на адрес: https://hitech1.ru/products.

Из приведенного следует, что все действия нотариуса, совершаемые в "механическом", "ручном" режиме, производились исключительно в целях входа на сайт www.nanoprotech.ru.

Из протокола осмотра следует, что при вводе адреса интернет-сайта www.nanoprotech.ru. автоматически происходит перенаправление на адрес: https://hitech1.ru/products.

Таким образом, рядовой потребитель, заходя на сайт www.nanoprotech.ru автоматически перенаправлялся на сайт www.hitech1.ru, где предлагаются к реализации товары, аналогичные производимым истцом, а именно: смазка защитная, смазка антикоррозийная, диэлектрик для защиты электрооборудования, жидкий ключ, смазка велосипедная, оружейная смазка защитное покрытие от коррозии, защитное покрытие для электрики, смазка универсальная.

ФИО3, являясь администратором доменного имени www.nanoprotech.ru, то есть лицом осуществляющим управление сайтом, наполняющим его содержанием и осуществляющим фактическое использование ресурсов сайта, обладает всеми правами и техническими возможностями осуществлять переадресацию своего доменного имени на другой домен. Возможность переадресации доменного имени зависит исключительно от волеизъявления, прав и технических возможностей самого администратора. Иное лицо не обладает такими ресурсами и, следовательно, не вправе без согласия администратора осуществлять вышеназванные действия.

Тот факт, что доменное имя www.nanoprotech.ru., администратором которого является ФИО3, автоматически переадресует на сайт www.hitech1.ru, свидетельствует о наличии взаимной связи между ФИО3 и доменным именем www.hitech1.ru.

С учетом содержащихся в пункте 158 постановления от 23.04.2019 N 10 разъяснений, использование в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, может быть квалифицировано как нарушение права на товарный знак. При этом существенное значение имеет решение вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения у обозначения, охраняемого товарным знаком, и обозначения, используемого в доменном имени.

В абзаце пятом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В данном случае действия администратора домена www.nanoprotech.ru. ФИО3 по регистрации и дальнейшему администрированию доменного имени www.nanoprotech.ru., направляющего пользователя, набравшего в адресной строке доменное имя www.nanoprotech.ru., на Интернет сайт, предлагающий товары, однородные тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Общества, является самостоятельным фактом использования товарных знаков, соответственно, образует самостоятельный факт нарушения.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание Правила регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, утвержденные решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о доказанности факта нарушения ФИО3 исключительных прав на товарный знак Общества путем использования тождественного ему словесного обозначения в доменном имени сайта www.nanoprotech.ru.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При этом, отсутствие у ФИО3 статуса индивидуального предпринимателя само по себе не свидетельствует о невозможности взыскания с него компенсации по норме подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, которой круг лиц, к которым может быть предъявлено требование о взыскании компенсации, не ограничен. Такое требование может быть рассмотрено арбитражным судом (пункт 4 Постановления N 10).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Бремя доказывания факта добросовестности и многократного превышения компенсацией размера убытков правообладателя лежит на ответчике. Он несет риск неблагоприятных последствий, если не предоставляет доказательства. Сама по себе несоразмерность суммы компенсации размеру вреда или неблагоприятные финансовые последствия для нарушителя в результате ее уплаты не являются основанием для снижения суммы компенсации.

Доводы ФИО3 о необоснованности размера, требуемой Обществом компенсации за нарушение исключительных прав, являются несостоятельными, поскольку размер компенсации определяется судом в пределах, установленных статьей 1252 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При определении размера компенсации суд первой инстанции учел, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.

С позиции соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака, податель жалобы должен был избегать возможности смешения используемого им обозначения с иными средствами индивидуализации юридического лица, зарегистрированными в качестве товарных знаков.

ФИО3, проявляя добросовестность, разумность и осмотрительность в той степени, которая была необходима при осуществлении им деятельности в отношении однородных товаров, должен был знать о государственной регистрации товарного знака Общества, используемого правообладателем в той же сфере услуг.

Злоупотребление правом со стороны Общества при определении размера компенсации за нарушение ФИО3 исключительных прав, апелляционным судом не установлено.

Исходя из изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о соразмерности компенсации в размере 1 000 000 руб. последствиям нарушения прав Общества, допущенного ФИО3

Таким образом, апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности исковых требований Общества по праву и по размеру.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи, представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права, принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.12.2021 по делу № А56-5855/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская

Е.И. Трощенко