Гражданский кодекс часть 1

от истца - Майфат А.В., удостоверение адвоката, доверенность от 10.05.2016, Штейников С.П., паспорт, доверенность от 13.03.2017, Аристов Е.В., паспорт, доверенность от 20.01.2017;

от ответчика - Шадрин А.П., паспорт, решение №12 от 01.08.2014, директор, Шакалина Н.А., удостоверение адвоката, доверенность от 25.12.2016, Чередникова М.А., паспорт, доверенность от 25.12.2016.

от третьего лица - ОАО "Ижсталь": Лукьянчиков С.С., паспорт, доверенность от 10.12.15 № юр-16;

от третьего лица – компания "BGHEdelstahlGmbH": представитель не явился;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы

ответчика, ООО "Каури", третьего лица, ОАО "Ижсталь",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 21 октября 2016 года по делу № А71-5961/2010,

принятое судьей Морозовой Н.М.,

по иску ЗАО "Ижевский опытно-механический завод" (ОГРН 1021801438196, ИНН 1832028112)

к ООО "Каури" (ОГРН 1021801162800, ИНН 1831061156),

третьи лица: ОАО "Ижсталь" (ОГРН 1021801435325, ИНН 1826000655), компания "BGHEdelstahlGmbH",

о взыскании убытков, связанных с нарушением патентных прав,

установил

Закрытое акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод» (далее - ЗАО «ИОМЗ») обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Каури» (далее - ООО «Каури») о возмещении 8 394 859 руб. 27 коп. убытков, связанных с нарушением патентных прав (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2012 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2012 решение суда изменено в части, с ООО "Каури" взыскано в пользу ЗАО «ИОМЗ» 8 394 859,27 руб. убытков, 64 974,30 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 411 520 руб. в возмещение расходов на проведение экспертиз.

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 07.08.2012 года решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 09.02.2012по делу № А71-5961/2010 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2012 по тому же делу отменены.Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

28.08.2012 дело принято к производству для нового рассмотрения.

Определениями Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.08.2012 и от 06.09.2012 на основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее - ОАО «Ижсталь») и фирма «BGHEdelstahlFreitalGmbH».

В ходе судебного разбирательства при новом рассмотрении дела судом на основании статьи 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, кроме взыскания убытков в заявленной сумме истец просил запретить ответчику ввоз на территорию РФ, изготовление и заключение договоров в целях изготовления, а также применение, совершение предложений о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, признаки которого приведены в независимых пунктах патентов RU2270268, RU2270269.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.11.2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2015 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.11.2014по делу №А71-5961/2010 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2015 года решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 12.11.2014 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2015по делу № А71-5961/2010 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

21.10.2015 дело принято к производству для нового рассмотрения.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21.10.2016 с ООО «Каури» в пользу ЗАО «ИОМЗ»взыскано 8 394 859 рублей 27 копеек убытков, 64 974 рубля 30 копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 411 520 рублей в возмещение расходов на проведение экспертиз;в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлины в размере 6000 рублей;в пользу Автономной некоммерческой организации «Бюро независимой экспертизы и оценки «ПрофЭксперт» взысканы денежные суммы, причитающиеся эксперту в размере 75117 руб. 49 коп.

Кроме того, ООО «Каури» запрещено ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать и заключать договоры в целях изготовления, а также применять, совершать предложения к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, признаки которого приведены в независимых пунктах патентов RU2270268, RU2270269.

Ответчик, ООО "Каури" и третье лицо, ОАО "Ижсталь" с решением суда первой инстанции не согласились, направили апелляционные жалобы, в которых обжалуемый судебный акт просят отменить по основаниям, изложенным в жалобах.

ООО "Каури" в апелляционной жалобе и дополнениях к апелляционной жалобе указывает на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. Ответчиком приводятся, в том числе, следующие доводы. В материалах дела отсутствует протоколирование с использованием средств аудиозаписи судебного заседания 06 сентября 2016 года, продолженного после объявленного судом перерыва. В материалах дела отсутствует протоколирование с использованием средств аудиозаписи судебного заседания от 18 октября 2016 года, начиная со времени 3:44:45 (согласно аудиозаписи), продолжение аудиозаписи производится 3:48. В отсутствие аудиозаписи проведены выступления в репликах Ответчика и третьего лица ОАО Ижсталь. По мнению Ответчика, отсутствует непрерывность аудио протоколирования по ходу всего судебного заседания 18.10.2016 года. В данном случае отсутствие аудиозаписи судебного заседания, обязанность по осуществлению которой возлагается на арбитражный суд, повлияло на обеспечение непосредственности и открытости судебного разбирательства. Определением суда от 02 ноября 2016 года необоснованно отклонены замечания Ответчика на протокол с/з от 18.09.2016 года относительно его полноты и правильности. Судом не соблюден срок изготовления протокола с/з от 18.10.2016. Судом допущено нарушение норм процессуального права при фиксации хода с/з от 18.10.2016 года, связанное с техническим сбоем аудио протоколирования. Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица компании BGHEdelstahlFreitalGmBHГермания, не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 18.10.2016 года. Судом не дана оценка доказательства - заключение судебной комплексной патентно-металловедческой экспертизы Липгарт-Иваницкий, отсутствуют доводы и мотивы непринятия этого доказательства, фактически оно не исследовано. Не дана оценка доказательства - заключение патентно-технической экспертизы Котициной Е.А. от 10.12.2010 года. Не дана надлежащая оценка доказательствам - двум заключениям патентно-технической экспертизы эксперта Григорьевой Т.В №3748/Ц от 10.11.2011 (ОАО «Ижсталь») и № 3543/Ц от 28.07.2011 (BGH). Отсутствует исследование и анализ всех доводов, изложенных в многочисленных отзывах Ответчика, мотивы отклонения доводов, содержащихся в них и опровергающие установленные судом обстоятельства и выводы суда. Отсутствует исследование и анализ всех письменных доказательств, представленных третьим лицом ОАО «Ижсталь», в том числе по анализу судебных экспертиз, опровергающие доводы Истца и выводы суда. Судом необоснованно отклонены доводы ответчика о нарушении норм п. 2 ст. 87 АПК РФ при назначении повторной экспертизы Григорьевой Т.В. Повторная экспертиза назначена в нарушение требований части 2 ст. 87 АПК РФ тому же эксперту, что влечет недопустимость заключения эксперта как доказательства по смыслу ст. 64 АПК РФ, следовательно, является ненадлежащим доказательством. Заключение эксперта «Центра независимых судебных экспертиз Российского экологического фонда «ТЕХЭКО» (Москва) Григорьевой Т.В. является недопустимым доказательством. Судом не рассмотрен довод ответчика и ОАО Ижсталь, что единственной экспертизой проведенной с соблюдением процессуальных прав и участием третьих лиц является - заключение экспертов Липгарт-Иваницкий.Экспертиза представляет собой единый документ, объединенный общей логикой и последовательностью посылок и тезисов, выводы экспертизы не противоречат исследовательской части и промежуточным выводам. Заключение комплексной патентно-металловедческой экспертизы полное, объективное, методологически обоснованно, соответствует поставленным задачам и целям, предмету спора, вопросы суда компетенции эксперта, а также отвечает признакам относимости и допустимости как доказательства. Судом не учтены доводы ответчика о недостоверности размера ущерба в заявленном объеме. Ответчик считает, что заключение судебной оценочной экспертизы необоснованно, выводы эксперта противоречат материалам дела и применяемым подходам в методологии данной области знаний. Заключение эксперта не соответствуют требованиям Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки.

Третье лицо, ОАО "Ижсталь", в апелляционной жалобе указывает на то, что судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; не доказаны имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд считал установленными; выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела; нарушены и неправильно применены нормы материального права и нормы процессуального права. Отсутствует аудиозапись судебного заседания после объявления перерыва на судебном заседании 06.09.2016. Допущены процессуальные нарушения, направленные на игнорирование реализации равноправия и состязательности сторон в отношение ОАО «Ижсталь»: отказано об объявлении перерыва для подготовки к дополнениям, представлении дополнительных доказательств, представлении письменных возражений по результатам допроса специалиста истца Байковской Е.Э., на представленные в судебное заседание Истцом возражения и рецензии по расчету убытков; для обеспечения явки своего специалиста в пределах времени перерыва; подготовки к прениям. Отсутствует извещение немецкой компании и предоставления возможности явки в суд на 18.10.2016. Допущены процессуальные нарушения в связи с отсутствием анализа доказательств. Суд не выполнил указания вышестоящих судов, не дал самостоятельную оценку, не привел мотивы непринятия тех или иных доводов и доказательств. Отсутствуют оценка экспертизы Липгарт-Иваницкий, заключения эксперта Котицыной Е.А, отсутствует анализ всех письменных доказательств, представленных ОАО «Ижсталь», отсутствует оценка письменных доказательств ОАО «Ижсталь» по анализу всех экспертиз: заключения и пояснениям технолога ОАО «Ижсталь» Роженцева В.В. Судом не рассмотрен и не дана оценка доводу Ответчика и ОАО «Ижсталь» о том, что единственной экспертизой с соблюдением прав и участием третьих лиц является экспертиза Липгарт-Иваницкий. Ссылка суда на письмо ОАО «Ижсталь» от 09.02.2007 года является некорректной и сделана без сопоставления с иными доказательствами по делу, в которых ОАО «Ижсталь» указывает на соблюдение требований стандартов при производстве металлопродукции непризнания использования патентов. Ссылка истца на данное письмо является необоснованной, письмо ОАО «Ижсталь» от 09.02.2007 является ничтожным доказательством, не влекущим каких-либо последствий и не подтверждающим необоснованность оспариваемых судебных актов. Суд ссылается на заключение «Жданова А.В., указавшего на отсутствие технологических препятствий для контроля количества и сочетания легирующих элементов, поскольку возможен подбор материалов с определенным содержанием элементов. ОАО «Ижсталь» неоднократно в письменных и устных замечаниях отмечало о том, что исследование данного вопроса было одним из вопросов комиссионной патентно-металловедческая экспертиза (Заключение №1/Ю-СЛО/14, эксперты Липгарт И.А., Иваницкий А.В.). Вывод, сделанный экспертами о возможности контроля содержания вольфрам и молибдена при выплавке в части определения их фактического содержания по ходу технологического процесса, а изменения их содержания только в сторону увеличения - полностью правильный. В решении суда отсутствует исследование и анализ всех доводов, изложенных в письменных документах ОАО «Ижсталь», мотивы их отклонения, содержащихся в них, опровергающее установленные судом обстоятельства.

Истец представил отзыв на апелляционные жалобы, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным, в удовлетворении апелляционных жалоб просит отказать.

Присутствующие в заседании суда апелляционной инстанции представители истца, ответчика и третьего лица (ОАО "Ижсталь") поддержали свои доводы, приведенные ранее, соответственно.

Третье лицо (компания "BGHEdelstahlGmbH"), надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в заседание суда апелляционной инстанции явку своего представителя не обеспечило.

Представителем ответчика, ООО "Каури", заявлены следующие ходатайства: об отложении судебного разбирательства или приостановлении производства по делу; о вызове и допросе второго эксперта Липгард И.А.; о вызове и допросе специалиста Матвеева А.Г.; о приобщении в материалы дела дополнительных доказательств; о приобщении дополнений к апелляционной жалобе.

Представителем третьего лица, ОАО "Ижсталь", заявлено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в силу решения по делу №А71-13515/17. Ранее заявленное ходатайство овызове и допросе специалиста Борцова А.Н. третьим лицом отозвано.

Ходатайство ответчика о приобщении в материалы дела дополнительных доказательств и дополнений к апелляционной жалобе удовлетворено.

В удовлетворении остальных ходатайств ответчика и третьего лица отказано по следующим основаниям.

Судом апелляционной инстанции не установлено оснований для отложения судебного разбирательства или приостановления производства по делу. Подача ОАО "Ижсталь" иска в рамках дела №А71-13515/17 о признании права преждепользования, установлении объема преждепользования на тождественное решение, защищенное патентом на изобретение, не препятствует рассмотрению настоящего дела. Суд апелляционной инстанции полагает, что действия третьего лица направлены на затягивание судебного процесса по настоящему делу, поскольку о возможности подачи заявления о признании права преждепользования третье лицо знало еще в 2013г. При этом суд учитывает длительность рассмотрения настоящего дела и наличие у третьего лица возможности подачи заявления о пересмотре настоящего дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Приведенные в ходатайстве ООО "Каури" обстоятельства не являются достаточными основаниями для приостановления производства по делу или отложении судебного разбирательства, в настоящее время спорные патенты не признаны недействительными, напротив имеется не вступившее в силу противоположное решение, доводы о том, что патенты могут быть признаны недействительными в дальнейшем основаны на предположениях.

Ходатайства ООО "Каури" о вызове и допросе второго эксперта Липгард И.А., о вызове и допросе специалиста Матвеева А.Г., судом апелляционной инстанции отклонены на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ. Судом не установлено объективных причин, препятствующих заявить ходатайство о допросе специалиста Матвеева А.Г. в суде первой инстанции заблаговременно, ответчик имел возможность обеспечить явку специалиста с учетом длительности рассмотрения настоящего дела, таким образом, ходатайство правомерно отклонено судом первой инстанции. При этом суд учитывает, что заключение Матвеева А.Г. в письменной форме имеется в материалах дела, необходимости заслушивания устных пояснений специалиста судом не установлено. Ходатайство о вызове и допросе эксперта Липгард И.А. было рассмотрено судом первой инстанции и правомерно отклонено, поскольку в рамках настоящего дела уже был допрошен один из экспертов, составивших заключение №1/Ю-СЛО/14 (эксперты Липгарт И.А., Иваницкий А.В.), кроме того, допрос данного эксперта исходя из обстоятельств настоящего дела являлся нецелесообразным с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам на наличие существенных недостатков данного экспертного заключения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

В силу ч. 2.1 ст. 289 АПК РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, вПостановлении от 28.08.2015 года указал, в том числе, следующее.

Из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

При этом Кодекс не придает правовое значение соответствию (несоответствию) продукта ответчика техническим стандартам, а также тому, каким образом (намеренно либо случайно) тот или иной признак оказывается в продукте или способе - достаточным для признания изобретения использованным является само наличие признака, наряду с другими существенными признаками изобретения, в упомянутых продукте, способе.

Отнесение элементов, содержащихся в формулах изобретений по патентам истца, к примесям, является отступлением от содержания данных формул.

С учетом этого суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции, основываясь на результатах экспертизы, проведенной Липгард И.А. и Иваницким А.В., приходя к выводу о неиспользовании изобретений по патентам Российской Федерации N 2270268 и N 2270269 в продуктах ответчика, неправомерно исходили из того, что элементы "вольфрам" и "молибден" являются примесями, остаточными компонентами, присутствие которых в стали случайно.

Кроме того, суды, ошибочно придавая правовое значение случайному характеру происхождения названных элементов в спорном продукте ответчика, не оценили доводы истца, опровергавшего обоснованность самих выводов о случайном происхождении этих элементов в стали и отнесении их к разряду примесей.

Как следует из постановления суда апелляционной инстанции, суд учел содержательную часть заключения экспертов Липгард И.А. и Иваницкого А.В. (страница 25), где отмечено, что в исследуемой стали прутков Ш17,4 мм и Ш20,3 мм содержание молибдена равно 0,027% и 0,08%, соответственно, содержание вольфрама - 0,007 в обоих прутках, содержание титана 0,004% в обоих прутках, содержание ванадия 0,027 и 0,030 соответственно. По мнению суда апелляционной инстанции, основанному на приведенных выше выводах названной экспертизы, из текста ГОСТ 5632 следует, что при указанном содержании молибдена и вольфрама, а также титана и ванадия, они являются остаточными элементами, т.е. примесями, а не легирующими элементами.

Между тем истец в апелляционной жалобе, опровергая данный вывод, указывал, что указанный ГОСТ не распространяется на марки стали ХМ-12 и 630, обратив также внимание суда апелляционной инстанции на признание экспертом Иваницким А.В. данного обстоятельства в судебном заседании суда первой инстанции 28.10.2014.

Суд апелляционной инстанции не дал оценку вышеназванному доводу истца, ограничившись ссылкой на недоказанность им того, что изготавливаемая по соответствующим стандартам сталь по своему составу кроме основных легирующих элементов не может содержать получаемых в ходе плавки неконтролируемых примесей, в том числе, таких, как вольфрам и молибден.

Кроме того, согласившись с выводом экспертов о случайном происхождении молибдена и вольфрама в стали, суды не дали оценку противоположному выводу, содержащемуся в заключении Жданова А.В., указавшего на отсутствие технологических препятствий для контроля количества и сочетания легирующих элементов, поскольку возможен подбор материалов с содержанием "Mb+3W менее 0,05%".

Наряду с изложенным, суды неправомерно приняли во внимание выводы экспертов Липгард И.А. и Иваницкого А.В., которыми ставится под сомнение существенность признаков независимого пункта 1 формулы изобретения и промышленная применимость изобретений.

Учитывая правовую позицию, содержащуюся в пункте 62 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении судами дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам находит обоснованным, соответствующим материалам дела, довод заявителя кассационной жалобы о том, что в экспертном заключении Липгард И.А. и Иваницкого А.В. не усматривается анализа содержащегося в формулах указанных изобретений сочетания химических элементов. Соответственно, в обжалуемых судебных актах такой анализ применительно к спорным продуктам ответчика также отсутствует.

Суд кассационной инстанции полагает, что допущенные судами нарушения привели или могли привести к неверной оценке достоверности экспертизы, проведенной экспертами Липгард И.А. и Иваницким А.В., на результатах которой суды преимущественно основывали свои выводы в обжалуемых судебных актах.

С учетом того, что в деле имеются другие экспертные заключения, содержащие выводы об использовании ответчиком изобретений истца, названные нарушения могли привести к принятию неправильного решения, постановления.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, при повторном рассмотрении дела суд первой инстанции учел вышеприведенные указания суда кассационной инстанции.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из обоснованности заявленных требований, доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционных жалоб, отзывов на жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта. Выводы суда первой инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и положениям действующего законодательства.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, ЗАО «ИОМЗ» (далее истец) производит прутки для погружных электронасосов для добычи нефти, является патентообладателем: 1) патента на полезную модель «Изделие из стали» № 45998 по заявке № 2005102260, приоритет полезной модели - 01.02.2005; зарегистрировано в реестре полезных моделей Российской Федерации 10.06.2005; 2) патента на изобретение «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее» № 2270268 по заявке № 2005102261, приоритет изобретения - 01.02.2005; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.02.2006; 3) патента на изобретение «Сталь, изделие из стали и способ его изготовления» № 2270269 по заявке № 2005102263, приоритет изобретения - 01.02.2005; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20.02.2006.

Ссылаясь на то, что в период ноябрь 2009 года и февраль 2010 года ООО «Каури» был организован и осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации (предположительно из Германии) и ввод в гражданский оборот металлопродукции из нержавеющей стали марки ХМ-12, состав которой охраняется патентами на изобретения №№ 2270268, 2270269, неправомерно увеличивает на рынке коммерческое предложение таких изделий, в результате чего ответчиком, по мнению истца, нарушены права на результаты интеллектуальной деятельности (статьи 1229, 1345, 1358Гражданского кодекса Российской Федерации), истцом понесены убытки в виде упущенной выгоды, недополученных доходов, которые истец получил бы, если бы его право не было нарушено ответчиком в результате незаконного использования патентных прав, ЗАО «ИОМЗ» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 8394859 руб. 27 коп. убытков, запрещении ответчику ввозить на территорию Российской Федерации, изготавливать и заключать договоры в целях изготовления, а также применять, совершать предложения к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, признаки которого приведены в независимых пунктах патентов RU2270268, RU2270269.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик указывает, что марка стали ХМ-12 включена Американским институтом черной металлургии в стандарт ASTMА 564/А 564 М с 1966 года. Данный стандарт «Спецификация стандарта на горячекатаный и холоднотянутый сортопрокат и профили из дисперсионно твердеющей, нержавеющей и жаропрочной стали» регламентирует требования к различным маркам стали, в том числе стали марки ХМ-12 имеет с 1966 года стандартизированный химический состав, определенный Американским институтом черной металлургии (ASTM) в стандарте ASTMА 564/А 564 М и ASTMА 484/А484М. ООО «Каури» не является производителем металлопродукции, а заказывает металлопродукцию в Германии, в том числе для изготовления изделий по собственным патентам. Ответчик получил лицензию на право использования международного стандарта и применение марки стали ХМ-12. Производителями металлопродукции являются немецкая фирма «BGHEdelstahlFreitalGmbH» и российская компания ОАО «Ижсталь». Указанный стандарт и в частности марка стали ХМ-12 известны в мире с 1966 года, задолго до даты приоритета изобретений истца, соответственно, имеют право на независимое существование и по содержанию химических элементов в сплаве не могут соответствовать сталям по патентам истца. Изготовление и использование стали марки ХМ-12 по известному и общеупотребительному стандарту может быть правомерно осуществлено любым производителем на территории Российской Федерации. Патенты истца не могут поглощать известные технические решения, которые имели место открытого использования, в противном случае, изобретения истца не отвечали бы условию патентоспособности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результатинтеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно абзацу 1 пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 этой статьи.

Таким образом, из нормы пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что для установления использования изобретения необходимо сопоставить каждый признак изобретения, полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы, с признаками, выявленными в продукте (способе) предполагаемого нарушителя исключительного права.

Из материалов дела (накладной №30331 от 27.05.2007, сертификата, договора №21720572 от 08.02.2007, писем ОАО «Ижсталь» от 16.07.10, от 16.08.10, плавильных карт) следует, что с мая 2007 по июнь 2010 года ОАО «Ижсталь» по заказу ООО «Каури» производило изготовление стали марки ХМ-12, марки 630 и ее дальнейшую продажу ответчику.

Объем изготовленной и поставленной продукции (стали марки ХМ-12 и марки 630) подтвержден справкой «о поставке металлопродукции по заказам ООО «Каури» с мая 2007 по июнь 2010 года».

Помимо этого, между фирмой BGHEdelstahlFreitalGmbH(Германия) как продавцом и ООО «Каури» как покупателем заключен контракт №11/09 от 31.08.2009, предметом которого является изготовление и поставка металлопродукции.

В ноябре 2009 и феврале 2010 ООО «Каури» организовало ввоз на территорию Российской Федерации от немецкой фирмы BGHEdelstahlFreitalGmbHпродукцию - прутки из коррозионной стали марки ХМ-12, что подтверждено имеющимися в материалах дела накладными (т.2, л.д. 5054,76-79).

Изготовление фирмой BGHEdelstahlFreitalGmbHпрутков из коррозионной стали производилось в соответствии с техническими требованиями ООО «Каури» (т. 3, л.д. 73-83).

17.03.2010 Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД по Удмуртской Республике в ходе осмотра произвело изъятие у ООО «Каури» образцов стальных прутков диаметром 17,4 мм и 20,3 мм, направленных для проведения экспертизы, назначенной определением суда от 06.08.2010.

В результате проведенной Испытательным центром «Металлтест» ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» экспертизы, в протоколе №968/4- 2010 (т. 2, л.д. 127) в изъятых у ООО «Каури» образцах продукции определен состав и массовая доля химических элементов.

Помимо этого, в ходе экспертизы, проведенной 18.02.2011 на основании определения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 10.12.2010, на исследование эксперту Котициной Е.А. были представлены копия патента на изобретение №2270268, технические условия (ТУ 14-155872010) - прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионностойкой стали марок ХМ-12, 03Х12АН6М, 03Х14Н7В, 20Х12АГ1,разработаны ООО «Каури», приложение №1 химический состав металла плавок №1Т3732 (марка ХМ-12) и №1Т9070) (марка 630).

В своих выводах по результатам проведенной экспертизы эксперт Котицина Е.А. указала на то, что в валах погружных насосов, произведенных ООО «Каури» не использован каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 «Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее», либо признак, эквивалентный ему.

В описательной части данного заключения эксперт пришел к выводу о неиспользовании признака Молибден + 3 вольфрам, поскольку данный признак характеризует использование в изобретении одной части молибдена на три части вольфрама, в сумме используемых в изобретении в массовом соотношении 0,05/4,5%, в то время как в рассматриваемой плавке иное соотношение указанных элементов, а именно количество молибдена практически равно количеству вольфрама.

По результатам экспертизы, назначенной определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 25.05.2011 эксперт Григорьева Т.В. (т. 4, л.д.135) при ответе на поставленные вопросы указала, что в химическом составе образца №1 диаметром 17,4 мм, указанном в Протоколе от 26.01.2011 №45/4-2011, прилагаемом к Экспертному заключению ООО «Металлтест» от 11.02.2011№ИЦ/15 не использован один из признаков независимого п. 1 формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269.

В описательной части данного заключения эксперта № 3543/Ц от 28.07.2011экспертом сделан вывод о расхождении между граничным значением содержания (Мо+3W) из формулы изобретения и фактически измеренным соотношением. Такое небольшое расхождение вполне может оказаться в пределах погрешности определения массовых долей содержания Мо и W.

По результатам исследования другого представленного на экспертизу образца стали, экспертом сделан вывод о том, что в химическом составе образца №2 диаметром 20,3мм, указанном в протоколе от 26.01.2011 №45/4- 2011, прилагаемом к Экспертному заключению ООО «Металлтест» №ИЦ/15 использованы все признаки независимого п. 1 формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269.

Помимо этого, дан отрицательный ответ на вопрос о соответствии химического состава сплавов, указанных в первых пунктах формул изобретений по патентам №2270268 и №2270269 к химическому составу сплавов, зарегистрированных в стандартах ASTMА 564/А 564М-92а, ASTMА484/А484М-05а, а именно, марок, в числе которых указаны марки ХМ-12; 630.

По результатам проведенной повторной экспертизы, назначенной определением суда от 16.09.2011, экспертом Григорьевой Т.В. сделан вывод о том, что в образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 соответственно использованы все признаки первого (независимого) пункта изобретения по патенту №2270268.

Отмечено, что при проведении сопоставительного анализа не требовалось применения теории эквивалентов, т.к. все исследуемые признаки формулы изобретения либо используются в образцах изделия, представленных на экспертизу, либо попадают в пределы, указанные в формуле изобретения.

Таким образом, из приведенного в таблице сравнительного анализа признаков изобретения по патенту №2270268 и образцах сталей марок ХМ - 12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 следует, что образцы изделий содержат каждый признак изобретения, приведенный в 1 (независимом пункте) формулы изобретения.

Заключение эксперта №3748/Ц от 10.11.2011, является надлежащим доказательством по делу, подтверждающим факт использования в изъятых у ООО «Каури» образцах сталей марок ХМ-12 и 630 плавок №№1Т3732 и 1Т9070 всех признаков первого (независимого) пункта формулы изобретения по патенту №2270268, а также факт использования в химическом составе коррозионно - стойкой стали, применяемой в изделиях ООО «Каури» каждого признака независимого пункта формулы изобретения по патенту №2270268 с датой приоритета 01.02.2005.

При этом согласно заключению специалиста Байковской Е.Э. по установлению факта использования/неиспользования каждого признака приведенного в первых независимых пунктах формул изобретений, охраняемых патентом №2270268 и №2270269 в химическом составе коррозионно-стойкой стали марок 630 и ХМ-12 (т.25 л.д. 38-65) установлено, что каждый признак изобретения, приведенный в первом независимом пункте формулы патента №2270268, либо признак эквивалентный ему, использован в химическом составе коррозионно-стойкой стали марок 630 и ХМ-12, применяемой в изделиях ООО «Каури» (по плавильным картам плавок 1Т9070 и 1Т3732 ОАО «Ижсталь») и образцах стальных прутков диаметром 17,4 и 20,3 производства BGHГермания (согласно протоколу №45/4-2011 от 26.01.2011). Каждый признак изобретения, приведенный в первом независимом пункте формулы патента №2270269, либо признак эквивалентный ему, использован в химическом составе коррозионно-стойкой стали, применяемой в образцах стальных прутков диаметром 17,4 и 20,3 производства BGHГермания (согласно протоколу №45/4-2011 от 26.01.2011).

Поскольку использование такой формулы в изъятых у ООО «Каури» образцах подтверждено заключением эксперта №3748/Ц от 10.11.2011, факт нарушения исключительного права нашел подтверждение материалами дела, в том числе косвенно письмом ОАО «Ижсталь» №ДС/119 от 09.02.2007, в котором общество сообщило ООО «Каури» о том, что в связи с наличием патента у ЗАО «ИОМЗ», распространяющегося на марку ХМ-12, ОАО «Ижсталь» отказывает в производстве металлопроката указанной марки в соответствии со спецификацией №167200070201, следует признать доказанным нарушение ООО «Каури» патентных прав ЗАО «ИОМЗ».

В силу подпункту 3 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Право патентообладателя на возмещение убытков было также предусмотрено пунктом 2 статьи 14 Патентного закона Российской Федерации, действовавшего до января 2008 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб) и неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его правоне было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

Поскольку ответчик использовал запатентованную формулу истца для производства реализуемой им стали без заключения лицензионного договора, требование истца о взыскании с ответчика убытков (упущенной выгоды) является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Как следует из пояснений к расчету величины ущерба ЗАО «ИОМЗ» в результате нелицензионной деятельности ООО «Каури» (т. 6, л.д. 84, 85), иных материалов дела, основой для расчета размера упущенной выгоды, послужили данные об объемах полученной ООО «Каури» продукции в мае 2007 года, августе, октябре 2008 года, ноябре 2010 года и феврале 2010 года, подтвержденные имеющимися в материалах дела накладными, а также товарными накладными, по которым ООО «Каури» получало продукцию от немецкой фирмы BGHEdelstahlFreitalGmbH.

Наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика, допустившего нарушение патентных прав истца и возникшими убытками обоснованно определено истцом в виде уменьшения в спорный период объема заказов на продукцию, изготавливаемую по технологии истца.

Согласно отчету об оценке ООО «Оценочная компания «Априори» №15- 10-269-А от 25.12.2015 года (т. 26 л.д.1-128) рыночная стоимость права требования возмещения убытков, причиненных в результате неправомерного использования результатов интеллектуальной собственности - РИД (патента №RU2270268 на изобретение «Коррозионно-стойкая сталь и изделие из нее») без заключения соглашения с правообладателем на 31.08.2010 год составила 8 394 589 руб. 27 коп.

В силу п. 5 ст. 393 ГК РФ размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства.

С учетом вышеизложенного, исковые требования правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, судом апелляционной инстанции отклоняются.

Судом апелляционной инстанции не установлено нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, влекущих за собой отмену судебного акта. Отсутствие в деле аудиозаписи судебного заседания (частично) в связи с техническим сбоем в работе оборудования, вопреки доводам жалоб, не является безусловным основанием для отмены судебного акта, указанное обстоятельство также не повлекло за собой принятия неправильного решения.

Компания BGHEdelstahlFreitalGmBHГермания надлежащим образом извещена о начале настоящего судебного процесса. В соответствии с Постановлением Пленума от 27.06.2017 N23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», при наличии в материалах дела доказательств, подтверждающих вручение иностранному лицу копии первого судебного актапо рассматриваемому делу в установленном частью 3 статьи 253 АПК РФ порядке, такое лицо считается надлежаще извещеннымпри рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет" в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ. В этом случае иностранные лица, как и участвующие в деле российские организации, граждане Российской Федерации, осуществляющие предпринимательскую деятельность, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N23. ("О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом п.37.). При этом само третье лицо о не извещении его о начавшемся судебном процессе не заявляет.

Доводы о том, что судом не дана оценка заключению судебной комплексной патентно-металловедческой экспертизы Липгарт-Иваницкий, являются необоснованными. Судом обоснованно учтены указания суда кассационной инстанции на наличие существенных недостатков данной экспертизы, что исключает ее принятие в качестве надлежащего доказательства по делу. Оценка заключению патентно-технической экспертизы Котициной Е.А. от 10.12.2010 года дана была судом первой инстанции при назначении повторной экспертизы по делу в 2010 г.

Заключение патентно-технической экспертизы эксперта Григорьевой Т.В №3748/Ц от 10.11.2011 (ОАО «Ижсталь») и № 3543/Ц от 28.07.2011 (BGH) обоснованно принято судом первой инстанции в качестве надлежащего доказательства по делу. При этом судом правомерно отклонены доводы ответчика о поручении проведения повторной экспертизы эксперту Григорьевой Т.В. ранее проводившей экспертизу на основании определения суда от 25.05.2011, поскольку из определения суда от 16.09.2011 о назначении экспертизы следует, что поводом для ее назначения послужило ходатайство истца о проведении повторной экспертизы на предмет использования признаков патента №2270268, которая ранее проводилась экспертом АНО «Центр судебных экспертиз» Котициной Е.А., основанием - наличие два экспертных заключения, содержащие различные выводы относительно химических элементов Мо и W(молибден и вольфрам), а также разъяснения патентного поверенного Федосеева А.В., принимавшего участие в регистрации патентов на судебный запрос от 19.08.2011. При этом, при назначении повторной экспертизы, порученной эксперту Григорьевой Т.В., судом в определении не указывалось на наличие противоречий в выводах данного эксперта в рамках экспертизы, проведенной 28.07.2011, либо сомнений в обоснованности ее заключения.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств. Они были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку, с которой суд апелляционной инстанции согласен. Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционных жалоб и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителей апелляционных жалоб в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 21 октября 2016 года по делу №А71-5961/2010 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Н.А. Гребенкина

Л.В. Дружинина