Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» (далее – ООО «Зингер СПБ», истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1, ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарный знак № 266060 в размере 120 000 руб. 00 коп., судебных издержек в виде почтовых расходов в общем размере 112 руб. 00 коп., расходов на фиксацию правонарушения в размере 5 000 руб. 00 коп., расходов на получение выписки из ЕГРИП – 200 руб. 00 коп. и расходов, связанных с приобретением спорного товара в размере 90 руб. 00 коп. (с учетом уточнения, принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.03.2022, принятым путем подписания резолютивной части в порядке упрощенного производства (мотивированное решение от 18 марта 2022 года) исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит изменить судебный акт, определив ко взысканию с ответчика в пользу истца сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №266060 - 8000 рублей, в возмещение расходов на приобретение спорного товара 40 рублей, в возмещение процессуальных расходов истца сумму пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

В обоснование жалобы апеллянт ссылается на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, и неверное применение норм материального права.

По мнению апеллянта, предмет представленного истцом в обоснование заявленного требования лицензионного договора от 26.02.2019 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству № 266060 с ООО «Глобал», значительно шире, объем прав, нарушение которых вменяется ответчику, существенно отличается от объема прав, переданных по лицензионному договору, а определенный истцом размер компенсации не соотносится с характером правонарушения.

По расчету ответчика, цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака тем способом, которым его использовал ответчик, и в отношении конкретного товара составляет 8 000 руб. (60000 руб. размер вознаграждения в квартал: 3 месяца: 5 классов МКТУ в отношении которых предоставлена неисключительная лицензия x 2 (использование 1 класса товарного знака) x 2) в месяц. Оспаривает апеллянт и размер взысканных с него судебных издержек на приобретение контрафактного товара.

Также ответчик считает, что истцом допущено злоупотребление процессуальным правом, выразившееся в несвоевременном предоставлении видеозаписи закупки.

В отзыве на жалобу истец опровергает доводы апеллянта, не усматривая правовых оснований для отмены решения суда, просит в удовлетворении жалобы отказать.

К отзыву на апелляционную жалобу истцом представлены дополнительные доказательства, не подлежащие приобщению к материалам дела в силу части 1 статьи 272.1 АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, о порядке и сроках рассмотрения апелляционной жалобы, извещены надлежащим образом. Апелляционная жалоба подлежит рассмотрению без проведения судебного заседания, без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, было установлено судом, ООО «Зингер СПБ» является правообладателем товарного знака № 266060 в виде словесного обозначения «ZINGER», дата регистрации 26.03.2004, дата, до которой продлен срок действия исключительного права 03.07.2030, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26, 35, 42 класса МКТУ, включающего, в том числе, неэлектрические кусачки для ногтей, наборы маникюрных инструментов (08 класс МКТУ).

В ходе закупки 22.05.2021, произведенной в торговом помещении, расположенном по адресу: <...>, истцом был установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП ФИО1 товара, обладающего техническими признаками контрафактности, — маникюрный инструмент (щипчики для загибания ресниц, класс 08 МКТУ), на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № 266060 (в виде словесного обозначения "ZINGER").

Факт реализации товара от имени ответчика подтверждается: кассовым чеком от 22.05.2021, чеком банковского терминала с указанием ответчика «ИП ФИО1» и адреса торгового помещения, выданным на общую сумму 90 руб. 00 коп., видеозаписью закупки (CD-R диск приобщен к материалам дела (ст. ст. 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ч. 2 ст. 64 АПК РФ).

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, невыполнение ответчиком требования, содержащегося в претензии, утверждая, что не передавал ответчику права на использование спорного товарного знака, в связи с чем, действия ответчика нарушают исключительные права истца на товарный знак, ООО «Зингер СПБ» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался ст. 1229, 1252, 1255, 1259, 1301, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из того, что факт незаконного использования прав на товарный знак подтвержден материалами дела.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы жалобы и возражения, изложенные в отзыве, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств, размер компенсации является обоснованным.

Факт принадлежности ООО «Зингер СПБ» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 266060, а также нарушения этого права действиями ИП ФИО1 по реализации контрафактного товара – маникюрный инструмент, установлен судом на основании оценки совокупности представленных в материалы дела доказательств, и ответчиком не оспорен (статьи 9, 65 АПК РФ).

Истцом заявлено требование о взыскании 120 000 руб. за нарушение ответчиком исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 266060.

В соответствии с нормами пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При избранном ООО «Зингер СПБ» виде компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

В обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлен лицензионный договор от 26.02.2019, заключенный 26.02.2019 между ООО «Зингер Спб» (лицензиар) и ООО «Глобал» (лицензиат), согласно которому истец предоставил ООО «Глобал» на срок действия договора неисключительную лицензию на территории Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам № 266006, зарегистрированного 26.03.2004, в отношении товаров 06, 08, 14, 21, 26 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно п. 1.3 договора лиценциат вправе использовать товарный знак на всей территории РФ любым способом по своему усмотрению, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежеквартальное вознаграждение в размере 60 000 руб. 00 коп. (п. 2.1).

Таким образом, размер компенсации определен на основании цены, указанной в названном договоре (пункт 2.1), которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанный договор от 26.02.2019 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен.

Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 26.02.2019, истец оценил размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 266060 в 120 000 руб. = 60 000 руб. x 2 (двукратный размер стоимости права использования).

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 АПК РФ.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П и 24 июля 2020 г. № 40-П).

В лицензионном договоре от 26.02.2019 вознаграждение установлено в фиксированном размере и не дифференцируется по способам использования товарного знака и по классам МКТУ, данные о том, как определяется именно такой размер вознаграждения, в лицензионном договоре от 26.02.2019 отсутствуют, в связи с чем в обычных условиях способы и классы товаров должны оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом лицензиару вознаграждения.

В соответствии с пунктом 4.1 договор действует с даты подписания сторонами и до 01.11.2021, а согласно пункту 2.1 лицензиат обязуется уплачивать ежеквартальное вознаграждение за использование товарного знака № 266006 в размере 60 000 руб., включая НДС 20%.

Иных доказательств в подтверждение стоимости права использования товарного знака при сравнимых обстоятельствах сторонами не представлено.

Ответчиком в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не представлены.

С учетом изложенного, установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель, осуществлено судом на основании лицензионного договора на использование товарного знака от 26.02.2019 правомерно.

Иного заявителем жалобы не доказано.

Такой размер компенсации определен в соответствии с действующим законодательством и позволяет адекватным образом восстановить имущественное положение ООО «Зингер СПБ», пострадавшего от нарушения – ответчика, его исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 266060.

Оснований для признания вышеуказанных выводов суда первой инстанции незаконными и необоснованными, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства рассматриваемого дела, объем представленных сторонами доказательств, апелляционный суд исходит из того, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака № 266060 в размере 120 000 руб. по факту реализации товара стоимостью 50 руб., является необходимой и достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

В отсутствие доказательств, подтверждающих обоснованность заявления ответчика о снижении размера компенсации, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил иск в полном объеме.

Апелляционный суд не усматривает также оснований для вывода о злоупотреблении истцом процессуальными правами.

Вместе с чем, довод о необоснованном отнесении на ответчика судебных расходов по приобретению контрафактного товара в размере 90 руб., в то время, как за спорный товар истцом ответчику уплачено 50 руб. (второй товар в чеке – жидкое мыло стоимостью 40 руб.), является обоснованным, в связи с чем решение суда в указанной части следует изменить на основании пункта 1 части 1 статьи 270 АПК РФ.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 270, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 марта 2022 года, принятое путем подписания резолютивной части в порядке упрощенного производства (мотивированное решение от 18 марта 2022 года) по делу № А60-69585/2021 изменить в части судебных расходов, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 120 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060, 2 000 руб. 00 коп. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску, 50 руб. 00 коп. - в возмещение расходов на приобретение спорного товара, 5 000 руб. 00 коп. - в возмещение расходов на фиксацию правонарушения, 200 руб. 00 коп. - в возмещение расходов на получение выписки из ЕГРИП, 112 руб. 00 коп. - почтовых расходов.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 2 600 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 000 руб. 00 коп. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного
производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Судья

М.В. Бородулина