Гражданский кодекс часть 1

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Сентюриной И.Г., судей Афанасьевой Е.И. и Волковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Федосеевой Ю.А., в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Орион» на решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.12.2016 по делу № А54-5103/2015 (судья Ивашнина И.С.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «Спецнефтепродукт» (<...>, пом. Н4; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (<...>, пом. Н10, офис 228,ОГРН <***>) третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Р-Транс» (<...>, лит. Г; ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Нефтеторг» (Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, автодорога Рязань-Клепики 11 км, д. 6, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 1 000 000 рублей, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Спецнефтепродукт" (далее - ООО "Спецнефтепродукт", истец) обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Орион" (далее по тексту ООО «Орион», ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" по свидетельству №453453 в сумме 100 000 руб.

Определением суда от 04.09.2015 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 28.10.2015 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 03.12.2015 к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Р-Транс", общество с ограниченной ответственностью "Нефтеторг".

В последующем истец в соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации увеличил исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак до суммы 1 000 000 руб.

Увеличение исковых требований судом области принято, поскольку не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 29.12.2016 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Орион» обратилось с жалобой о его отмене и принятии нового судебного акта об отказе заявленных требований. В обоснование своей позиции ответчик указал, что между ООО «P-Транс» и ООО «Спецнефтепродукт» был заключен лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству №453453 сроком до 2020г., а с арендаторами автозаправочного комплекса (ООО «Нефтеторг» и ООО «Орион») был осуществлён обмен письмами, из которых следует, что ООО «Спецнефтепродукт» даёт свое согласие на использование товарного знака на указанной АЗС. По мнению заявителя жалобы, вышеуказанные действия правообладателя по заключению лицензионного договора, обмену письмами, содержащими согласие на использование товарного знака, а также поставка в течение длительного периода нефтепродуктов на спорную АЗС свидетельствуют о наличии со стороны правообладателя согласия на использование спорного обозначения сроком, как минимум, до истечения срока действия договора поставки и, как максимум, до окончания срока действия лицензионного договора. Кроме того, истец не мог не знать, что на АЗС используется принадлежащее ему обозначение с сентября 2014г., однако требование о запрете использования товарного знака направил ответчику только 25.02.2015г. Таким образом, заявитель жалобы полагает, что обжалуемое решение принято без учета характера и обстоятельств допущенного нарушения, степени вины ответчика в незаконном использовании товарного знака истца и необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон.

ООО "Спецнефтепродукт" представлены возражения относительно доводов апелляционной жалобы, вместе с документами, подтверждающими возражения относительно доводов жалобы в соответствии с п.1 ст. 262Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту Кодекс).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в порядке статьи 123 Кодекса. Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Кодекса.

Изучив доводы апелляционной жалобы и представленные возражения, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом области и усматривается из материалов дела,общество с ограниченной ответственностью "Спецнефтепродукт" является правообладателем товарного знака по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 453453 с датой приоритета от 20.07.2010, срок действия регистрации до 20.07.2020, заявка № 2010723436, представляющего собой комбинированное изображение, включающее изобразительный элемент (графическое решение буквенного элемента "СНП", состоящего из стилизованной буквы "С" красного цвета, образованной расширяющейся книзу полосой с горизонтальным участком в верхней части буквы и закруглением верхнего края полосы в нижней части буквы; выше расположены совмещенные буквы "Н" и "П" синего цвета, образованные тремя параллельными, слегка наклонными полосами с закруглением нижнего левого края и горизонтальными полосами, образующими перекладины букв, не доходящие до левой полосы; перекладина буквы "Н" расположена на одном уровне с горизонтальным участком буквы "С; справа от нижнего края буквы "С" расположены три капли черного цвета, вершины которых касаются правого нижнего края параллельных полос, образующих буквы "Н" и "П") и словесный элемент "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" (расположен под изобразительным элементом, первая буква "С" выполнена стилизованной, аналогично букве "С" в изобразительном элементе; остальная часть слова выполнена стандартным шрифтом курсивом строчными буквами, буквы "СПЕЦ" - красного цвета, буквы "НЕФТЕ" - черного цвета, буквы "ПРОДУКТ" - синего цвета), в отношении товаров 09, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л.д. 11-13, т. 4 л.д. 43-45).

Письмом за исх. №57 от 25.02.2015 ООО "Спецнефтепродукт" уведомило ООО "Орион" о незаконности использования при осуществлении деятельности на автозаправочной станции, расположенной по адресу: Рязанская область, Рязанский район, пос. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, д. 6, товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ", правообладателем которого является ООО "Спецнефтепродукт", и потребовало незамедлительно прекратить размещение, демонстрацию и упоминание товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ", в том числе на вывесках, на пластиковых картах, на документах, в рекламе, в сети "Интернет" при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и т.д. При этом истец указал, что в случае, если нарушение прав ООО "Спецнефтепродукт" не прекратится после 01 марта 2015 года, он будет вынужден обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы и в Арбитражный суд Рязанской области (т. 1 л.д. 14). Данное письмо получено ООО "Орион" 26.02.2015, что подтверждается материалами дела (т. 1 л.д. 15-16) и не оспаривается ответчиком.

10 марта 2015 года ООО "Спецнефтепродукт" обратилось в ОМВД России по Рязанскому району с заявлением о привлечении ООО "Р-Транс", ООО "Орион", ООО "Нефтеторг" к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а руководителей указанных организаций к уголовной ответственности по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (т. 1 л.д. 17-18, талон-уведомление - т. 1 л.д. 19).

В ходе проверки указанного заявления органом внутренних дел 16.04.2015 был составлен акт проверочной закупки, а именно был установлен факт реализации за наличный расчет Обществом "Орион" на автозаправочной станции "Спецнефтепродукт" бензина АИ-92 по цене 31 руб. 60 коп. за литр (т. 1 л.д. 20, кассовый чек - т. 1 л.д. 111).

Также 16 апреля 2015 года составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому объектом осмотра являлся участок местности, расположенный по адресу: автодорога Рязань-Клепики, 11 км, д. 6, на котором находится автозаправочная станция. Перед въездом на вышеуказанный участок местности находится информационное табло с ценами на топливо, на верхней части табло нанесено изображение товарного знака, визуально идентичного с товарным знаком, принадлежащим ООО "Спецнефтепродукт". При въезде на территорию АЗС слева расположены три флага: на одном из них находится надпись "Forsage", на двух флагах нанесено изображение, идентичное с товарным знаком ООО "Спецнефтепродукт". На территории АЗС располагается одноэтажное здание торгового помещения, площадью около 200 кв.м Снаружи здание серого и синего цвета. Над входом в торговое помещение располагается изображение, визуально идентичное с торговым знаком, принадлежащим ООО "Спецнефтепродукт". С правой от входа части здания, на верхнем фасаде расположено изображение, визуально идентичное с торговым знаком, принадлежащим ООО "Спецнефтепродукт". Внутри торгового помещения располагаются стеллажи с продукцией, различной по наименованию и цене. Прямо от входа располагаются кассы. С права от входа располагается стеллаж, на котором нанесено изображение, идентичное с изображением товарного знака ООО "Спецнефтепродукт". Кроме того, к зданию торгового помещения примыкает навесная конструкция, под навесом которой находятся автозаправочные колонки (4 шт.). На фасаде навесной конструкции, посередине, располагаются изображения, визуально идентичные с изображением товарного знака, принадлежащего ООО "Спецнефтепродукт". Над каждой автозаправочной колонкой располагается аналогичный знак (изображение). В торговом помещении с правой от входа стороны располагаются информационные бюллетени, среди которых имеются уставы ООО "Орион" и ООО "Нефтеторг", а также свидетельства ИНН вышеуказанных организаций.

Протокол осмотра составлен в присутствии понятых и с участием администратора АЗС ФИО1 При осмотре использовалась фотокамера мобильного телефона. Каких-либо заявлений от участвующих в осмотре лиц не поступало (т. 1 л.д. 139-142).

Также в ходе проверки заявления ООО "Спецнефтепродукт" была проведена экспертиза с целью проведения сравнительного исследования товарного знака ООО "Спецнефтепродукт" с товарным знаком, представленным на фотографиях. Проведение экспертизы было поручено Рязанской торгово-промышленной палате.

Согласно заключению специалиста от 20.04.2015 №246/15 (т. 1 л.д. 21-36) товарные знаки, изображенные на фотографиях, тождественны товарному знаку по свидетельству РФ №453453.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области от 02.07.2015 по делу № 2498 действия ООО "Орион", выразившиеся в использовании в оформлении АЗС, расположенной по адресу: Рязанская область, Рязанский район, пос. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, д. 6, товарного знака №453453, принадлежащего ООО "Спецнефтепродукт", признаны противоречащими требованиям пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" (т. 1 л.д. 46 - 57). ООО "Орион" выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Ссылаясь на то, что после этого незаконное использование ответчиком товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" не было прекращено, имеет длительный, умышленный и злонамеренный характер, чем нарушаются исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности (товарный знак), общество несет убытки, причиняется вред деловой репутации, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд области правомерно исходил из следующего.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой исключительных прав, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В силу положений пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, в том числе, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Единственное исключение, когда законодателем разрешено использовать товарный знак без согласия правообладателя содержится в статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно статье 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

Согласно части 1 статьи 65 Кодекса каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из приведенных норм права, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу исключительного права на средство индивидуализации товаров и услуг и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Факт принадлежности обществу с ограниченной ответственностью "Спецнефтепродукт" исключительного права на товарный знак по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 453453 с датой приоритета от 20.07.2010, срок действия регистрации до 20.07.2020, заявка № 2010723436, в отношении товаров 09, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается (т. 1 л.д. 11-13, т. 4 л.д. 43-45).

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

- 09 - карточки идентификационные магнитные; смарт-карты; чиповые карты; карты со штрих-кодом, включенные в 09 класс; карты с магнитным кодом;

- 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат торговых автоматов; распространение образцов; сбор информации по компьютерным базам данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), включая услуги розничной и оптовой продажи;

- 37 - восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха.

Следовательно, правовой охране подлежит товарный знак "Спецнефтепродукт", в том числе и в отношении продвижения товаров для третьих лиц.

Судом области правомерно отражено, что согласно имеющейся в материалах дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Орион" (т. 1 л.д. 91-94) основным видом деятельности ответчика является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

Материалами дела подтверждается, что ООО "Орион" при осуществлении деятельности на АЗС, расположенной по адресу: Рязанская область, Рязанский район, автодорога Рязань-Клепики, 11 км, д. 6, за наличный расчет реализовало топливо АИ-92 в объеме 1 литр на сумму 31 руб. 60 коп., что подтверждается кассовым чеком от 16.04.2015 (т. 1 л.д. 111).

Данный факт установлен в ходе проверочной закупки, проводившейся органом внутренних дел и оформленной актом от 16.04.2015 (т. 2 л.д. 20).

В кассовом чеке имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 16.04.15 12:29 №9361 ПРОДАЖА АИ-92 Бен неэтил ЭКп кл5 (1 ТРК) 1.000000 х 31.60 ИТОГ 31.60 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 91-94).

Кроме того, обществом "Орион" была произведена реализация топлива по кассовым чекам:

от 10.03.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Дисконтные карты Карта №1000/00000000000006726003 ККМ 00085538 ИНН <***> 10.03.15 №6663 ПРОДАЖА АИ-95 Бен неэтил ЭКп кл5 (1 ТРК) 6,160000 х 32.49 ИТОГ 200.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 2 л.д. 73),

от 15.04.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 15.04.15 18:59 №9146 ПРОДАЖА АИ-95 For Бен неэтил ЭКп кл5 (2 ТРК) 6,330000 х 31.60 ИТОГ 200.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 37),

от 28.04.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 28.04.15 14:10 №4429 ПРОДАЖА АИ-95 Бен неэтил ЭКп кл5 (3 ТРК) 2,930000 х 34.20 ИТОГ 100.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 38),

от 28.04.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 28.04.15 18:31 №4562 ПРОДАЖА АИ-95 Бен неэтил ЭКп кл5 (1 ТРК) 5.850000 х 34.20 ИТОГ 200.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 39),

от 13.05.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 13.05.15 08:29 №1007 ПРОДАЖА АИ-95 Бен неэтил ЭКп кл5 (4 ТРК) 5.850000 х 34.20 ИТОГ 200.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 40),

от 18.06.2015, в котором имеется следующая информация: "ООО ОРИОН НЕФТЕПРОДУКТЫ АЗС Наличный расчет ККМ 00085538 ИНН <***> 18.06.15 10:04 №7080 ПРОДАЖА АИ-95 Бен неэтил ЭКп кл5 (1 ТРК) 5.640000 х 35.50 ИТОГ 200.00 ЭКЛЗ 1990899761" (т. 1 л.д. 73),

Отраженный в кассовых чеках ИНН <***> совпадает с ИНН ответчика, указанным в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ответчика (т. 1 л.д. 91-94).

При этом согласно представленной Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Рязанской области карточке регистрации контрольно-кассовой техники №8275 ККМ с заводским номером 00085538 принадлежит ООО "Орион", зарегистрирована 30.09.2014 и установлена по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, 6, АЗС. С учета в налоговом органе не снята (т. 1 л.д. 151-154).

Достоверность представленных доказательств в порядке статьи 161 Кодекса ответчиком не оспорена.

Заключением специалиста от 20.04.2015 №246/15, составленным на основании фотографий, сделанных в ходе осмотра места происшествия 16.04.2015 (т. 1 л.д. 21 -36, т. 5 л.д. 17-27), установлено, что изображения на спорной АЗС тождественны и сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №453453, использованы для оказания услуг, заявленных в регистрации товарного знака, исключительным правом использования которого обладает ООО "Спецнефтепродукт".

В рассматриваемой ситуации ввод в хозяйственный оборот какого-либо товара с товарным знаком "Спецнефтепродукт" не происходит, однако, осуществление деятельности по реализации ГСМ с использованием вывесок с изображением товарного знака "Спецнефтепродукт" направлено на привлечение неопределенного круга лиц и выработки у потенциальных потребителей представления об оказании услуг и реализации товаров по качеству и потребительским свойствам, соответствующим торговой марке "Спецнефтепродукт".

На момент осуществления контрольных мероприятий у ООО "Орион" отсутствовало какое-либо разрешение на использование спорного товарного знака. Письмом от 25.02.2015 исх. №57 (т. 1 л.д. 14) ООО "Спецнефтепродукт" запретило ООО "Орион" использовать зарегистрированный товарный знак. Доказательства согласия ООО "Спецнефтепродукт" на использование товарного знака со стороны ООО "Орион" в материалы дела не представлены.

Суд области обоснованно отразил, что представитель ответчика неоднократно указывал, что в рассматриваемый период на спорной АЗС предпринимательскую деятельность осуществляли три юридических лица - ООО "Р-Транс", ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион".

Вместе с мет, суд области верно отразил, чтоАрбитражным судом Рязанской области рассмотрено дело №А54-4857/2015 по иску общества с ограниченной ответственностью "Спецнефтепродукт" (г. Рязань; ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Нефтеторг" (Рязанская область, Рязанский район, п. Варские; ОГРН <***>), при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Р-Транс" (г. Рязань; ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Орион" (г. Рязань; ОГРН <***>), о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №453453 в сумме 3 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 01.04.2016 по делу №А54- 4857/2015 (т. 5 л.д 128-132), оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2016 (т. 7 л.д. 6-33), исковые требования удовлетворены.

Указанным решением установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Нефтеторг" с 01.03.2015 и как минимум по 10.08.2015 незаконно использовало товарный знак по свидетельству №453453, правообладателем которого является ООО "Спецнефтепродукт", путем осуществления деятельности по реализации топлива на АЗС, расположенной по адресу: Рязанская область, Рязанский район, автодорога Рязань-Клепики, 11 км, д. 6. При этом установлен факт оформлении спорной АЗС в указанный период изображениями, тождественными и сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №453453, и их использования для оказания услуг, заявленных в регистрации товарного знака, исключительным правом использования которого обладает ООО "Спецнефтепродукт".

Ранее обстоятельства незаконного использования обществом "Нефтеторг" товарного знака по свидетельству №453453, правообладателем которого является ООО "Спецнефтепродукт", установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Рязанской области от 14.10.2015 по делу №А54-3804/2015 по заявлению Прокурора Рязанского района Рязанской области (г. Рязань) к обществу с ограниченной ответственностью "Нефтеторг" (ОГРН <***>, Рязанская область, Рязанский район, п. Варские), третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - общество с ограниченной ответственностью "Спецнефтепродукт" (г. Москва), общество с ограниченной ответственностью "Р-Транс" (г. Рязань), общество с ограниченной ответственностью "Орион" (г. Рязань), о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно части 1 статьи 16 Кодекса, вступившие в законную силу судебные акты Арбитражного суда, являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Кодекса обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом Арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении Арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, если судебный акт не изменен и не отменен.

Решения Арбитражного суда Рязанской области от 01.04.2016 по делу № А54-4857/2015 и от 14.10.2015 по делу №А54-3804/2015 вступили в законную силу, при рассмотрении указанных дел принимали участие те же лица, что и при рассмотрении данного спора, в связи с чем в соответствии с частью 2 статьи 69 Кодекса установленные указанным судебным актом обстоятельства не подлежат дополнительному доказыванию по настоящему делу и имеют преюдициальное значение для настоящего дела.

При таких обстоятельствах суд области правильно пришел к выводу о доказанности факта незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству № 453453, правообладателем которого является ООО "Спецнефтепродукт".

Кроме того, суд области правомерно отразил, что факт осуществления ООО "Орион" предпринимательской деятельности на АЗС по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, 6 подтверждается договором на оказание услуг по инкассации наличных денег от 18.09.2014, заключенным ООО "Орион" (клиент) с Прио-Внешторгбанком (ОАО) (Банк), по условиям которого Банк принял на себя обязательство по организации работ по сбору наличных денег клиента, доставке их в Банк для последующего пересчета и зачисления на расчетный счет клиента №<***>, открытый в (ОАО) Прио-Внешторгбанке (т. 6 л.д. 67-68). Согласно приложению №1 к указанному договору наименование и адрес размещения объекта обслуживания: ООО "Орион", АЗС, Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, д. 6 (т. 6 л.д. 69). Данный договор был расторгнут по соглашению сторон 19.08.2015 (т. 6 л.д. 71).

Таким образом, факт нарушения ООО "Нефтеторг" исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) №453453, принадлежащих истцу, правильно установлен судом области и подтвержден материалами дела.

Согласно пункту 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности предусмотрены статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, и включают в себя, помимо прочего, возможность предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Кодекса имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд правомерно пришел к выводу о том, что ответчик не представил доказательств, опровергающих факт совершения им действий, нарушающих исключительные права истца, равно как и доказательств, подтверждающих наличие у него права на использование после 01.03.2015 товарного знака, принадлежащего истцу.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в целом и, руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяет ее в размере 1 000 000 руб.

В пунктах 43.1-43.4. постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" разъяснено, что требование о взыскании компенсации носит имущественный характер. Несмотря на то, что размер подлежащей взысканию компенсации определяется по усмотрению суда, в исковом заявлении должна быть указана цена иска в твердой сумме. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По смыслу указанных норм и разъяснений, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом отсутствие вины или степень вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права, однако может быть учтена судом при определении размера компенсации.

Судом области также учтено, что компенсация за нарушение исключительных прав является мерой гражданско-правовой имущественной ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Взыскание компенсации за незаконное использование товарного знака, по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ, является альтернативой взысканию убытков в случае, когда доказывание их конкретного размера не представляется возможным.

При удовлетворении требования о взыскании компенсации на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ суд определяет ее размер не произвольно. Истец должен представить доказательства, обосновывающие расчет суммы компенсации (ст. 65 Кодекса). Ответчик же вправе оспаривать как сам факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

По настоящему делу установлено, что нарушение прав истца началось с 01.03.2015 и носит длящийся характер. Материалами дела подтверждается, что на 18.06.2015 ответчик продолжал использовать товарный знак истца путем осуществления деятельности по реализации ГСМ на спорной АЗС с использованием вывесок с изображением товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ".

Довод ответчика о том, что вывод арбитражного суда первой инстанции о периоде нарушения прав правообладателя, определенном судом как период с 01.03.2015 года по 18.06.2015 года, не подтвержден надлежащими доказательствами, что повлекло за собой определение неверного размера компенсации, не соответствует имеющимся в деле доказательствам.

Эксплуатация АЗС на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01), утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 01.08.2001 № 229 (далее по тексту - Правила).

В соответствии с пунктом 2.7. Правил предоставление услуг, продажа сопутствующих товаров, отпуск и заправка нефтепродуктами за наличный и по безналичному расчетам, в том числе по талонам, заправочным ведомостям, по пластиковым картам осуществляются с использованием контрольно-кассовых машин, допущенных к применению на территории Российской Федерации и внесенных в Государственный реестр контрольно-кассовых машин.

Управление процессом отпуска с топливораздаточных колонок осуществляется контрольно-кассовой машиной через контроллер управления топливораздаточной колонки или компьютерно-кассовой системой (в состав которой входят компьютер и фискальный регистратор) через контроллер управления топливораздаточной колонки.

В силу пункта 14.1. Правил выдача нефтепродуктов на АЗС осуществляется только через топливо- или маслораздаточные колонки в баки транспортных средств или тару потребителей, а также путем продажи расфасованных нефтепродуктов.

Согласно информации ИФНС России № 6 по Рязанской области, контрольно-кассовая техника зав. № 00085538 принадлежит ответчику, зарегистрирована 30.09.2014 года по адресу: 390526, Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, 6, то есть по месту нахождения спорной АЗС.

Из материалов дела и пояснений представителя ответчика следует, что через указанную контрольно-кассовую машину пробивались чеки, свидетельствующие о продаже топлива, как минимум по 18.06.2015 года.

Таким образом, имеющиеся в деле кассовые чеки подтверждали факт оказания ответчиком услуги по обслуживанию автотранспортного средства путем налива соответствующего вида топлива через топливораздаточную колонку в бак транспортного средства.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что осуществление коммерческой деятельности ответчиком на АЗС под вывеской с изображением товарного знака правообладателя в период с 01.03.2015 по 18.06.2015 подтверждается также следующими доказательствами:

- дополнительным соглашением № 1 от 17.09.2014 к договору аренды № 10/2014 (т. 2 л.д. 40);

- письмом ООО "Орион" от 30.09.2014 исх. № 18 в адрес ООО "Спецнефтепродукт" (т. 5 л.д. 1);

- письмом ООО "Спецнефтепродукт" от 06.10.2014 года в адрес ООО "Орион" (т. 5 л.д. 2);

- ходатайством ООО "Орион" в адрес Рязанского УФАС о продлении срока исполнения предписания №33 от 10.07.2015 (т. 2 л.д. 22),

- перепиской между ООО "Орион" и ООО "P-Транс", имевшей место в июле 2015 года (т. 2 л.д. 23-24),

- объяснениями, отобранными 26.06.2015 помощником прокурора Рязанского района Рязанской области Хижняком Р.Ю. у представителя ООО "Спецнефтепродукт" ФИО2 (т. 3 л.д. 144-145),

- объяснениями ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион" по делу № 222-05-2/2015 (т. 2 л.д. 25-27),

- результатами проверки, проведенной ОМВД России по Рязанскому району Рязанской области (протокол осмотра от 16.04.2015 года (т. 1 л.д. 139-142), фототаблица к нему (т. 5 л.д. 17-27), диск с фототаблицей (т. 5 л.д. 28), акт проверочной закупки (т. 1 л.д. 20), заключение специалиста № 246/15 от 20.04.2015 (т. 1 л.д. 21-36)),

- приказом №15 от 03.04.2015 (т. 1 л.д. 41),

- прейскурантом цен на реализуемые виды топлива с 03.04.2015 (т. 1 л.д. 42),

- видеозаписью от 13.05.2015 года (т. 2 л.д. 35),

- актом от 30.07.2015 возврата арендуемого имущества по договору аренды №10/24 от 16.09.2014 (т. 5 л.д. 93).

Довод ответчика о том, что видеозапись от 13.05.2015 года (т. 4 л.д. 78) является недопустимым и ненадлежащим доказательством, опровергают имеющиеся в материалах дела доказательства.

Видеозапись обозревалась арбитражным судом первой инстанции и сторонами в судебном заседании. Из содержания видеозаписи следует, что судебные приставы- исполнители Рязанского ОСП УФССП России по Рязанской области ФИО3 и ФИО4, судебный пристав по ОУПДС ФИО5 во исполнение постановления судебного пристава-исполнителя Советского РОСП УФССП России по Рязанской области о поручении по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применению мер принудительного исполнения от 27.04.2015 года вышли на АЗС по адресу: Рязанская область, Рязанский район, а/д Рязань-Клепики, 11 км, 6, для совершения исполнительных действий по аресту имущества - нефтепродуктов, принадлежащих должнику ООО "Орион", согласно исполнительному документу, выданному Арбитражным судом Рязанской области, о принятии обеспечительных мер по иску ООО "Спецнефтепродукт" к ООО "Орион".

При этом на видеозаписи хорошо видно, что внешние и внутренние элементы АЗС оформлены товарным знаком "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ", нанесено изображение товарного знака и на монетницу, и на спецодежду персонала.

Адрес, по которому совершался выход, подтверждает копия постановления судебного пристава-исполнителя Советского РОСП УФССП России по Рязанской области о поручении по совершению отдельных исполнительных действий и (или) применению мер принудительного исполнения от 27.04.2015 года (т. 2 л.д. 81).

Адрес и дату совершения выхода судебного пристава-исполнителя также подтверждает письмо от 09.02.2016 исх. № 62019/16/16149 за подписью заместителя начальника Рязанского ОСП УФССП России по Рязанской области ФИО6 (т. 2 л.д. 82).

Информация о дате съемки (13.05.2015) и техническом устройстве (НТС Desire 601 dual sim), которым съемка производилась, содержится в опции "Свойства".

При таких обстоятельствах вывод арбитражного суда первой инстанции о том, что факт нарушения ООО «Орион» исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) № 453453, принадлежащих истцу, в период с 01.03.2015 года по 18.06.2015 года установлен и подтверждается материалами дела, правомерен.

Судом апелляционной инстанции отклоняются доводы заявителя жалобы о том, что в действиях истца имеет место злоупотребление правом, в связи с чем необходимо отказать в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Из пункта 2 этой же статьи следует, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

В силу пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Однако, вопреки доводам ответчика, из представленных в дело доказательств судом области не установлено злоупотребления истцом правом, сопряженное с действиями, осуществляемыми исключительно с намерением причинить вред другим лицам, включая ответчика, в понимании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылка ответчика на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 несостоятельна, поскольку в рассматриваемом деле установлены иные фактические обстоятельства. Ответчик никогда не являлся и не является зависимым от истца лицом, истец и ответчик не являются аффилированной структурой, созданной с целью ведения совместной предпринимательской деятельности с соответствующим распределением обязанностей между сторонами.

Обстоятельства, на которые ссылается ответчик, а именно то, что ООО "Орион" арендует часть спорной АЗС у ООО "Р-Транс", последнее приобрело спорную АЗС у ООО "АЗС Групп", единственным учредителем которого является то же лицо, которое является единственным учредителем ООО "Спецнефтепродукт"; спорная АЗС была оформлена товарным знаком правообладателя самим правообладателем; между сторонами было достигнуто соглашение об использовании товарного знака; между ООО "Спецнефтепродукт" и ООО "Орион" заключен договор поставки нефтепродуктов №35/14 нп от 30.09.2014 (т. 2 л.д. 129-133), который до настоящего времени не расторгнут, - не свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны истца. Материалами дела подтверждается, что требование о привлечении ООО "Орион" к ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак в виде компенсации заявлено истцом после того, как в письме за исх. №57 от 25.02.2015 истец явно выразил запрет на использование ООО "Орион" принадлежащего ему средства индивидуализации, и только за период после направления указанного запрета.

Таким образом, согласие истца на использование ответчиком товарного знака №453453, изложенное в письме от 06.10.2014 (т. 5 л.д. 2), было отозвано письмом от 25.02.2015 за исх. № 57.

Само по себе наличие нерасторгнутого договора поставки №35/14 нп от 30.09.2014 не свидетельствуют о правомерности использования ответчиком товарного знака истца. Тем более, ответчиком не представлены документальные доказательства, подтверждающие совершение истцом действий по исполнению указанных договоров после 01.03.2015.

Наличие лицензионного договора между истцом и ООО "Р-Транс" (собственником АЗС) от 30.12.2014 (т. 4 л.д. 149-153), действительность которого оспаривается правообладателем в рамках дела №А54-3616/2015, не дает права ответчику использовать спорный товарный знак "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" в своей деятельности, поскольку ООО "Р-Транс" согласно пункту 2.12 указанного договора не вправе предоставлять сублицензии, а отдельного лицензионного договора, заключенного с истцом, ответчик не имеет.

Получение ООО "Орион" требования ООО "Спецнефтепродукт" от 25.02.2015 исх. № 57 о прекращении использования товарного знака доказывает, что ответчик знал о нарушении чужих интеллектуальных прав.

В случае и с момента получения ответчиком от истца такого требования, подтвержденного документально, ответчик, продолжающий осуществлять действия по использованию чужой интеллектуальной собственности, действует виновно.

Ответчик отсутствие вины в своих действиях в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал.

Также не принимается во внимание довод заявителя жалобы со ссылкой на дополнительное соглашение №1 от 15.09.2014 к договору аренды №10/2014 (т. 4 л.д. 110), а также письмо ООО "Р-Транс" от 09.07.2015 №27/7 (т. 2 л.д. 24) относительно запрета обществу изменять облик здания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Деятельность общества "Орион" является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих.

При этом ответчик имел возможность для соблюдения требований законодательства о защите интеллектуальной собственности, мог принять все зависящие от него меры по соблюдению таких требований, но не сделал этого, несмотря на то, что знал о незаконном использовании в своей предпринимательской деятельности чужого товарного знака.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в период после 01.03.2015 ООО "Орион" предпринимало какие-либо действия по заключению лицензионного договора с истцом или получению согласия правообладателя на использование товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" под его контролем, что свидетельствует о недобросовестности ответчика и его виновном поведении.

Довод ответчика со ссылкой на определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу № 310-ЭС15-2555 о том, что злоупотребление правом со стороны истца выражается в неиспользовании товарного знака №453453, судом апелляционной инстанции отклоняется как основанный на неверном толковании норм права.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Как указал в вышеуказанном определении Верховный Суд Российской Федерации, проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В силу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации ис-пользованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, правообладатель вправе использовать зарегистрированный товарный знак самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

При рассмотрении настоящего дела судом области правомерно установлено, что ООО "Спецнефтепродукт" использует зарегистрированный за ним товарный знак по свидетельству №453453. Ответчиком обратное не доказано.

Из свидетельства о регистрации товарного знака (знака обслуживания) №453453 следует, что он зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе, карточки идентификационные магнитные, смарт-карты, чиповые карты, карты со штрих-кодом, включенные в 09 класс, карты с магнитным кодом, а также в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, в том числе: демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), включая услуги розничной и оптовой продажи, станции обслуживания автомобилей.

Представленными в материалы дела доказательствами (товарной накладной №32 от 23.06.2016 (т. 4 л.д. 118), платежным поручением №697 от 08.06.2015 (т. 5 л.д. 46), копиями безналичных карт (т. 4 л.д. 119-120, т. 5 л.д. 48), договорами поставки нефтепродуктов №194/14 от 18.11.2014, №247/15нп от 15.12.2015, №28/10 от 28.10.2015 (т. 4 л.д. 121-133), отчетами о реализации топлива по картам (т. 5 л.д. 49-59) подтверждается, что ООО "Спецнефтепродукт" осуществляет выпуск топливных карт, лицевая сторона которых содержит изображение товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ"; карты вводятся истцом в оборот и обслуживаются на АЗС, перечисленных на сайте Общества. Таким образом, истец самостоятельно использует товарный знак в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Истец является собственником сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что подтверждается материалами дела (т. 4 л.д. 92-98, 114-117) и сторонами не оспаривается; домены "спецнефтепродукт.рф" и "SPECNEFTEPRODUKT.RU" зарегистрированы на имя истца 08.12.2010 и 09.07.2008 соответственно. На данном сайте перечислены АЗС, оформленные товарным знаком "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ".

При таких обстоятельствах обращение истца в суд с рассматриваемыми исковыми требованиями является правомерным действием истца, направленным на защиту нарушенного права избранным истцом способом. Оснований для применения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется, ввиду отсутствия надлежащих доказательств злоупотребления истцом правом.

По настоящему делу установлено, что нарушение прав истца началось с 01.03.2015 и носит длящийся характер. Материалами дела с безусловностью подтверждается, что на 18.06.2015 ответчик продолжал использовать товарный знак истца путем осуществления деятельности по реализации ГСМ на спорной АЗС с использованием вывесок с изображением товарного знака "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ".

Размер компенсации определен истцом, исходя из размера примерной валовой прибыли ответчика от оказания услуг по реализации по наличному расчету топлива и сопутствующих товаров на спорной АЗС в размере 1100-1200 тыс. руб. в месяц, установленного на основании данных сменных отчетов системы "Servio Pump Office" за период с октября 2014 года по февраль 2015 года (т. 4 л.д. 19-42), а также с учетом письма Прио-Внешторгбанка (ПАО) от 08.08.2016 №20-04/6435 (т. 6 л.д. 66), в котором Банка сообщает, что на основании договора на оказание услуг по инкассации наличных денег от 18.09.2014, заключенного между Банком и ООО "Орион", и сопроводительных документов за период действия договора (расторгнут по соглашению сторон 19.08.2016) на расчетный счет №<***> поступили денежные средства в сумме 53 092 614 руб. 40 коп. При этом инкассация денежных средств осуществлялась по адресу: Рязанская область, Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань- Клепики, 11 км, д. 6.

Доводы ответчика о том, что данные отчеты системы "Servio Pump Office" за период октябрь 2014 года - февраль 2015 года не соотносятся со спорной АЗС, не имеют отношения к ООО "Орион" и могут быть откорректированы, правомерно отклонены судом области в силу их несоответствия положениям статей 9, 64, 65 Кодекса.

Система "Servio Pump Office", предназначенная для организации учета и контроля реализации топлива на АЗС, была установлена на АЗС по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань-Клепики, 11 км, 6, бывшим собственником - ООО "АЗС Групп". Спорная АЗС до августа 2014 года входила в сеть АЗС "Спецнефтепродукт" и с помощью указанного программного обеспечения правообладатель контролировал соответствие количества приобретенного и реализованного на АЗС топлива.

Отчеты сформированы автоматически из архивных данных системы, в левом верхнем углу имеется ссылка "Варские", что подразумевает спорную АЗС, поскольку так во внутреннем учете именовали ранее данную АЗС, и другой АЗС у поворота на п. Варские не имеется. Период, за который сформированы отчеты (октябрь 2014 года - февраль 2015 года помесячно), соответствует периоду, в котором ООО "Орион" арендовало площади на спорной АЗС у ООО "P-Транс" по договору аренды № 10/2014 от 16.09.2014.

Данные отчета содержат сведения о ежемесячных оборотах на спорной АЗС от торговой деятельности по реализации топлива и сопутствующих товаров. На основании данных отчета, используя понятие торговой наценки, которая составляет для целей розничной торговли нефтепродуктами 15-20%, истец примерно определил валовую прибыль ответчика.

Истец подтверждение достоверности указанных отчетов представил в материалы дела протокол осмотра доказательств, составленный 16.08.2016 нотариусом городского округа город Рязань ФИО7, согласно которому произведен осмотр архивных данных сменных отчетов программного обеспечения Система автоматизации АЗК "SERVIO Pump OFFICE" за период с 01.10.2014 по 28.02.2015 по АЗС Варские (т. 7 л.д. 47-113).

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по делу № А56-1486/2010, в соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Ответчик, полагая, что данные отчетов не соответствуют действительности, несмотря на неоднократные предложения суда, не представил в подтверждение своего довода контррасчет, основанный на его бухгалтерской отчетности и/или информации своего программного обеспечения, Z-отчетах контрольно-кассовой техники, зарегистрированной по адресу спорной АЗС.

Также ответчиком не оспорена достоверность представленных доказательств в порядке статьи 161 Кодекса.

Поскольку ответчик в нарушение статьи 65 Кодекса не представил в материалы дела документы, отражающие годовую прибыль и стоимость его активов, выручку от осуществления деятельности на спорной АЗС, он в силу части 2 статьи 9 Кодекса несет бремя наступления неблагоприятных последствий несовершения им процессуальных действий.

Таким образом, представленный истцом расчет компенсации ответчиком не опровергнут надлежащими доказательствами.

Ссылка ответчика на данные бухгалтерского баланса ООО "Спецнефтепродукт" за 2014 год и контррасчет ООО "Орион" (т. 5 л.д. 74, 75-81) не могут быть приняты во внимание, поскольку в бухгалтерской отчетности данные о чистой прибыли представлены за минусом всех расходов истца.

При этом валовая прибыль ООО "Спецнефтепродукт" за 2014 год согласно данным бухгалтерской отчетности составила 79 431 000 руб., то есть примерно 6 619 250 руб. ежемесячно и около 40 млн. рублей за 6 месяцев, что значительно превышает размеры валовой прибыли ответчика.

Контррасчет ответчика основан на данных бухгалтерской отчетности ООО "Спецнефтепродукт" за 2014 год (т. 1 л.д. 25-31), а именно, для контррасчета ответчик берет данные строки 2400 отчета о финансовых результатах истца за 2014 год "Чистая прибыль (убыток)" - 1 771 тыс. руб.

Позиция ответчика по данному вопросу не соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 года № 15187/12, согласно которой размер компенсации за нарушение исключительных прав необходимо рассчитывать исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

Ссылка ответчика на то, что использование данных бухгалтерской отчетности ООО "Орион" некорректно, так как в балансе отражается прибыль от всех видов деятельности, не может быть принята во внимание. Нарушение исключительных прав истца имело место в 2015 году, следовательно, размер компенсации должен быть подтвержден бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2015 год.

Истец пытался самостоятельно получить бухгалтерскую отчетность ответчика за 2015 год, для чего 20.07.2016 года направил соответствующий запрос в Рязаньстат. Согласно ответу Рязаньстата от 26.07.2016 года исх. № 07-189/1776 ответчик не представил бухгалтерскую (финансовую) отчетность за указанный период (т. 7 л.д. 46).

При таких обстоятельствах, суд области обоснованно пришел к выводу о том, что контррасчет ответчика не отвечает принципу допустимости доказательства и не может быть принят во внимание.

Также не заслуживает внимания довод ООО "Орион" о том, что по условиям лицензионного договора между ООО "Спецнефтепродукт" и ООО "Р-Транс" стоимость пользования товарным знаком определена в размере 5000 руб., поскольку требование истца о взыскании компенсации заявлено в порядке подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и обосновано размером возможных убытков правообладателя. Выбор способа защиты, предусмотренного пунктом 4 статьи 1515 Кодекса, принадлежит правообладателю.

Незаконным использованием товарного знака, принадлежащего ООО "Спецнефтепродукт", ответчик привлекал потребителей, снижая издержки, связанные с продвижением на товарный рынок собственных услуг, используя репутацию истца. Характер бизнеса (торговля ГСМ) ответчика предполагает массовую продажу товара в значительных объемах. Действия ООО "Орион" могли причинить убытки ООО "Спецнефтепродукт" путем неполучения прибыли за счет уменьшения покупателей, а также в неполученных платежах, предусмотренных в рамках лицензионного договора.

Доказательства того, что убытки у истца не могли возникнуть, в материалах дела отсутствуют. При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для снижения размера компенсации до 10 000 руб.

Возражая по исковым требованиям, ответчик со ссылкой на постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №8953/12 от 20.11.2012 приводит довод о том, что при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей исключительных прав истца; на спорной АЗС находятся как минимум три юридических лица: ООО "Нефтеторг", ООО "Орион" и ООО "Р-Транс"; учитывая, что ООО "Орион" и ООО "Нефтеторг" вменяется одно и то же нарушение, на одном и том же объекте, решением Арбитражного суда Рязанской области по делу №А54- 4857/2015 с ООО "Нефтеторг" взыскана компенсация в размере 3 000 000 руб., следовательно, это обстоятельство исключает взыскание компенсации с ООО "Орион", в противном случае она должна быть взыскана солидарно в силу пункта 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если одно нарушение исключительного права на результат ин-теллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Таким образом, пунктом 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации введена солидарная ответственность нескольких лиц, совместными действиями совершивших одно нарушение исключительного права. Кроме того, солидарная ответственность применительно к указанной норме права может наступить в случае нарушения исключительного права в результате действий ответчиков, объединенных направленностью на единый результат (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2015 № С01-383/2014 по делу № А60-10618/2011).

Ссылку ответчика на постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №8953/12 от 20.11.2012 суд находит несостоятельной, поскольку в настоящем деле установлены иные фактические обстоятельства.

В рассматриваемом случае материалами дела подтверждается, что коммерческую деятельность по оказанию услуг, соответствующих 35 и 37 классам МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ", на спорной АЗС по адресу: Рязанская обл., Рязанский район, п. Варские, а/д Рязань- Клепики, 11 км, 6, в спорный период вели ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион".

Доказательства того, что ООО "P-Транс" (собственник АЗС и третье лицо по делу, ОГРН <***>) в рассматриваемый период осуществляло деятельность по торговле топливом через спорную АЗС, в материалах дела отсутствуют. Деятельность указанного лица на АЗС ограничивалась на тот момент сдачей принадлежащего ему имущества в аренду.

ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион" совершены одинаковые нарушения - нарушены исключительные права истца на товарный знак №453453. Вместе с тем, оснований полагать, что ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион" совместно совершено одно нарушение исключительного права средство индивидуализации, у суда не имеется.

Требования в адрес ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион" о прекращении нарушения исключительных прав истца на товарный знак "СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ" направлялись и были получены. С момента получения требования о запрета правообладателя на использование в предпринимательской деятельности чужого товарного знака, у каждого из указанных юридических лиц, являющихся самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, возникала обязанность по соблюдению установленного гражданским законодательством порядка использования товарного знака (совершение действий, направленных на заключение лицензионного договора или получение разрешения на использование товарного знака согласия и под контролем правообладателя). Однако этого сделано не было при наличии реальной возможности обратиться к правообладателю. Также спорные обозначения не были удалены.

Поскольку ООО "Нефтеторг" и ООО "Орион" являются самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, то имеет место не совместное нарушение, а два самостоятельных нарушения исключительных прав истца, соответственно, и ответственность за нарушение исключительных прав истца каждый из нарушителей должен нести самостоятельно в пределах, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Следует отметить, что истец, предъявляя каждому из нарушителей требование о выплате компенсации в заявленном размере (3 000 000 руб. к ООО "Нефтеторг" и 1 000 000 руб. к ООО "Орион"), не вышел за пределы максимально возможной суммы компенсации, определенной законодательством в размере 5 000 000 руб., и при определении суммы компенсации подходил дифференцированно к каждому из нарушителей.

При этом ответчик не заявлял в порядке пункта 2.1 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об объединении дел № А54- 5103/2015 и № А54-4857/2015, хотя знал о том, что ООО "Нефтеторг" также предъявлено требование о взыскании компенсации, поскольку был привлечен судом к участию в деле в качестве третьего лица.

Исходя из изложенного, размер компенсации, определенный истцом, правомерно принят судом области обоснованным, не выходящим за пределы, установленные подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив по правилам статьи 71 Кодекса представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, с учетом формы вины ответчика, характера и последствий допущенного нарушения, наличия доказательств и расчетов возможных убытков истца вследствие действий ответчика, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения суд области правильно указал, что заявленный истцом размер компенсации - 1 000 000 руб. соответствует принципу разумности и справедливости, в связи с чем обоснованно удовлетворил требования истца.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы ответчика, повторяют его правовую позицию в суде первой инстанции, не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушения и неправильного применения норам процессуального права, влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 Кодекса, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на заявителя жалобы в силу статьи 110 Кодекса.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области по делу № А54-5103/2015 от 29.12.2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий И.Г. Сентюрина

Судьи Е.И. Афанасьева

Ю.А. Волкова