Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Горный Орел» (ул. Б. Головина, д. 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000, ОГРН 1150411000079) на решение Арбитражного суда Республики Алтай от 22.03.2023 по делу № А02-2190/2022 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023 по тому же делу

по исковому заявлению акционерного общества «Военторг» (ул. Большая Пироговская, д. 23, Москва, 119435, ОГРН 1097746264186) к обществу с ограниченной ответственностью «Горный Орел» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Горный Орел» – Степанов Б.А. (по доверенности от 13.11.2022);

от акционерного общества «Военторг» – Панов П.А. (по доверенности от 10.08.2023 № 58/2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Военторг» (далее – общество «Военторг») обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Горный Орел» (далее – общество «Горный Орел») о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской

Федерации № 355510 « », № 448420 « », № 448571

« », № 455564 « », № 556409 « », № 556410 « », № 556411 « » в размере 193 000 рублей, а также расходов по совершению нотариальных действий в размере 24 350 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 22.03.2023, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Горный Орел» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит изменить решение Арбитражного суда Республики Алтай от 22.03.2023 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023, принять новый судебный акт, уменьшив размер компенсационной выплаты обществу «Военторг» до 30 000 рублей.

В адрес Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв общества «Военторг», в котором оно просит оставить принятые по делу судебные акты без изменения.

Представители общества «Горный Орел» и общества «Военторг» приняли участие в судебном заседании посредством системы веб- конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания).

Представитель общества «Горный Орел» выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «Военторг» возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, общество «Военторг» является правообладателем следующих товарных знаков и знаков обслуживания, включающих словесные элементы «Военторг»/«Voentorg».

в отношении товаров и услуг 6, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44- го классов МКТУ с датой приоритета 23.03.2010;

Общество «Военторг» обнаружило, что на боковом фасаде пятиэтажного кирпичного здания жилого дома по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Бориса Головина, д. 7, была размещена вывеска с надписью «ОРУЖЕЙНЫЙ САЛОН», ниже надпись «ВОЕНТОРГ».

С целью фиксации факта использования спорного обозначения, сбора доказательств и защиты гражданских прав был произведен осмотр вещественных доказательств (осмотр вывески) от 22.11.2021, составленный и подписанный Золотарёвым И.Ю. – нотариусом нотариального округа город Горно-Алтайск Республики Алтай. Указанный протокол осмотра подтверждает, что на здании по адресу, где осуществляет свою деятельность общество «Горный Орел», размещена вывеска с обозначением «ВОЕНТОРГ».

Общество «Военторг» при осуществлении действий по сбору доказательств приобрело в торговом павильоне общества «Горный Орел», над которым расположена вывеска со спорным обозначением, продукцию, однородную с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки общества «Военторг», что подтверждено кассовыми чеками от 22.11.2021 № 00005, от 22.11.2021 № 00004, товарными чеками от 22.11.2021.

Полагая, что действиями общества «Горный Орел» нарушаются исключительные права истца на товарные знаки (знаки обслуживания), поскольку общество «Горный Орел» не получило согласия общества

«Военторг» на их использование, последнее обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с исковым заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции установил, что общество «Военторг» является правообладателем спорных товарных знаков (знаков обслуживания).

Изучив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что используемое обществом «Горный Орел» обозначение сходно с товарными знаками (знаками обслуживания) общества «Военторг» и может ввести в заблуждение потребителя, поскольку вывеска со спорным обозначением расположена над торговым павильоном, где общество «Горный Орел» реализует продукцию и оказывает услуги, однородные с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки (знаки обслуживания) общества «Военторг».

Суд первой инстанции не установил наличие фактов, подтверждающих правомерность использования обществом «Горный Орел» для однородных товаров/услуг обозначения, сходного с товарными знаками (знаками обслуживания) общества «Военторг», в связи с чем признал действия общества «Горный Орел» нарушением исключительных прав на них и взыскал компенсацию в заявленном размере, отказав в его снижении.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и их не установил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам установил, что заявитель кассационной жалобы не оспаривает выводы судов в отношении применимого права, принадлежности исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) обществу «Военторг», отсутствия правовых оснований, предоставляющих обществу «Горный Орел» право на использование средств индивидуализации общества «Военторг».

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяются.

В кассационной жалобе общество «Горный Орел» ссылается на то, что суды первой и апелляционной инстанций неверно квалифицировали действия общества «Горный Орел» в качестве использования обозначения, сходного со спорными товарными знаками

(знаками обслуживания). По мнению заявителя кассационной жалобы, обозначение «Военторг» использовано обществом «Горный Орел» в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, что, как утверждает заявитель кассационной жалобы, не относится к способам использования товарного знака по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Вместе с тем, заявитель кассационной жалобы утверждает, что информация, размещенная на плакате, не является рекламой, поскольку не направлена на привлечение внимания неограниченного круга лиц к определенному товару. Следовательно, по мнению заявителя кассационной жалобы, отсутствие адресной группы потребителей предполагает, что использование обозначения «Военторг» не может ввести в заблуждение потребителей относительно товаров общества «Горный Орел» и товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки (знаки обслуживания).

В обоснование своих требований заявитель кассационной жалобы также ссылается на то, что в период предполагаемого нарушения исключительных прав истца фактические убытки общества «Военторг» составили незначительную сумму. При этом размер компенсации, подлежащей взысканию, существенно превышает размер убытков.

Общество «Горный Орел» считает, что при расчете размера компенсации в исковом заявлении общество «Военторг» необоснованно использовало завышенную базу исчисления размера компенсации в виде цены лицензионного договора, заключенного между обществом «Военторг» и индивидуальным предпринимателем Денисовым Алексеем Вячеславовичем (ОГРНИП 31677460040366), поскольку, как указывает заявитель кассационной жалобы, Денисов А.В. осуществлял свою деятельность на территории Москвы, которая по численности населения в несколько раз превышает территорию города Горно-Алтайск, где находится общество «Горный Орел». Следовательно, условия осуществления предпринимательской деятельности в Москве и в Горно-Алтайске существенно различаются, а значит лицензионный договор, исполнение которого предполагается на территории Москвы, не применим для расчета компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) на территории Горно-Алтайска.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также правовые позиции, изложенные в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление № 28-П) и от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление № 40-П), заявитель

кассационной жалобы считает, что арбитражные суды первой и апелляционной инстанций должны были снизить размер компенсации, подлежащей взысканию.

Общество «Горный Орел» полагает, что выводы, изложенные в решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции, основаны на доказательствах, которые необоснованно признаны судами допустимыми.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, при совершении нотариального осмотра вывески были допущены нарушения, касающиеся порядка его проведения, выразившиеся в, частности, в том, что нотариус не определил, из какого материала была сделана вывеска, какого она размера, и сколько имеется вывесок на здании, указанном в протоколе.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что чек, представленный истцом, не может быть доказательством по настоящему делу, так как из его содержания невозможно установить, что на приобретенном товаре размещено обозначение, сходное с товарными знаками (знаками обслуживания) общества «Военторг».

Изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами,

предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций в соответствии с положениями ГК РФ, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), установлены все элементы нарушения исключительного права, обоснованно взыскана компенсация, размер которой определен с соблюдением методологии ее расчета.

Суд кассационной инстанции согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что действия общества «Горный Орел» по размещению обозначения «ВОЕНТОРГ» на вывеске над торговым павильоном, где продается продукция, однородная с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки общества «Военторг», по смыслу подпункта 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ является использованием обозначения, принадлежащего обществу «Военторг».

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что спорное обозначение является частью контекстной рекламы суд кассационной инстанции отмечает, что контекстная реклама представляет собой тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, выбранной аудиторией, местом, временем или иным контекстом интернет-страниц. В рассматриваемом деле спорное обозначение использовалось на вывеске над торговой точкой, что не является контекстной рекламой, следовательно, нормы, относящиеся к регулированию использования обозначений в рекламе, в настоящем деле не подлежат применению.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы об исключительно информационном характере вывески, поскольку судами нижестоящих инстанций установлен факт использования ответчиком спорных товарных знаков (знаков обслуживания) при реализации однородных товаров и оказании соответствующих услуг.

В кассационной жалобе заявитель также ссылается на то, что нотариальный протокол осмотра вывески не может признаваться допустимым доказательством по делу, поскольку при совершении соответствующих нотариальных действий были допущены нарушения процедуры осмотра доказательства, в частности в протоколе осмотра не были отражены сведения о материале, из которого изготовлена вывеска, о ее размерах, иных вывесках по адресу ее нахождения.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет данный довод, поскольку в соответствии с пунктом 55 Постановления № 10 при рассмотрении дел о защите интеллектуальных прав при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав необходимые для дела доказательства, в рассматриваемой ситуации – факт использования товарного знака - могут быть обеспечены нотариусом, который в данном случае зафиксировал использование ответчиком чужих товарных знаков на вывеске, т.е. на определенном носителе. При этом характеристики носителя в данном случае на фиксацию факта использования не влияют, поэтому необходимость их описания в протоколе, составленном нотариусом, отсутствует.

Суд кассационной инстанции полагает, что ссылка заявителя на то обстоятельство, что в чеке, представленном обществом «Военторг»,

не содержится указание, что на приобретенной продукции были размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, также является несостоятельной. Как следует из материалов дела, общество «Военторг» обратилось с исковым заявлением о взыскании компенсации за использование обозначения на вывеске над торговым павильоном, где реализовывалась продукция однородная с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, а не за факт размещения обозначения на товаре. Таким образом, наличие или отсутствие спорного обозначения на товарах не влияет на рассмотрение спора по существу.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрена возможность взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из вышеприведенных норм, компенсация представляет собой самостоятельную меру гражданско-правовой ответственности. Таким образом, утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что размер компенсации, подлежащей взысканию, значительно превышает убытки общества «Военторг» несостоятельно, так как расчет компенсации осуществляется исходя из пределов, установленных в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в Постановлении № 10.

Суд кассационной инстанции отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о неправильном определении базы для расчета компенсации, подлежащей взысканию. Как следует из пункта 59 Постановления № 10, определение способа исчисления размера компенсации является правом лица, обратившегося за защитой исключительного права, и суд по своей инициативе не вправе изменять выбранный способ расчета.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, общество «Военторг» в качестве базы исчисления компенсации указало двукратный размер стоимости права правомерного использования товарного знака, который определен в лицензионном договоре общества «Военторг» с индивидуальным предпринимателем. Суд кассационной инстанции полагает, что ссылка заявителя кассационной жалобы на неправильное

определение базы расчета, ввиду того, что условия использования товарного знака по лицензионному договору, заключенному между обществом «Военторг» и Денисовым А.В., отличаются от условий использования обществом «Горный Орел» спорного обозначения, несостоятельна.

При обращении в суд общество «Военторг» обосновало расчет размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 448420, № 448571, № 455564 ссылаясь на конкретное письменное доказательство – лицензионный договор, пунктом 2.1 которого лицензионное вознаграждение определено в твердом размере 96 500 рублей.

В свою очередь, возражая против использования лицензионного вознаграждения по лицензионному договору в качестве цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, общество «Горный Орел» не представило доказательства, опровергающие позицию истца и подтверждающие, что на территории города Горно-Алтайск размер лицензионного вознаграждения был бы иным. Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции исследовали представленные лицами, участвующими в деле, доказательства и правомерно признали обоснованным расчет, заявленный в иске.

На основании изложенного Суд кассационной инстанции полагает, что суды нижестоящих инстанций правильно применили нормы материального и процессуального права при установлении факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки (знаки обслуживания) и при определении размера компенсации, подлежащей взысканию в пользу их правообладателя.

Как видно из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций оснований для снижения размера компенсации не установили.

Суд по интеллектуальным правам считает, что требование заявителя кассационной жалобы снизить размер компенсации, подлежащей взысканию, заявлено без учета компетенции суда кассационной инстанции и продиктовано исключительно несогласием общества «Горный Орел» с размером компенсации, который определил суд первой инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции», с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости,

достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 названного Кодекса), не допускается.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Алтай от 22.03.2023 по делу № А02-2190/2022 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Горный Орел» (ОГРН 1150411000079) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Борзило

Судья Н.Л. Рассомагина

Судья Е.С. Четвертакова