Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» (ул. им. Маршала ФИО1, д. 31, пом. 2, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2021 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу № А12-22163/2020 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» к обществу с ограниченной ответственностью «Просвет» (ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9, оф. 1, <...>, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак;

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» – ФИО2 (по доверенности от 27.03.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «Просвет» – ФИО3 (по доверенности от 29.03.2022).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МОЛЛ-ЭР» (далее – общество «МОЛЛ-ЭР») «обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Просвет» (далее – общество «Просвет») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 479982 в размере 19 685 630 рублей, с учетом уточнения заявленных требований и частичного отказа от иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2021, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021, заявленные требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 479982 в размере 460 583 рубля. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми при новом рассмотрении дела судебными актами, общество «МОЛЛ-ЭР» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части размера взысканной компенсации и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что суды, определяя размер компенсации, заявленной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), произвольно изменили вид взыскиваемой компенсации.

Общество «МОЛЛ-ЭР», ссылаясь также на необоснованное снижение испрашиваемой суммы компенсации, считает, что в рассматриваемом случае такое снижение было произведено судами самостоятельно в отсутствие на то необходимых правовых оснований.

В приобщении отзыва общества «Просвет» отказано в связи с несвоевременным его направлением иным лицам, участвующим в деле (пункт 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции»).

В судебном заседании представитель общества «МОЛЛ-ЭР» выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, представитель общества «Просвет» возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество ««МОЛЛ-ЭР» является правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 479982, зарегистрированного 05.02.2013 с приоритетом от 10.08.2011 в отношении услуг 35, 38, 41 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Иск мотивирован нарушением обществом «Просвет» исключительного права на указанное средство индивидуализации посредством:

- издательства журнала «Mall'ER», имеющее наименование, тождественное товарному знаку (зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия. Регистрационный номер средства массовой информации ПИ № ТУ34-00849 от 16.04.2018);

- способа индивидуализации оказываемых услуг: услуги типографии, услуги SММ (продвижение в социальных сетях), услуги продвижения в сети Интернет; оказание маркетинговых услуг, разработка сайтов; разработка мобильных приложений; услуги ивентагентств и пр., в том числе, путем рекламы в сети Интернет на сайте под доменным именем: http://www.maller34.ru; публикации соответствующей информации об услугах в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте», «Инстаграм» в сети интернет по доменными именами: facebook.com/joumal.maller; vk.com/mall_er; instagram.com/mall_er.

В связи с тем, что требования общества «МОЛЛ-ЭР» об устранении нарушения и выплате компенсации за нарушение его прав и имущественных интересов, изложенные в претензии, не были удовлетворены обществом «Просвет» в добровольном порядке, истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу с учетом отказа от неимущественных требований.

При рассмотрении дела, установив факт принадлежности обществу «МОЛЛ-ЭР» названного знака обслуживания, а также факт его незаконного использования ответчиком, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований в части взыскания компенсации в размере 460 583 рубля, учитывая, что стоимость права использования спорного знака обслуживания установлена в отчетах оценки рыночной стоимости права использования товарного знака № 371, № 372, № 380, представленных ответчиком.

Согласно выводам оценщика стоимость права использования знака обслуживания за 2018 год составила 243 000 рублей, за 2019 год - 201 000 рублей, за 2020 год - 116 000 рублей.

Учитывая данные обстоятельства, суд первой инстанции, проанализировав представленные ответчиком отчеты, исходя из периода использования товарного знака, заявленного истцом с апреля 2018 по сентябрь 2020 (2018 год - 9 месяцев, 2019 - 12 месяцев, 2020 - 8 месяцев) пришел к выводу о том, что сумма компенсации подлежащая взысканию составляет 460 583 рубля исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование знака обслуживания.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции относительно факта незаконного использования ответчиком знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 479982, однако не согласился с мотивировкой расчета размера компенсации, так как суд первой инстанции самостоятельно изменил способ определения размера компенсации за допущенное нарушение предусмотренный пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При этом суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения размер присужденной судом первой инстанции, подсчитал возможным при определении размера компенсации в виде двукратной стоимости товаров (услуг) принять стоимость исходя из расчета, определенного в отчетах оценки рыночной стоимости права использования товарного знака с учетом вида деятельности ответчика и способа использования спорного товарного знака, периода его использования, степени и характера допущенного правонарушения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Из искового заявления истца усматривается, что требование о взыскании компенсации за нарушение ответчиком исключительного права на знак обслуживания предъявлено им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в силу которого правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Соответственно, при избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование тем способом, который использовал нарушитель, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарного знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца права на защиту знака обслуживания, и о нарушении ответчиком этого права в кассационном порядке истцом не оспариваются. С учетом положений части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в указанной части в кассационном порядке не проверяются.

Изложенные в кассационной жалобе истца доводы связаны с несогласием с порядком определения и размером компенсации, присужденной судом апелляционной инстанции за допущенное ответчиком нарушение исключительного права на знак обслуживания.

Суд кассационной инстанции полагает согласиться с доводами истца в связи со следующим.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета компенсации, закреплено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10).

Как указано в пункте 61 Постановления № 10, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Определение судом компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец в обоснование размера компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости права, ссылался на оказание ответчиком услуг с апреля 2018 по сентябрь 2020 на сумму 9 842 815 рублей, определяя в указанной сумме доходы ответчика от осуществления деятельности по реализации услуг на основании оборотно-сальдовой ведомости.

Исследовав указанные доводы, суд апелляционной инстанции сделал обоснованный вывод о том, что выполненный истцом расчет размера компенсации в размере двукратной выручки, оказанных ответчиком услуг/реализации товара за три года, не соответствует положениям подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Из материалов дела также усматривается, что Двенадцатый арбитражный апелляционный суд истребовал у сторон доказательства стоимости оказанных ответчиком услуг.

Проанализировав условия представленных ответчиком заключения оценщика о стоимости права использования знака обслуживания за 2018-2020 годы, суд апелляционной инстанции определил, что стоимость товаров (услуг) составляет 460 583 рубля.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции установил, что двукратный размер стоимости товаров/услуг составил 460 583 рубля.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не учел следующее.

Как следует из приведенных норм права и разъяснений высших судебных инстанций после определения стоимости товаров/услуг суд при установлении размера компенсации увеличивает вдвое указанную сумму, что является определением иного размера компенсации, а не снижением.

При этом определение размера компенсации в однократном размере стоимости товаров/услуг уже является снижением размера компенсации.

Так, в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление № 40-П) определены порядок и условия снижения размера компенсации, определенного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В абзаце четыре пункта 5 Постановления № 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом Постановления № 40-П не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

На основании изложенного, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд апелляционной инстанции без установления соответствующих обстоятельств, указанных в Постановлении № 40-П снизил размер компенсации до однократного размера стоимости товаров/услуг.

При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции норм материального права при определении подлежащего взысканию размера компенсации и о несоответствии его выводов в этой части установленным фактическим обстоятельствам дела.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что обжалуемое постановление в части отказа в удовлетворении апелляционной жалобы истца принято с нарушением норм материального права, а выводы в части определения размера компенсации, содержащиеся в постановлении, не соответствуют нормам материального прав аи установленным судом обстоятельствам, в связи с чем постановление в указной части не может быть признано законным и подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, и имеющимся в деле доказательствам в их совокупности и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Вместе с тем суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что изложенные в настоящем постановлении выводы не предопределяют постановления суда апелляционной инстанции, которое будет принято при новом рассмотрении дела, а лишь направлены на необходимость полного и всестороннего исследования фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду апелляционной инстанции также необходимо распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу № А12-22163/2020 в части отказа в удовлетворении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛ‑ЭР» и оставления решения Арбитражного суда Волгоградской области от 12.04.2021 в силе отменить, дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

В остальной части постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2021 по делу № А12-22163/2020 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.Н. Березина

Судья

Е.С. Четвертакова