Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Борисоглебск, Воронежская область, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 по делу № А14-13241/2022, по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 03.05.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – предприниматель ФИО2) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1) о взыскании 740 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и принять новый судебный акт.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что выводы судов первой и апелляционной инстанций об однородности товаров (услуг), для индивидуализации которых использовалось спорное обозначение, с услугами 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504, являются ошибочными, основанными на неправильном применении норм законодательств.

Так заявитель кассационной жалобы отмечает, что использование ответчиком спорного обозначения с целью продвижения и реализации собственной продукции (товаров «цветы; цветочные композиции») и продвижения неоднородных услуг по составлению цветочных композиций не может рассматриваться в качестве оказания рекламных услуг, относящихся к услугами 35-го класса МКТУ.

Также предприниматель ФИО1 выражает несогласие с выводами судов о сходстве использовавшегося ответчиком обозначения с товарным знаком истца и считает соответствующие выводы судов ошибочными и основанными на неправильном применении норм права.

В представленном в материалы дела отзыве на кассационную жалобу, истец возражает против удовлетворения кассационной жалобы по изложенным в ней доводам, указывая на правомерность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

В судебном заседании податель кассационной жалобы поддержал заявленные требования.

Предприниматель ФИО2, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель Шамаев Р.И. является

правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 874504 с приоритетом от 24.08.2021.

Истцом был выявлен факт незаконного использования данного товарного знака, выразившийся в предложении к продаже ответчиком товаров – цветочных букетов, на упаковке которых присутствует изображение «X.О.FLOWERS», сходное до степени смешения с товарным знаком, обладателем которого он является, а также использование логотипа с данным обозначением на сайте и на страницах в социальных сетях.

Предложения о продаже товаров ответчиком осуществляется на сайте с доменным именем «https://xo-flowers.com». Название сайта, используемого ответчиком, схоже с названием сайта ФИО2 «https://xoflowvrs.ru/». При вводе названия «хо flowers» в поисковом запросе в браузерах, высвечиваются два сайта с идентичными названиями: домен предпринимателя ФИО2 - https://xoflowers.ru/ и домен предпринимателя ФИО1 - https://xo-flowers.com/.

Истец считает, что данное обстоятельство приводит клиентов студии цветов предпринимателя ФИО2 к дезориентации.

Предложения к продаже товаров ответчик осуществляет на странице и социальной сети в контакте по адресу: https://vk.сom/x.o.flowers, там же имеется ссылка на сайт https://xo-flowers.com/, что подтверждается скриншотом страницы.

Истец полагает, что названия магазинов в социальных сетях и на сайтах различаются только точками, что говорит о совершенном сходстве товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения «X.О.FLOWERS», используемого ответчиком.

Истец обратился к ответчику и сообщил о том, что является

правообладателем товарного знака « », сообщил ответчику о незаконности его использования, указанное обстоятельство подтверждено протоколом от 02.12.2022 № 1669968827 автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства.

Ответчик продолжил использовать товарный знак истца, предлагая к продаже и рекламируя цветочные букеты, на упаковке которых присутствует обозначение «X.О.FLOWERS», на следующих Интернет ресурсах: на сайте в сети Интернет: https://xo-flowers.com/, на странице в социальной сети В Контакте по адресу: https://vk.eom/x.o.flowers. на сервисе доставки еды и продуктов в России Delivery Club, на платформе Flowwow.

Обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца подтверждены скриншотами страниц сети Интернет и социальных сетей, видеозаписями, сделанными 26.07.2022 в открытом доступе в сети интернет сайта по ссылке https://xo-flowers.com и социальной сети В Контакте по адресу: https://vk.сom/x.o.flowers.

Протокол осмотра доказательств от 03.11.2022, произведенный нотариусом нотариального округа городского округа города Воронежа Воронежской области ФИО4, содержит скриншот страницы сети интернет, где зафиксировано, что при вводе в строку поискового запроса хо flowers vk, появились несколько похожих ссылок с обозначением XOFLOWERS, верхняя принадлежит истцу, две следующие ответчику. Пройдя по ссылке, принадлежащей ответчику, усматривается обозначение «X.O.FLOWERS», номер телефона предпринимателя ФИО1, адрес магазина цветочной мастерской «X.O.FLOWERS», эти же контактные данные содержит договор субаренды, заключенный между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью «АТМА», представленный в материалы дела ответчиком. На странице 14 указанного протокола зафиксировано, что 29.10.2022 в 19:10:43 сообщество ответчика с именем «X.O.FLOWERS» работало.

Далее протоколом зафиксирована информация на сайте Pixwox, где пользователь @alisafetch на своей странице разместила фото букета с цветами, на упаковке которого имеется изображение «X.O.FLOWERS», памятку по уходу за цветами, также с изображением обозначения «X.O.FLOWERS». Информацию о букете цветов подаренном ФИО1, изображение букета с цветами, на упаковке которого присутствует изображение «X.O.FLOWERS», то есть рекламу. В комментариях под фотографиями и видео букетов ответчика с именем «X.O.FLOWERS» зафиксирована переписка ФИО1 (@zhukova.kseniya) с дизайнером логотипа (@alisafetch).

Протокол автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства от 02.12.2022 № 1669967877 содержит информацию из социальной сети Facebook, в указанном протоколе отражена информация об обновлении фото профиля ответчиком 31.10.2022, зафиксированы изображения букетов цветов с обозначением «X.O.FLOWERS», рекламируемых и предлагаемых к продаже ответчиком.

Протокол автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства от 17.01.23 № 1673958758 содержит ответ администрации платформы Flowwow на запрос предпринимателя ФИО2 о том, что магазин, доступный по ссылке https://Flowwow.com/shop/bemine/ принадлежит предпринимателю ФИО1 Скриншоты страниц содержат оценки букетов с цветами, на упаковке букетов присутствует изображение с обозначением «X.O.FLOWERS», информацию о доставке букетов. Дата оценки одного из букетов - август 2022.

Протокол автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства от 05.12.2022 № 1670220764 содержит информацию из социальной сети Инстаграм истца. В протоколе зафиксирована переписка между ответчиком и бренд-дизайнером, выполнившей логотип для цветочного бутика @x.o.flowers, а также сообщение дизайнеру от имени истца о наличии идентичного логотипа в Воронеже.

Протокол автоматизированной фиксации информации с использованием мобильного устройства от 03.11.2022 № 1667463684 содержит информацию о наличии по адресу: <...> салона цветов «X.O.FLOWERS», ссылку на социальные сети xo-flowers.com, при переходе по которой зафиксирован работающий сайт, где размещены предлагаемые к продаже цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение «X.O.FLOWERS».

На имеющемся в материалах дела скриншоте страниц сайта Инстаграм ответчика, на упаковке цветочных букетов, предлагаемых к продаже ФИО1 присутствует изображение «X.O.FLOWERS».

Скриншот страницы В Контакте, приобщенный к материалам дела ответчиком, содержит контактные данные, адрес магазина. Контактные данные идентичны представленным истцом скриншотам страниц, зафиксированной информации протоколом осмотра от 03.11.2022, протоколом от 03.11.2022 № 1667463684.

В материалах дела имеется скриншот страниц с сайта ответчика xoflowers.com, зафиксированный истцом самостоятельно путем открытого доступа в сети Интернет.

Ответ Тильда Паблишинг содержит скриншоты страниц с сайта xoflowers.com, изображения зафиксированные на скриншотах страниц, идентичны скриншотам с сайта ответчика xo-flowers.com, представленными суду истцом.

Также ответ Тильда Паблишинг от 31.01.2023 содержит информацию о том, что доменное имя xo-flowers.com было прикреплено 02.08.2021, из-за отсутствия оплаты сайт был снят с публикации автоматически, последняя публикация 16.09.2022. Данные обстоятельства подтверждены информацией, представленной истцом с официального сайта WHOIS.

Истец так же ссылался на то, что 11.09.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: <...> был установлен факт предложения к продаже от имени предпринимателя ФИО1 товара - цветочного букета «Роял Бенефит» XS. Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 11.09.2021 на сумму 1900 рублей, фотографией цветочного букета, имеющейся в материалах дела.

Истец считает, что незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 874504, выразившееся в предложении к продаже товаров - цветочных букетов, на упаковке которых присутствует изображение «X.О.FLOWERS», сходное до степени смешения

с товарным знаком, истца, а также использование данного логотипа на сайте и на страницах в социальных сетях, является нарушением исключительных прав истца на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 874504.

В ответе на претензию от 30.06.2022 ответчик признала использование ею словесного обозначения «Х.О.FLOWERS», при этом считала, что не нарушает исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504, так как он зарегистрирован в отношении иных услуг.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в отношении нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504, указав размер компенсации - 740 000 руб., определив его за период с 06.06.2022 (дата регистрации товарного знака) по 31.10.2022 (дата закрытия сайта В Контакте) (148 дней). Указанная сумма получена путем умножения 148 дней на 5 000 руб. (стоимость букета цветов на сайте ответчика).

Удовлетворяя требования истца, суд первой инстанции установил высокую степень сходства обозначения ответчика и товарного знака истца, факт использования ответчиком спорного обозначения при оказании услуг однородных включенным в 35-й класс МКТУ и признал обоснованным размер компенсации в сумме 740 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, выслушав представителя заявителя кассационной жалобы, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной

деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 874504. Принадлежность истцу исключительного права на спорный товарный знак установлена судами на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

Суды первой и апелляционной инстанций, сравнив используемое ответчиком обозначение «X.О.FLOWERS» с принадлежащим истцу

товарным знаком с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснений высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), установили их сходство по смысловому (семантическому), звуковому (фонетическому) и графическому (визуальному) признакам.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать на то, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологию установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153 по делу № А60-44547/2015).

Суд по интеллектуальным правам считает, что методология установления сходства сравниваемых обозначений и определения степени такого сходства судами первой и апелляционной инстанций соблюдена. При этом выводы судов первой и апелляционной инстанций достаточным образом мотивированы.

В отношении однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания истца, и осуществляемой ответчиком деятельности, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение,

вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

На основании указанных методологических подходов суды первой и апелляционной инстанций пришли к мотивированному и основанному на материалах дела выводу об однородности деятельности ответчика услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Судебные расходы по рассмотрению кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 по делу № А14-13241/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья И.В. Лапшина

Судья С.П. Рогожин

Судья Е.Н. Чеснокова