Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу
общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (пр-т Ленина, д. 2Б, оф. 2, <...>, ОГРН <***>)
на решение Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019 по делу
№ А17-545/2019 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2020 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори»,

с участием в деле третьего лица, общества с ограниченной ответственностью «Мистер Постер» (пр-т Ленина, д. 102, <...>, ОГРН <***>),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие:

ФИО1 – (лично),

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 23.11.2018);

от общества с ограниченной ответственностью «Хот Стори» –
ФИО3 (по доверенности от 19.05.2020).

Общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер» извещено надлежащим образом о дате и времени судебного заседания,
явку представителя в суд не обеспечило.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Ивановской области
с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Хот Стори» (далее – заявитель) с требованиями:

о запрете использования коммерческого обозначения «ZOZH», обладателем исключительных прав в отношении которого является истец;

о запрете использования товарного знака «ZOZH» по свидетельству Российской Федерации № 674053, ссылаясь на то, что при регистрации данного товарного знака ответчиком было допущено злоупотребление правом.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Мистер Постер» (далее – общество «Мистер Постер»).

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 20.06.2019
к производству суда принято для совместного рассмотрения
с первоначальным иском встречное исковое заявление общества
«Хот Стори» к предпринимателю ФИО1, согласно требованиям которого, ответчик просит запретить незаконное использование словесного обозначения «ZOZH», сходного до степени смешения с товарным знаком
по свидетельству Российской Федерации № 674053 и взыскать судебную неустойку в размере 20 000 рублей за каждый день неисполнения
судебного акта с даты его вступления в силу.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019 исковые требования предпринимателя ФИО1 удовлетворены,
в удовлетворении встречных требований отказано.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда
от 17.08.2020 решение суда первой инстанции отменено частично: производство по делу в части требований предпринимателя ФИО1
к обществу «Хот Стори» о запрете использовать товарный знак
по свидетельству Российской Федерации № 674053 прекращено,
в остальной части решение Арбитражного суда Ивановской области
от 13.11.2019 оставлено без изменения.

Ответчик, не согласившись с вышеназванными судебными актами, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой,
в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права,
на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции, направить дело
на новое рассмотрение.

В поданной кассационной жалобе и в дополнениях к ней, ответчик выражает несогласие с выводами судов о возникновении у истца коммерческого обозначения в апреле 2017 года путем создания профилей
в социальных сетях и регистрации доменного имени zozhme.ru.

По мнению ответчика, истцом не представлено относимых
и допустимых доказательств известности коммерческого обозначения
истца.

Ответчик также выражает несогласие с выводами судов
о злоупотреблении правом ответчиком при регистрации товарного знака, полагая их несоответствующими материалам дела.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, отзыв
на дополнения к ней, в которых, ссылаясь на законность и обоснованность принятых по делу судебных актов, просил отказать в ее удовлетворении отмечая, что в материалах дела имеются достаточные доказательства, подтверждающие в совокупности факт интенсивного и длительного использования предпринимателем ФИО1 коммерческого обозначения до даты приоритета спорного товарного знака и даты использования его ответчиком, а также факт наличия в действиях
общества «Хот Стори» признаков злоупотребления правом.

При этом истец сослался на представленные в материалы дела квитанции, подтверждающие продажу товаров в магазине истца и указал
на то, что осуществление розничных продаж в магазине с июня
по октябрь 2017 года на сумму 630 006 руб. объективно свидетельствует
об интенсивности использования истцом спорного бренда и его узнаваемости.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель истца возражал против ее удовлетворения по доводам отзыва на кассационную жалобу.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом
о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции
не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд
по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом
случае, и таких нарушений не выявил.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом
по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284
и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами, предприниматель ФИО1 по меньшей мере с 19.04.2017 осуществляет деятельность в сфере розничной торговли спортивной одеждой, используя словесное коммерческое обозначение «ZOZH».

Использование данного средства индивидуализации истцом производится при осуществлении деятельности в торговых предприятиях
города Нижний Новгород, а также путем размещения рекламы и иной, направленной на продвижение спортивной одежды, информации
в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте».

Как следует из материалов дела и установлено судами, ответчик осуществляет аналогичную деятельность в области производства
и продажи спортивной одежды посредством создания профиля
в социальной сети «Инстаграм» по вэб-адресу: https://www.instagram.com/zozhrussia/, а также сайта http://zozh-shop.ru.

При этом осуществляя данную деятельность, ответчик использует обозначение «ZOZH», идентичное обозначению, используемое истцом,
а даты регистрации профиля в социальной сети «Инстаграм» и интернет-сайта соответственно 03.07.2018 и 12.09.2017.

Ответчик также использует обозначение «ZOZH» (дата приоритета –03.10.2017), зарегистрированное 05.10.2018 в качестве товарного знака (свидетельство Российской Федерации № 674053) в отношении товаров
и услуг 25-го и 35-го классов Международной классификации товаров
и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), указывая при этом
на следующие обстоятельства, связанные с приобретением и использованием товарного знака.

Общество «Мистер Постер» 03.10.2017 подало заявку на регистрацию товарного знака «ZOZH» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

В дальнейшем между обществом «Мистер Постер» и обществом
«Хот Стори» заключен договор о передаче права на заявку на регистрацию данного товарного знака, в соответствии с которым права по заявке
переданы обществу «Хот Стори».

Предприниматель, полагая, что право на использование
коммерческого обозначения «ZOZH» у истца возникло ранее, а ответчик, осуществляя деятельность с применением данного обозначения,
в том числе путем его регистрации в качестве товарного знака,
допустил злоупотребление правом, чем нарушил исключительные права истца, предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный
суд Ивановской области с настоящим иском.

Общество «Хот Стори», ссылаясь на незаконное использование
истцом в своей деятельности обозначения сходного до степени смешения
с товарным знаком ответчика по свидетельству Российской Федерации
№ 674053 обратился в Арбитражный суд Ивановской области с встречными исковыми требованиями к предпринимателю ФИО1

Удовлетворяя исковые требования предпринимателя в полном
объеме, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1225, 1229, 1252, 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) и разъяснениями, изложенными в пункте 177 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), и исходил из того, что право предпринимателя
на коммерческое обозначение возникло ранее права ответчика
на товарный знак «ZOZH», в связи с чем пришел к выводу о том, что использование последним в своей деятельности спорного обозначения является нарушением исключительных прав истца.

При этом суд первой инстанции отклонил ссылку ответчика на использование спорного обозначения в качестве коммерческого обществом «Мистер Постер» ранее истца, указав на то, что данное обстоятельство
не подтверждено материалами дела.

Установив, что ответчик был осведомлен о широком использовании спорного обозначения до даты приоритета товарного знака предпринимателем ФИО1, а также установив, что ответчик, регистрируя на свое имя спорное обозначение в качестве товарного знака, рассчитывал на получение преимуществ перед другими хозяйствующими субъектами на рынке и таким образов фактически закрепил за собой
те преимущества в хозяйственной деятельности, которые созданы
в результате производственной работы другого коммерческого
предприятия, суд первой инстанции признал действия ответчика
по подаче заявки на регистрацию на свое имя обозначения «ZOZH»
в качестве товарного знака злоупотреблением правом.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции признал подлежащими удовлетворению исковые требования предпринимателя
и не подлежащими удовлетворению встречные исковые требования общества.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции в части нарушения ответчиком исключительных прав истца
на коммерческое обозначение, а также с выводом суда первой инстанции
о применении в отношении ответчика положений статьи 10 ГК РФ
и отсутствием оснований для удовлетворения встречного иска.

Между тем суд апелляционной инстанции прекратил производство
в части требования предпринимателя о запрете обществу использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 674053
на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив неподведомственность данного требования арбитражному суду.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела,
исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее,
в дополнениях, представленных сторонами, заслушав представителей
сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой
и апелляционной инстанций норм материального права, соблюдение
норм процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся
в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам
и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований
для отмены судебных актов на основании следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями
и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы
и единый государственный реестр юридических лиц.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего
ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе
путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках,
в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах
или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В пункте 177 Постановления № 10 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое
обозначение обладает достаточными различительными признаками
и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Для установления наличия у лица исключительных прав
на коммерческое обозначение необходимо установить, существует
ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом
для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование.
Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое
обозначение достаточными различительными признаками и имеются
ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих
условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В числе условий, необходимых для возникновения права
на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет
известность в пределах определенной территории употребления
этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание
его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения
на определенной территории, и другие подобные сведения.

Как следует из содержания обжалуемых судебных актов, суды установили, что использование спорного обозначения в качестве коммерческого начато истцом с апреля 2017 при создании профилей
в социальных сетях «Инстаграм» (с 19.04.2018) и «Вконтакте» (с 24.04.2017), а также при регистрации доменного имени zozhme.ru (с 24.04.2017).

Суд кассационной инстанции считает необходимым обратить
внимание на то обстоятельство, что лишь сам по себе факт создания профилей в социальных сетях, а также регистрация доменного имени
в апреле 2017 года, для рекламы и продвижения товаров под спорным обозначением, не может являться достаточным основанием для вывода
о возникновении у предпринимателя именно на эту дату (апрель 2017 года) права на коммерческое обозначение, поскольку такое право
(на коммерческое обозначение) возникает не с момента начала использования словесного обозначения для индивидуализации
предприятия, а лишь тогда, когда оно уже приобрело определенную известность в результате его длительного и (или) интенсивного использования.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции критически оценивает вывод судов о том, что право на использование спорного обозначения в качестве коммерческого обозначения возникло у предпринимателя ФИО1 в апреле 2017 года, поскольку, доказательства на которые при этом сослались суды, не свидетельствуют о
широком использовании истцом спорного обозначения на какой либо определенной территории именно на указанную судом дату (апрель 2017 года).

Как усматривается из материалов дела и содержания обжалуемых судебных актов, судами, при установлении наличия у истца права
на коммерческое обозначение, были учтены, в том числе, следующие обстоятельства: количество посетителей сайта истца за период
с 01.04.2017 по 30.09.2017, аренда торгового помещения на
территории города Нижний Новгород для организации в нем магазина
по продаже спортивной одежды, товаров и аксессуаров (договор аренды
от 25.05.2017), количество реализованного товара (квитанции, подтверждающие продажу товара в магазине истца с 02.06.2017).

Вместе с тем из содержания обжалуемых судебных актов
не усматривается, что судами при оценке этих материалов устанавливалось обстоятельство того, с какого именно момента используемое истцом обозначение в своей деятельности (уже после регистрации аккаунтов
в социальных сетях и заключения договора аренды площади в
торговом комплексе) приобрело узнаваемость при реализации спортивной одежды, а также определенную известность и репутацию на какой-то определенной территории Российской Федерации.

Такое обстоятельство судами не исследовалось, каких-либо выводов
по нему в обжалуемых судебных актах не имеется.

Вместе с тем данное обстоятельство, является существенным для определения таких значимых обстоятельств для рассмотрения настоящего дела, как установление того, какой из объектов интеллектуальной собственности возник ранее, коммерческое обозначение истца или
товарный знак ответчика, приоритет которого исчисляется с 03.10.2017.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что оба этих объекта интеллектуальной собственности имеют самостоятельную правовую
защиту (статьи 1477, 1484, 1538, 1539 ГК РФ).

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции
учитывает, что из материалов дела усматривается, что обе стороны настоящего спора представили доказательства в суд в обоснование
доводов о том, что они начали использовать спорное обозначение
примерно в один и тот же промежуток времени в 2017 году.

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества
или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При наличии такой конкуренции соответствующий спор
в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит разрешению
в пользу правообладателя того средства индивидуализации, которое обладает более ранним приоритетом.

Учитывая изложенное выводы судов о возникновении у истца
права на коммерческое обозначение ранее возникновения у ответчика
права на товарный знак и, в связи с этим, вывод об удовлетворении
исковых требований предпринимателя, и отказе в удовлетворении
встречных требований ответчика, нельзя признать в достаточной степени мотивированными и соответствующими материалам дела.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции также полагает необоснованной и преждевременной ссылку судов первой
и апелляционной инстанций на положения статьи 10 ГК РФ в отношении ответчика, поскольку вывод судов о том, что на дату подачи заявки
на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ZOZH»
ответчик был осведомлен о широком использовании данного
обозначения иным лицом, и действия по подаче такой заявки направлены исключительно на причинение вреда другому лицу, сделаны без установления в том числе того обстоятельства, с какого именно момента спорное обозначение, используемое истцом, стало широко известным
на определенной территории Российской Федерации для потребителей спортивных товаров.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции
и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права,
а выводы судов – соответствующими фактическим обстоятельствам дела
и представленным доказательствам.

Учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела
и имеющимся в деле доказательствам могли привести к принятию
неверных решения и постановления, они не могут быть признаны
законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного
решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно
в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий,
дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ивановской области от 13.11.2019
по делу № А17-545/2019 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 17.08.2020 по тому же делу отменить.

Дело № А17-545/2019 направить на новое рассмотрение
в Арбитражный суд Ивановской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия
и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев