Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ардис» (ул. Тенистая аллея, 18, г. Калининград, Калиниградская обл., 236010, ОГРН <***>) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по делу № А21-16824/2019

по иску иностранного лица Bork Eleсtroniсs LTD (Irakli 2, Egkomi, P.C. 2413, Nicosia, Cypris) к обществу с ограниченной ответственностью «Ардис» об обязании аннулировать регистрацию доменных имен.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1 Кизи (г. Ташкент), ФИО2 (г. Ташкент).

В судебном заседании принял участие представитель иностранного лица Bork Eleсtroniсs LTD – ФИО3 (по доверенности от 16.11.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Bork Eleсtroniсs LTD (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ардис» (далее – общество «Ардис») об обязании регистратора доменных имен аннулировать регистрацию доменных имен «bork-center.Ru», «spb-remont-bork.Ru», «msk-remont-bork.Ru» (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Калининградской области
от 01.07.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 решение Арбитражного суда Калининградской области от 01.07.2021 отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении иска.

Не согласившись с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021, общество «Ардис» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, решение суда первой инстанции – оставить в силе.

Общество «Ардис» полагает, что претензии, связанные с нарушением прав на товарный знак в результате регистрации и использования доменного имени, должны адресоваться непосредственно администратору соответствующего доменного имени.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что как регистратор доменного имени он имеет возможность пресечь регистрацию доменного имени путем прекращения делегирования домена. Для принятия решения о пресечении регистрации доменного имени необходимо наличие правовых оснований, предусмотренных пунктом 8.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утвержденных решением Координационного центра национального домена сети интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81, далее – Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ). На момент регистрации доменного имени соответствующие правовые основания отсутствовали, в этой связи действия общества «Ардис» по регистрации упомянутых доменных имен не могут быть признаны нарушающими права и законные интересы истца.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что неисполнение администратором доменного имени запроса о предоставлении сведений и документов в установленный срок влечет в силу положений пунктов 9.3.7, 9.3.8 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ правовые последствия в виде прекращения делегирования доменного имени, но не аннулирование его регистрации.

Компанией представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором указано, что общество «Ардис» является надлежащим ответчиком по требованию об аннулировании регистрации доменного имени, поскольку оно может пресечь допущенное нарушение.

В судебном заседании суда кассационной инстанции истца просил оставить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции без изменения.

Представители ответчика и третьих лиц, надлежащим образом извещенные о дате и времени судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что в силу статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является правообладателем общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 109 (дата, с которой товарный знак признан общеизвестным – 30.12.2009), зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «соковыжималки бытовые электрические». Компания является также правообладателем товарных знаков «» и «ВОRК»по свидетельствам Российской Федерации № 319682 № 241768, зарегистрированных соответственно 22.01.2007 и 28.03.2003 с приоритетами 25.05.2006 и 04.10.2002 в отношении широкого перечня товаров и услуг в том числе 6 – 9, 11, 19, 35, 37, 39 классов МКТУ.

Компании стало известно о регистрации доменных имен bork-center.ru, spb-remont–bork.ru, msk-remont–bork.ru; посредством веб-сайтов, адресуемых данными доменными именами, осуществляется предложение к оказанию услуг по ремонту бытовой техники. В обоснование исковых требований компания указывала, что названные доменные имена являются сходными до степени смешения с принадлежащими ей товарными знаками, истец не давал согласия на использование названных товарных знаков в материалах веб-сайтов и (или) в доменных именах. На дату предъявления иска отсутствовали сведения об администраторах доменных имен, в связи с чем истец был лишен возможности предъявить требования к администраторам доменных имен.

В процессе рассмотрения дела общество «Ардис» представило сведения о том, что администратором доменного имени bork-center.ru является ФИО2, администратором доменных имен spb-remont–bork. ru, msk-remont–bork.ru является ФИО1 Кизи.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции истец настаивал на том, что поскольку администраторы спорных доменных имен не подтвердили достоверность сведений (включая информацию о личности, контактные данные), которые были указаны ими при регистрации доменных имен, нарушением исключительных прав истца является приобретение права на доменные имена, надлежащим ответчиком по требованиям об обязании аннулировать регистрацию доменных имен является регистратор общество «Ардис».

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что установление противоправности поведения без привлечения к участию в деле администраторов доменных имен в качестве самостоятельных ответчиков либо без предоставления вступившего в законную силу судебного акта, которым администраторы доменных имен признаны нарушителями исключительных прав, невозможно. Принимая во внимание, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт нарушения исключительных прав истца на товарные знаки именно регистратором, доказательств допущения регистратором нарушения положений документов, регламентирующих его деятельность, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что спорные доменные имена сходны с принадлежащими истцу товарными знаками. Суд апелляционной инстанции обратил внимание на то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства администраторы спорных доменных имен не подтвердили достоверность своих сведений, содержащихся в реестре доменных имен.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчик обладает возможностью пресечения нарушения исключительных прав истца на товарные знаки путем аннулирования регистрации спорных доменных имен на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные
в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, ? к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В соответствии с положениями части 3 статьи 1250 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат к применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, предметом настоящего спора является защита исключительных прав на товарные знаки «» по свидетельству Российской Федерации № 109, «» и «ВОRК» по свидетельствам Российской Федерации № 319682 № 241768от несанкционированного использования обозначения в доменных именах bork-center.ru, spb-remont–bork.ru, msk-remont–bork.ru.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, фирменными наименованиями, суд при установлении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет – корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее – Политика), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 № 5560/08.

Согласно Политике аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

В параграфах 4 (c) (i-iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4 (a) (ii) Политики.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что общество «Ардис» является регистратором доменных имен, то есть является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по регистрации и поддержке доменных имен, что подтверждается информацией, представленной на веб-сайте Координационного центра национального домена сети Интернет – http://cctld.ru/ru/registrators.

Регистрация доменного имени ? это внесение в Реестр сведений о доменном имени, его администраторе и иных сведений, установленных Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ,

В целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов (п. 3.1.4 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ).

Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями (п. 3.1.3 Правил).

Таким образом, именно на администратора доменного имени возложена обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе и регистрации домена.

При этом регистратор доменного имени не может отказать в регистрации доменного имени по основаниям, не предусмотренными Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что на основании приведенных норм права суд первой инстанции обоснованно указал, что требования к регистратору доменных имен, которым является ответчик по настоящему делу, не подлежат удовлетворению. Все претензии, связанные с нарушением прав на товарный знак в результате регистрации и использования доменного имени, а также исковые требования, связанные нарушением прав на товарный знак, должны адресоваться непосредственно администратору соответствующего доменного имени.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2021 по делу № А40-314418/2019.

При этом судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 158 Постановления № 10, согласно которым по общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку; вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ), поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

Таким образом, при установлении судом факта нарушения исключительного права на товарный знак при приобретении права на доменное имя, может быть удовлетворено требование об аннулировании регистрации доменного имени.

По смыслу подпункта 2 пункт 1 статьи 1252 ГК РФ требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Вместе с тем необходимым условием для удовлетворения требования о пресечении действий, заявленного к иному нежели нарушитель лицу, является установление противоправного поведения конкретного лица, которое еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

При этом суд кассационной инстанции отмечает, что частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судебная коллегия полагает возможным согласиться с аргументами суда первой инстанции о том, что установление противоправности поведения администраторов доменных имен при регистрации спорных доменных имен без привлечения к участию в деле названных лиц в качестве ответчиков либо без предоставления вступившего в законную силу судебного акта, которым администраторы доменных имен признаны нарушителями исключительных прав, невозможно.

Как усматривается из материалов дела, требования о защите исключительных прав не предъявлено к администраторам доменных имен, истец настаивает на удовлетворении требования именно к регистратору доменного имени.

С учетом процессуального статуса лиц, участвующих в деле, факт нарушения исключительных прав на средство индивидуализации подлежит установлению по отношению к ответчику.

В соответствии с частью 3 статьи 44 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиками признаются организации и граждане, к которым предъявлен иск, то есть лица, по мнению истца, нарушившие его права и законные интересы.

Поскольку требования предъявлены к регистратору в качестве ответчика по делу и истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт нарушения именно регистратором исключительных прав истца на товарные знаки, доказательств допущения регистратором нарушения положений документов, регламентирующих его деятельность, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отказе в удовлетворении иска об аннулировании регистрации доменного имени.

Вопреки позиции суда апелляционной инстанции то обстоятельство, что регистратор доменного имени обладает возможностью пресечения нарушения исключительных прав истца на товарные знаки путем аннулирования регистрации доменных имен, само по себе не является основанием для удовлетворения исковых требований.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции о том, что в факт неподтверждения администраторами спорных доменных имен достоверности сведений имеет правовое значение для рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с пунктами 5.6, 9.3.7, 9.3.8 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ регистратор вправе прекратить делегирование домена в установленном Правилами порядке при выявлении недостоверности сведений об администраторе в Реестре или при непредоставлении администратором подтверждающих эти сведения документов по запросу Регистратора в установленный срок.

Таким образом, правовым последствием непредставления сведений об администраторе доменного имени является прекращение делегирования домена, но не его аннулирование.

Судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела,установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, нормам материального и процессуального права.

На основании изложенного, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 подлежит отмене как принятое с существенным нарушением норм материального права, а решение Арбитражного суда Калининградской области от 01.07.2021 - оставлению в силе.

Судебные расходы подлежат распределению на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2021 по делу № А21-16824/2019 отменить, решение Арбитражного суда Калининградской области от 01.07.2021 оставить в силе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.М.Сидорская

Судья

А.Н.Березина

Судья

Е.С.Четвертакова