Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда Калининградской области (судья Гурьева И.Л.) от 03.06.2013 по делу № А21–2768/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи: Шульга Л.А., Борисова Г.В., Фокина Е.А.) от 01.10.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (Каширское ш., д. 22, кор. 4, стр. 1, Москва, 115201, ОГРН 1027700271290)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сеть аптек «Будьте здоровы» (ул. Ленина, д. 32, Калининградская область, г. Советск, ОГРН 1033908002149)

о признании незаконным и запрете использования товарного знака «Будь здоров» и о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Яресько Е.В. по доверенности № 61 от 21.08.2013, Кучина А.В. по доверенности № 23 от 19.03.2013,

от ответчика: Салосин О.Н. по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Ригла» (далее – ООО «Ригла», истец) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сеть аптек «Будьте здоровы» (далее – ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы», ответчик) о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, в том числе об обязании ответчика снять вывески с обозначением «Будьте здоровы», изменить фирменное наименование, исключив из него словосочетание «Будьте здоровы», путем внесения изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц, а также прекратить использование указанного обозначения в документации, рекламе и иных материалах, идентифицирующих деятельность ответчика. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.06.2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2012, в иске отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2013 вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

В своем постановлении суд кассационной инстанции указал, что суды не дали оценку действиям ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» по распространению лекарственных средств и медицинских товаров на предмет того, включены ли в их состав гигиенические препараты, пластыри, перевязочные материалы, относящиеся к 05 классу МКТУ, в отношении которых за истцом зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 212430/1, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения истцом своих знаков.

При новом рассмотрении решением от 03.06.2013, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 01.10.2013, в удовлетворении иска вновь отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО «Ригла» обратилось с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа определением от 11.12.2013 передал кассационную жалобу по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также нарушение норм материального права. Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что товарный знак «БУДЬ ЗДОРОВ!» обладает существенной различительной способностью; сходство товарных знаков истца и индивидуализирующей части фирменного наименования ответчика является существенным; словосочетание «Сеть аптек» не является оригинальным, охраноспособным и указывает лишь на вид деятельности; выводы судов относительно несовпадения территориальных сфер деятельности сторон являются ошибочными; размер компенсации истцом обоснован.

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» просит оставить принятые судебные акты без изменения, считая их законными и обоснованными, сослался на то, что товарный знак истца в отношении услуг по реализации лекарственных и медицинских товаров не зарегистрирован. Истцом не представлено доказательств применения товарного знака для индивидуализации своих товаров на территории Калининградской области.

Представитель ответчика принимал участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи посредством организации видеоконференц-связи с Арбитражным судом Калининградской области.

В судебном заседании представитель ООО «Ригла» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения по доводам отзыва.

Кассационная жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов судов первой и апелляционной инстанции о применении норм права установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судами норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии судебного акта и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, словесные товарные знаки «БУДЬ ЗДОРОВ!» по свидетельствам Российской Федерации №№ 212430/1 от 09.08.2002 (с датой приоритета от 29.12.1999), 265270 от 15.03.2004 (с датой приоритета от 05.09.2002), 267774 от 24.04.2004 (с датой приоритета от 06.12.2001) зарегистрированы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товаров и услуг 3, 5, 16, 39, 42, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ): медицинский, гигиенический и косметический уход, услуги в области гигиены и косметики для людей, персональные услуги и прочее.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 212430/1 был подан на регистрацию 29.12.1999, на указанную дату действовала 7-ая редакция МКТУ, в которой имелось 42 класса товаров и услуг включительно: 1 – 34 классы – для регистрации товарных знаков на товары, 35 – 42 классы – для регистрации товарных знаков на услуги.

Так как в 7-ой редакции МКТУ все другие классы, за исключением 42-го, даже опосредованного отношения к медицинской и фармацевтической деятельности не имеют, товарный знак истца зарегистрирован на группы услуг – «медицинский, гигиенический и косметический уход» – который более подробно расшифрован в алфавитном перечне данного класса. В алфавитном перечне ряд услуг, осуществляемых аптеками, – медицинская помощь, профессиональные консультации в области медицины и косметики, фармацевтические консультации и др.

В свидетельстве на товарный знак № 212430/1 присутствуют товары 3 и 5 классов МКТУ, реализуемые аптечными организациями, в том числе, «гигиенические препараты», «диетические вещества для медицинских целей», «пластыри, перевязочные материалы» и др.

ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» зарегистрировано в качестве юридического лица 07.08.2003, основной вид деятельности – розничная и оптовая торговля готовыми лекарственными средствами, фармацевтическими и медицинскими товарами. В фирменном наименовании и в своей предпринимательской деятельности ответчик использует словосочетание «Сеть аптек «Будьте здоровы».

Полагая, что ответчик использует товарный знак истца и тем самым нарушает исключительное право на товарные знаки «БУДЬ ЗДОРОВ!», ООО «Ригла» обратилось в арбитражный суд с иском.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходили из отсутствия признаков однородности товаров и услуг и угрозы смешения в глазах потребителей товарного знака истца и фирменного наименования ответчика. Также судами сделан вывод о том, что в действиях ответчика отсутствует факт незаконного использования товарных знаков истца, а использование ответчиком в гражданском обороте фирменного наименования со словесным обозначением «ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» не может нарушать прав истца и причинить ему какие-либо убытки.

Между тем суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

Поскольку товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 212430/1 зарегистрирован 09.08.2002 с приоритетом от 29.12.1999, дата регистрации ответчика – 07.08.2003, подлежал применению к спорным правоотношениям, в том числе закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», который содержал положения о том, что право на товарный знак является исключительным и никто не вправе использовать в своей деятельности для индивидуализации аналогичных товаров/услуг сходные до степени смешения обозначения.

Действующее на момент создания юридического лица ответчика законодательство в области интеллектуальной собственности также исключало возможность правомерного применения (выбора) фирменного наименования, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным ранее.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту шестому этой же статьи, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается: в отношении фирменного наименования – запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Указанная норма предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и требует исследования вопроса о возможности в результате сходства двух объектов введения в заблуждение потребителя.

Проверив используемые сторонами товарные знаки истца и спорное обозначение ответчика на предмет смешения, суды пришли к выводу, что они не сходны до степени смешения. При этом суды исходили из того, что ответчиком не подтвержден факт реализации товаров, маркированных товарными знаками истца со словесным элементом «БУДЬ ЗДОРОВ!», а использование ответчиком в гражданском обороте фирменного наименования со словесным обозначением «ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» не может нарушать прав истца и причинить ему какие-либо убытки.

Делая вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и фирменным наименованием ответчика, суды не учли, что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила).

Из пункта 14.4.2 Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой (фонетический), графический (визуальный) и смысловой (семантический).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В связи с чем в рамках настоящего дела в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ подлежит рассмотрению сходство до степени смешения товарного знака «БУДЬ ЗДОРОВ!» и фирменного наименования «ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы».

Между тем, судами первой и апелляционной инстанций оценка в соответствии с Правилами не проводилась, в связи с чем обстоятельства сходства (или отсутствия) до степени смешения товарного знака «БУДЬ ЗДОРОВ» и фирменного наименования «ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» судами не устанавливались, что повлекло неправильное применение судами пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Суды не дали оценку действиям ООО «Сеть аптек «Будьте здоровы» по распространению лекарственных средств и медицинских товаров на предмет того, включены ли в их состав гигиенические препараты, пластыри, перевязочные материалы, относящиеся к 05 классу МКТУ, в отношении которых за истцом зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 212430/1, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения истцом своих знаков.

Оценка однородности товаров и услуг в рамках данного дела влияет на установление наличия либо отсутствия угрозы смешения схожих средств индивидуализации.

При установлении однородности товаров и услуг должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров и услуг, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Истцом заявлено требование, в том числе об изменении фирменного наименования, а именно – исключении слов «Будьте здоровы» из фирменного наименования путем внесения изменений в учредительные документы ответчика и Единый государственный реестр юридических лиц, а также прекратить использование указанного обозначения в документации, рекламе и иных материалах, идентифицирующих его деятельность.

Кассационная инстанция полагает необоснованным способ защиты исключительных прав на средства индивидуализации, как обязание внести изменения в учредительные документы, исключив из фирменного наименования спорное обозначение, с последующей государственной регистрацией изменений.

Перечень способов защиты гражданских прав, установленный в статье 12 ГК РФ, не является исчерпывающим.

Так, согласно абзацу 13 названной нормы права, защита гражданских прав может быть осуществлена и иными способами, предусмотренными законом. При этом использование других способов защиты права допускается Гражданским кодексом Российской Федерации только при наличии прямого указания закона.

Гражданский кодекс Российской Федерации не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, однако, избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права.

По смыслу статьи 1474 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения использования фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возмещения причиненных убытков.

В связи с нарушением прав на товарный знак, правообладатель в соответствии с положениями статьи 1515 ГК РФ вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения), а также взыскания компенсации вместо возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1473 ГК РФ с иском о понуждении к изменению фирменного наименования может обратиться только орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случае, если фирменное наименование не соответствует требованиям пунктов 3 и 4 данной статьи.

Кроме того, суду при новом рассмотрении следует учитывать то обстоятельство, что в судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца пояснили, что ими испрашивается защита не по всем зарегистрированным классам МКТУ, а только по 42 классу МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 212430/1) и по 44 классу МКТУ (свидетельство Российской Федерации № 265270), что может повлиять на правильное рассмотрение спора по существу, в том числе в части запрета использования фирменного наименования.

Применительно к вышеизложенному, суду следует предложить истцу уточнить исковые требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции находит, что выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами неправильно применены нормы материального права, а поэтому в силу пункта 3 части 1 статьи 287, частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятые по делу решение и постановление подлежат отмене, а дело – передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

При новом рассмотрении судам следует учесть изложенное, установить характер спорных правоотношений между истцом и ответчиком, установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а также все фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, проверить доводы истца о наличии (отсутствии) сходства до степени смешения между фирменным наименованием ответчика и товарным знаком истца и исходя из предмета заявленного иска; в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 03.06.2013 по делу № А21–2768/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2013 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов

Судья

Н.Н. Тарасов