Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда Республики Карелия (судья Мельник А.В.) от 21.11.2013 по делу № А26–3886/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Черемошкина В.В., Несмиян С.И., Слобожанина В.Б.) от 19.02.2014 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «Онего-Транс» (ул. Заводская, д. 18, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>)

к открытому акционерному обществу «Петрозаводский хлебокомбинат» (ул. Ригачина, д. 37, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ОКСКИЙ» в размере 30 211 376,54 руб.,

при участии третьего лица – общества с ограниченной ответственностью «Торговый холдинг «Лотос» (пр. Лесной, д. 47, г. Петрозаводск, <...>, ОГРН <***>);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 по доверенности от 05.12.2013,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 05.03.2012,

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Онего-Транс» (далее – ООО «Онего-Транс», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к открытому акционерному обществу «Петрозаводский хлебокомбинат» (далее – ОАО «Петрозаводский хлебокомбинат», ответчик) о взыскании 30 211 376 руб. 54 коп. компенсации, связанной с изготовлением и реализацией ответчиком хлебобулочной продукции с использованием в наименовании продукции товарного знака «ОКСКИЙ» (с учетом уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением суда от 10.06.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Торговый холдинг «Лотос» (далее – третье лицо).

Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 21.11.2013 в иске отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2013 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ООО «Онего-Транс» просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на нарушение cудами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. По мнению заявителя, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение статьей 1484, 1491 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) необоснованно почитали установленным факт отсутствия продления государственной регистрации товарного знака и как следствие исключительного права на товарный знак. Заявитель полагает, что суд апелляционной инстанции нарушил статьи 64, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не дав надлежащей оценке всем доводам апелляционной жалобы, а также имеющимся в деле доказательствам (лицензионный договор от 21.12.2010, копия уведомления ФИПС о принятии возражений, приложение к свидетельству на товарный знак). Кроме того, заявитель жалобы ссылается на то, что суды двух инстанций не применили положения статьи 1505 ГК РФ, поскольку сведения о государственной регистрации прав на товарный знак размещены в открытом доступе и суды могли установить факт регистрации за истцом исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 214544. Также по его мнению суды неправильно установили период прекращения нарушения исключительных прав истца.

В отзыве на кассационную жалобу представитель ответчика просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Третье лицо надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела, а также соответствие выводов, содержащихся в решении суда первой инстанции и постановлении апелляционного суда, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно доводов жалобы, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.11.2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2014 подлежат отмене, с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанции и следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Российской Федерации № 214544, зарегистрированному в Государственном Реестре товарных знаков обслуживания Российской Федерации 13.06.2002 (т. 1 л.д. 14), с 05.06.2000 ООО «Онего-Транс» является правообладателем словесного товарного знака «Окский», в отношении следующих товаров (услуг):

30 - булки; кондитерские изделия мучные; мучные изделия; печенье; пряники; хлеб; из пресного теста; пищевые продукты на основе овса; макаронные изделия;

35 - сбыт товара через посредников;

39 - упаковка и хранение товаров;

42 - снабжение хлебобулочными изделиями; реализация товаров хлебобулочных изделий.

В обоснование заявленных требований истец указывал на то обстоятельство, что ответчик длительное время (с мая 2009 по май 2012) занимается производством и реализацией хлеба, незаконно маркированного товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 214544.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьей 1484, 1491 ГК РФ, пунктом 23 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), пришли к выводу об отсутствии в действиях ответчика (реализация хлебо-булочной продукции, с нанесенным товарным знаком «Окский») вины в нарушении исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 214544 и отсутствии доказательств, по продлению срока действия государственной регистрации на спорный товарный знак.

Между тем, судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков, в частности, выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

На основании статьи 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины.

Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Следовательно, обращаясь с иском, истец обязан в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать факт правонарушения ответчиком, а именно ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, на которых незаконно размещен его словесный товарный знак «Окский» по свидетельству Российской Федерации № 214544.

Выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что у истца отсутствует исключительное право на товарный знак, основаны на неполном установлении обстоятельств по делу и сделаны с нарушением статей 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вышеуказанные выводы, суды основывают исключительно тем, что истец не представил доказательства, продления срока действия исключительного права на товарный знак после 05.06.2010.

Вместе с тем, в материалах дела имеется лицензионный договор от 21.10.2010 (том дела 1, л.д. 32-37), заключенный между ООО «Онего-Транс» и ОАО «Петрозаводский хлебозавод Сампо». Согласно пункту 1.1 которого Лицензиар (истец) по настоящему договору предоставляет Лицензиату (ОАО «АРОМАТЕРАПИЯ Карел Хадек») неисключительное право на использование в том числе, товарного знака по свидетельству РФ № 214544 на всей территории Российской Федерации. Согласно пункту 10.1 договора он вступает в силу с даты его регистрации в Роспатенте и действует до 22.05.2020. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте 05.08.2011 за № РД0085138.

Согласно пункту 4 статьи 1235 ГК РФ срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

В соответствии с изложенным судам следовало оценить доводы истца о наличии у него исключительного права на товарный знак, с учетом требований статьей 64, 67, 68, 71, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к представленным доказательств, установить факт продления срока действия исключительного права на товарный знак применительно к статье 1491 ГК РФ, исходя из представленного лицензионного договора от 21.10.2010, поскольку он был зарегистрирован Роспатентом 05.08.2011, после продления срока действия исключительного права на товарный знак (после 05.06.2010).

Кроме того, указанное обстоятельство надлежало установить суду первой инстанции еще на стадии подготовки дела к судебному разбирательству с учетом положений части 3 статьи 133, части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем предложения истцу представить соответствующие доказательства либо путем совершения процессуальных действий по осмотру открытых источников информации.

Судебная коллегия отмечает, что судами не установлено обстоятельство, с какого периода ответчик прекратил ввод в гражданский оборот продукции, маркированной словесным обозначением «Окский».

Между тем установление указанного периода имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку позволит установить имел ли место факт правонарушения исключительных прав истца либо отсутствия такового, так как ответчик приводил доводы о том, что прекратил ввод продукции сразу после получения претензии от истца.

Суды, делая вывод об отсутствии у истца права, требовать защиты нарушенных исключительных прав на товарный знак, не учли положение пункта 62 Постановления № 5/29, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Вышеизложенное подтверждает правомерность доводов заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судами норм материального права.

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание положения Постановления № 5/29, в силу чего неправильно применили статьи 1484 и 1491 ГК РФ.

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи с неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, устранить допущенные нарушения норм материального права, установить имел ли место факт нарушения исключительных прав истца ответчиком с определением периода времени совершения правонарушения применительно к статье 401 ГК РФ. Указанные обстоятельства следует установить с учетом принятого решения Роспатента от 13.04.2014 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 288, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.11.2013 по делу № А26–3886/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев