Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Красноярского края, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Красноярск, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 по делу № А27-25524/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2019 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (г. Кемерово, ОГРНИП <***>)

о защите исключительного права на патент Российской Федерации № 174111 на полезную модель.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального

предпринимателя Авдюковой Аллы Сергеевны – Гаврилович Ю.Ю. (по доверенности от 14.08.2018).

Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1) обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – предприниматель ФИО2) со следующими требованиями:

о запрете осуществлять действия, нарушающие права предпринимателя ФИО1 на патент Российской Федерации № 174111 на полезную модель, в том числе прекратить производство, хранение и продажу товара «Цукаты из сосновой шишки на палочке», прекратить размещение информации об указанном товаре в сети Интернет, а также на сайте http://таежныйтайник.рф;

об обязании изъять из гражданского оборота товар «Цукаты из сосновой шишки на палочке», а также изъять из оборота и уничтожить за счет предпринимателя ФИО2 орудия, оборудование, прочие устройства и материалы, которые главным образом используются и предназначены для совершения нарушения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности;

об обязании опубликовать сведения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя патента Российской Федерации № 174111 на полезную модель в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

о взыскании компенсации за нарушение прав на патент Российской Федерации № 174111 на полезную модель в размере 2 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2019 решение Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель ФИО1, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Предприниматель ФИО1 просит назначить по делу дополнительную экспертизу по вопросу «Образует ли застывший сахарный сироп на изделии предпринимателя ФИО2 «Цукаты из сосновой шишки на палочке» слой покрытия корпуса соснового цуката?», проведение которой поручить АНО «Центр Патентных Экспертиз».

Указанное ходатайство истца не подлежит удовлетворению в силу того, что в соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации арбитражный суд кассационной инстанции не вправе устанавливать обстоятельства, которые не были установлены в решении и постановлении или были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Возражая против вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии со стороны предпринимателя ФИО2 нарушения ее исключительного права на полезную модель, предприниматель ФИО1 указывает на то, что из осмотра представленных в материалы дела образцов изделий «Цукаты из сосновой шишки» очевидно усматривается, что приготовленная в сахарном сиропе и остуженная сосновая шишка приобретает покрытие в виде застывшего сахарного сиропа (следы частичек данного сиропа имеются также на прозрачной упаковке изделия).

По мнению заявителя кассационной жалобы, данное обстоятельство опровергает вывод экспертизы об отсутствии в изделии ответчика приведенного в независимом пункте 1 формулы полезной модели существенного признака «нанесен слой покрытия», сделанный на основе того, что в представленном ответчиком документальном описании технологии производства изделия отсутствует такая стадия как «специальное нанесение покрытия на сосновый цукат».

Предприниматель ФИО1 полагает, что отказ судов в назначении дополнительной экспертизы является незаконным, поскольку в результате ее проведения были бы установлены необходимые обстоятельства, которые в результате формального похода первой экспертизы не были исследованы. Также предприниматель ФИО1 считает, что данный отказ свидетельствует о грубом нарушении ее прав и принципа состязательности.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что процитированные судами первой и апелляционной инстанций выводы, изложенные в заключении эксперта от 28.03.2019 № 019103/6/77001/092019/А27-25524/18, об отсутствии использования в изделиях ответчика дополнительных зависимых признаков формулы полезной модели, на основании которых был сделан вывод об отсутствии нарушения ответчиком прав истца, основаны на неверном толковании положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Предпринимателем ФИО2 представлено письменное возражение на кассационную жалобу, в котором отмечено, что выпускаемая и реализуемая им продукция в виде цукатов из сосновых шишек не содержит всех существенных признаков полезной модели «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 174111. При этом ответчик полагает, что данное обстоятельство можно установить и при визуальном осмотре спорной продукции.

В судебном заседании, состоявшемся 03.12.2019, представитель предпринимателя Авдюковой А.С. поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, также ответил на вопросы суда, подтвердив отсутствие в кассационной жалобе довода об ошибочности вывода эксперта об отсутствии использования в изделии предпринимателя Давыдова Д.С. приведенного в независимом пункте 1 формулы полезной модели существенного признака «корпус представляет собой вяленый сосновый цукат».

Предприниматель ФИО2, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явился, своего представителя не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель ФИО1 является правообладателем патента Российской Федерации № 174111 на полезную модель «Кондитерской изделие» с датой приоритета от 14.03.2017 со следующей формулой:

сосновый цукат получен из молодых сосновых шишек.

Предпринимателю ФИО1 стало известно, что на сайте https://таежныйтайник.рф предлагается к продаже товар «Цукаты из сосновой шишки», что подтверждается составленным нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО4 протоколом осмотра письменных доказательств от 02.10.2018 серии 24 АА № 3394085.

В частности, на странице указанного сайта по адресу https://xn80aaoelebjwd1cf9i.xn-plai/#b-lBB представлена реклама и описание продукции, в том числе, товара «Цукаты из сосновой шишки», а также информация об адресе цеха по производству продукции: <...>.

Кроме того, 29.09.2018 в г. Красноярске в магазине ««Калина-Малина» (фирменный магазин фермерских продуктов)» была осуществлена контрольная закупка товара: «Цукаты из сосновой шишки на палочке» стоимостью 59 рублей, на этикетке которой содержалась информация: «СТО 201305518-004-2017. Продукт переработки сосны. Цукаты из сосновой шишки; состав: сосновые шишки, сахар, вода, лимонная кислота; изготовитель: ИП ФИО2; 650010, Россия, <...>; Адрес производства: 650021, Россия,

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Павленко, 1, тел. 89049614737; цена: 59 руб.».

Предприниматель ФИО1, полагая, что при производстве товара «Цукаты из сосновой шишки», который предлагается как к оптовой, так и к розничной продаже, используются все приведенные в формуле принадлежащей ей полезной модели «Кондитерское изделие» существенные признаки, обратилась 27.09.2018 к предпринимателю ФИО2 с претензией.

Поскольку предприниматель ФИО2 проигнорировал направленную в его адрес претензию, нарушение добровольно не устранил, предприниматель ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из недоказанности факта нарушения исключительного права истца на полезную модель «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 174111, поскольку не было установлено использования предпринимателем ФИО2 в изделии «Цукаты из сосновой шишки» всех существенных признаков спорной полезной модели «Кондитерское изделие».

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда первой инстанции, указав, что судом первой инстанции обстоятельства спора исследованы всесторонне и полно, нормы материального и процессуального права применены правильно, выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела, при этом отметив, что у суда первой инстанции не имелось оснований для назначения дополнительной судебной экспертизы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и письменных возражениях на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов

имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 названной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Подпунктом 1 пункта 2 этой же статьи установлено, что использованием полезной модели признается ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

При этом пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ предусмотрено, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Наличие у предпринимателя ФИО1 исключительного права на полезную модель «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации № 174111 признано судами первой и апелляционной инстанций доказанным и предпринимателем ФИО2 не оспаривалось.

Судебная коллегия не может согласиться с доводами заявителя кассационной жалобы о допущенном судом первой инстанции процессуальном нарушении и несоблюдении при рассмотрении спора принципа состязательности в результате отказа в назначении дополнительной судебной экспертизы.

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что произведенный ответчиком продукт не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, так как в нем отсутствуют следующие признаки, указанные в независимом пункте 1 формулы: (нанесенный на корпус) «…слой покрытия», (корпус представляет собой) «…вяленый…» (сосновый цукат).

Как следует из материалов дела, а именно из заключения эксперта от 28.03.2019 № 019103/6/77001/А27-25524/18, на основе проведенного экспертом анализа стандарта организации СТО № 201305518-004-2007 от 25.03.2017 «Продукты переработки фруктов, ягод, овощей, сосны» и

технико-технологической карты от 25.04.2017 № 201305518-004-2007, утвержденных предпринимателем Давыдовым Д.С., в его изделии не используется существенный признак «…нанесенного на корпус слоя покрытия», указанный в формуле полезной модели по свидетельству Российской Федерации № 174111, поскольку исходя из особенностей технологии изготовления продукта предпринимателем Давыдовым Д.С. «..уваренную в сиропе сосновую шишку откидывают на сито, дают стечь сиропу, затем готовую шишку раскладывают на специальные решетки тонким слоем и помещают в ИК сушилку, где осуществляют подсушивание шишки до полной готовности, после чего остужают до комнатой температуры, снимают с решеток и упаковывают соответствующим образом…», то есть технологический цикл производства изделия не содержит операции нанесения на корпус (сосновый цукат) какого-либо покрытия.

По смыслу части 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», дополнительная экспертиза назначается, если: выводы эксперта недостаточно ясны или их полнота результатов недостаточна, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела.

Аналогичная правовая позиция также изложена в пункте 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.

При этом суд первой инстанции, оценивая по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленное в материалы дела экспертное заключение от 28.03.2019 № 019103/6/77001/А27-25524/18, пришел к выводу о том, что данное заключение является ясным и полным, а также не выразил сомнения в правильности или обоснованности этого заключения; признал выводы

эксперта не противоречащими проведенным исследованиям, обоснованными и объективными в отношении ответов на поставленные перед ними вопросы.

Само по себе несогласие истца с результатом экспертизы не влечет безусловной необходимости в проведении дополнительной экспертизы. При этом определение достаточности и полноты экспертного заключения находится в компетенции суда, разрешающего спор. Суд кассационной инстанции не обладает полномочиями по переоценке выводов суда, основанных на полной и всесторонней оценке представленных в материалы дела доказательств, в связи с чем доводы заявителя кассационной жалобы в части несогласия с отказом проведения дополнительной экспертизы с целью дополнительного исследования обстоятельств спора подлежит отклонению.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе довода о том, что в изделии ответчика содержится вся совокупность существенных признаков, свойственных спорной полезной модели, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Судом кассационной инстанции усматривается, что изделие предпринимателя ФИО2 – «Цукаты из сосновой шишки на палочке» и «Кондитерское изделие» по патенту Российской Федерации на полезную модель № 17411 являются средствами, имеющими одно и тоже же назначение.

Вместе с тем, как было указано ранее, суды первой и апелляционной инстанций установили, что произведенный ответчиком продукт не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели РФ № 174111, так как в нем отсутствуют следующие признаки, указанные в независимом пункте 1 формулы полезной модели: (нанесенный на корпус) «…слой покрытия», (корпус представляет собой) «…вяленый…) (сосновый цукат).

Согласно разъяснению, данному в пункте 119 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –

постановление от 23.10.2019 № 10), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, то есть включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как разъяснено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.01.2016 № 304-ЭС15-14975, при установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Как следует из материалов дела, формула полезной модели по патенту Российской Федерации № 174111 «Кондитерское изделие» состоит из следующих существенных признаков: а) корпус выполнен из цуката, б) на корпус нанесен слой покрытия; в) корпус представляет собой вяленный сосновый цукат, полученный из растительного хвойного соснового сырья.

В заключении эксперта от 28.03.2019 № 019103/6/77001/А27-25524/18 были сделаны выводы о том, что совпадает только признак «корпус, выполненный из цуката», частично совпадает признак «корпус представляет собой вяленый сосновый цукат, полученный из растительного хвойного соснового сырья» и не совпадает признак «на корпус нанесен слой

покрытия».

Возражая против вывода о том, что изделие ответчика не содержит слой покрытия, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на фактическое наличие на изделии сиропного покрытия, возникающего в результате варки шишки сосновой.

Однако из представленных в материалы дела стандарта организации СТО № 201305518-004-2007 от 25.03.2017 «Продукты переработки фруктов, ягод, овощей, сосны» и технико-технологической карты от 25.04.2017 № 201305518-004-2007, утвержденных предпринимателем ФИО2, следует, что уваренную в сиропе шишку откидывают на сито и дают стечь сиропу.

Таким образом, из данных технологических документов не следует и не доказано истцом, что на шишке сосновой возникает какой-либо слой (сахарного сиропа или другого вещества).

Кроме того, в заключении эксперта от 28.03.2019 № 019103/6/77001/А27-25524/18 отмечено, что продукция ответчика является высушенной, а не вяленой, поскольку технологически процессы получения вяленного продукта и высушенного хотя и являются достаточно родственными друг другу видами кулинарной обработки пищевого продукта, но все же по ряду признаков имеются отличия.

Указанный вывод эксперта заявителем кассационной жалобы не оспаривается, тогда как отсутствие в изделии даже одного существенного признака полезной модели влечет за собой вывод о том, что указанная полезная модель не использована в изделии ответчика.

В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о недоказанности истцом использования в изделии ответчика всех существенных признаков, приведенных в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации № 174111.

Других доказательств, подтверждающих факт нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель, истцом в нарушение

статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 123 постановления от 23.04.2019 № 10, использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Таким образом, вопреки заявленным доводам предпринимателя ФИО1, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, принимая во внимание выводы, изложенные в заключении эксперта от 28.03.2019 № 019103/6/77001/А27-25524/18, пришли к правомерному выводу о недоказанности факта нарушения предпринимателем ФИО2 исключительного права на полезную

модель предпринимателя Авдюковой А.С., в связи с чем обосновано отказали в удовлетворении заявленных исковых требований.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что приведенные в кассационной жалобе доводы в основном заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, судебная коллегия полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами судов связано с неверным толкованием им норм процессуального права, что не свидетельствует о судебной ошибке и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судами первой и апелляционной инстанций.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 31.05.2019 по делу № А27-25524/2018 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2019 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья Т.В. Васильева Судья Д.И. Мындря