Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Красножен Е.Г. на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017 по делу № А32-16388/2017

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4

к ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО2

о запрете использования доменного имени, взыскании компенсации

принятое в составе судьи Шепель А.А.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО4 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 со следующими требованиями:

признать действия ФИО2 по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» нарушением прав индивидуального предпринимателя ФИО4 на товарный знак «Лейся Песня»;

запретить ФИО2 использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru»;

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 компенсацию в размере 166600 рублей.

Решением от 15.08.2017 иск удовлетворен частично, действия ответчика по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» нарушением прав истца на товарный знак «Лейся Песня». Суд запретил ответчику использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru». С ответчика в пользу истца взыскано 50000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Решение мотивировано тем, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак «Лейся, песня!» и администратором домена «leisya-pesnya.ru». Ответчик является администратором доменного имени «leisya-pesnya.ru», которое сходно до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, что предоставляет ответчику реальную возможность привлекать потенциальных потребителей продукции истца. Доменное имя «leisya-pesnya.ru» администрируется ответчиком, у которого нет законных прав в отношении одноименного товарного знака, в связи с чем требование о запрете использовать доменное имя подлежит удовлетворению. Кроме того, с ответчика взыскана компенсация, размер которой уменьшен судом до 50000 рублей.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность и необоснованность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель указал на то, что истец при регистрации товарного знака злоупотребил своими правами, так как ВИА «Лейся, песня!» существовало в 70-80-х гг. XX века. Ответчик зарегистрировал спорное доменное имя в интересах бывших участков ансамбля ФИО5 и ФИО6 На сайте представлена история ансамбля, информация об участках, анонсы мероприятий.

Заявитель также указал на неподведомственность настоящего дела арбитражному суду.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика жалобу поддержал, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: письма ТЦМА «Лейся песня» Министерства культуры Российской Федерации; письма ООО «Б.Б.Л. концерт» от 11.10.2017; ответа Министерства культуры России от 25.10.2017; обращение ФИО4 на сайте «leisya-pesnya.ru».

Представитель истца в заседании доводы жалобы отклонил по основаниям, изложенным в письменном отзыве, возразил против удовлетворения ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Судом апелляционной инстанции отказано в приобщении дополнительных доказательств ввиду следующего.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 36 от 28.05.2009 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснено, что поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Кодекса повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам. К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств. Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

По смыслу указанных разъяснений следует, что суд апелляционной инстанции не вправе принимать во внимание новые доводы лиц, участвующих в деле, и новые доказательства в случае отсутствия оснований, предусмотренных частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель жалобы пояснил, что указанные документы не были представлены в суд первой инстанции, поскольку составлены после принятия обжалуемого решения.

В связи с тем, что указанные документы составлены после принятия решения, документы не могут быть предметом оценки суда апелляционной инстанции.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, на основании заявления ФИО7 от 20.08.1999 зарегистрирован товарный знак «Лейся, песня» в отношении следующих товаров: аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носителя информации, диски звукозаписи, оборудования для обработки информации и ЭВМ; печатная продукция, фотоснимки, учебные материалы и наглядные пособия; реклама менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба; телевизионное вещание, радиовещание; воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий; реализация товаров (свидетельство № 201901 – т. 1 л.д. 119-120).

Товарный знак уступлен ФИО4 17.09.2001 (т. 1 л.д. 121).

Срок действия регистрации товарного знака продлен до 04.08.2009 (т. 1 л.д. 122).

Товарный знак «Лейся, Песня!» зарегистрирован 09.01.2003 со сроком действия до 09.01.2013, правообладатель ФИО4 (свидетельство № 269364 – т. 1 л.д. 123).

Срок действия регистрации товарного знака продлен до 09.01.2013 (т. 1 л.д. 124).

Кроме того, ФИО4 зарегистрировал изображение товарного знака «Лейся, песня!» со сроком действия до 29.12.2020 (свидетельство № 454481 – т. 1 л.д. 125-126).

ФИО4 зарегистрировано право на товарный знак «Лейся песня» на срок до 10.07.2017, о чем выдано свидетельство № 392899 (т. 1 л.д. 127-128).

В связи с регистрацией ФИО2 доменного имени сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, индивидуальный предприниматель ФИО4 обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Кодекса).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с положениями статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Доменное имя «leisya-pesnya.ru» является сходным до степени смешения с товарными знаками, права на которые принадлежат ФИО4

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Этот вывод согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 11.11.2008 по делу № 5560/08, в котором указано, что оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно справке АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» ФИО2 является администратором доменного имени «leisya-pesnya.ru» с 22.01.2015 по настоящее время (т. 1 л.д. 19).

Доменное имя «leisya-pesnya.ru» администрируется ФИО2, у которого отсутствуют права на использование одноименного товарного знака, доменное имя не отражает его имени или фирменного наименования его компании.

Ссылка заявителя жалобы на то, что доменное имя зарегистрировано в интересах и по поручению бывших участников ВИА «Лейся, песня!», признается несостоятельной судом апелляционной инстанции.

В материалах дела имеются доверенности, выданные ФИО2 от ФИО5 и ФИО6 (т. 1 л.д. 20-21), по которым представителю поручено быть представителем доверителей во всех административных, государственных и иных негосударственных учреждениях, организациях, обществах и фирмах, независимо от их организационно-правовой формы на всей территории Российской Федерации и за ее пределами, по вопросам выполнения функций администратора, связанные с артистической и концертной деятельностью.

Однако, в деле отсутствуют доказательства того, что доверители поручили для выполнения указанных действий осуществить регистрацию доменного имени, создать сайт.

При этом доверенность от ФИО6 выдана после создания сайта (доменное имя зарегистрировано 22.01.2015, доверенность выдана 30.04.2015).

Кроме того, в случае регистрации сайта от имени и по поручению ФИО5 соответствующие сведения должны быть отражены при регистрации, сайт должен функционировать от имени ФИО5 Однако, сайт зарегистрирован от имени самого ФИО2, без указания на совершение данного действия по поручению кого-либо.

В связи с изложенными обстоятельствами отклоняется довод заявителя жалобы о злоупотреблении правом истца при регистрации товарного знака.

Обладателем исключительных прав на спорные товарные знаки является ФИО4, доказательств согласия (разрешения) правообладателя на использование принадлежащего ему товарного знака в дело не представлено.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Наличие сайта «leisya-pesnya.ru», предоставляет ФИО2 реальную возможность привлекать на свой домен потенциальных потребителей.

Довод заявителя жалобы о том, что на сайте не осуществляется торговля какими-либо товарами, не оказываются услуги, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Посредством указанного сайта индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по организации концертов. При этом отсутствие прибыли от данной деятельности, на что также указывает заявитель жалобы, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела, так как предпринимательская деятельность является рисковой (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации), отсутствие положительного результата данной деятельности не свидетельствует об осуществлении данной деятельности в форме благотворительности.

Таким образом, требование истца о запрете ответчику использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru» обоснованно удовлетворено судом первой инстанции.

На основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе также требовать от нарушителя права на товарные знаки вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 166600 рублей на основании указанной нормы.

В соответствии с пунктом 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением части четвертой ГК РФ», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 02.04.2013 № 16449/12, возможно снижение размера компенсации за нарушение исключительного права, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению.

При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

С учетом указанных разъяснений суд первой инстанции снизил размер компенсации до 50000 рублей. Возражений на решение в данной части истцом не заявлено.

Ссылка заявителя жалобы на неподведомственность настоящего дела арбитражному суду, отклоняется судом апелляционной инстанции как необоснованная.

В соответствии с частью 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

На основании статьи 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами.

В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12/12 от 18.08.1992 "О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам" предусмотрено, что гражданские дела подлежат рассмотрению в суде, если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, либо в случае, когда гражданин имеет такой статус, но дело возникло не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, или объединение граждан, не являющееся юридическим лицом, либо орган местного самоуправления, не имеющий статуса юридического лица.

Гражданин может быть лицом, участвующим в арбитражном процессе в качестве стороны в том случае, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо если участие гражданина без статуса индивидуального предпринимателя предусмотрено процессуальным законодательством или иными федеральными законами.

Для отнесения гражданского спора к подведомственности арбитражного суда возникший спор должен носить экономический характер, то есть спорное материальное правоотношение должно возникнуть в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, основополагающими критериями отнесения гражданских споров к подведомственности арбитражных судов являются характер спорных правоотношений и субъектный состав спора.

В данном случае ответчик на момент подачи иска и принятия его к производству Арбитражного суда Краснодарского края ФИО2 имел статус индивидуального предпринимателя, в связи с чем отклоняется ссылка заявителя жалобы на судебные акты по делу № А40-129387/2015.

Кроме того, администрирование сайта осуществляется ФИО2 о целях осуществления своей основной хозяйственной деятельности – организация развлечений (код деятельности 93.2 по выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

При таких условиях, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого решения.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017 по делу № А32-16388/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий Еремина О.А.

Судьи Величко М.Г.

Новик В.Л.