Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Кореновск, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017 по делу № А32-16388/2017 (судья Шепель А.А.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2017 по тому же делу (судьи Еремина О.А., Величко М.Г., Новик В.Л.)

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (Москва, ОГРНИП <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о защите исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 10.04.2017 № 50 АА 9558072) и ФИО4 (по доверенности от 18.08.2017 № 50 АБ 0245385).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – предприниматель ФИО2) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1) с требованиями о признании действий предпринимателя ФИО1 по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» нарушением прав предпринимателя ФИО2 на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899 и запретить предпринимателю ФИО1 использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru», а также взыскать с предпринимателя ФИО1 в пользу предпринимателя ФИО2 компенсацию в размере 166 600 рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2017 иск удовлетворен частично: действия ответчика по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» признаны нарушением прав истца на товарный знак «Лейся Песня», также ответчику запрещено использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru», и кроме того, с ответчика в пользу истца взыскано 50 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель ФИО1 обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

По мнению предпринимателя Красножен Е.Г., суды не дали надлежащей правовой оценки его доводу о злоупотреблении со стороны истца своими правами при приобретении и регистрации им прав на спорные товарные знаки, поскольку спорное словосочетание активно использовалось участниками бывшего Вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», и приобрело известность среди потребителей ещё в середине 80-х годов XX века без какого-либо участия истца, тогда как предприниматель Филаткин А.А. зарегистрировал спорные товарные знаки для оказания именно им исполнительских услуг, при осуществлении собственной концертной деятельности, и издания музыкальных произведений вышеуказанного ансамбля, о котором соответственно, не мог не знать истец. При этом, заявитель кассационной жалобы указывает, что им в материалы дела были представлены доказательства того, что он произвёл регистрацию доменного имени «leisya-pesnya.ru» в интересах совместного творчества бывших участников данного ансамбля – Ефименко Владимира Петровича и Мешаева Анатолия Викторовича, по просьбе своего родственника Ефименко В.П. А следовательно, такие действия истца являются недобросовестной конкуренцией, поскольку он приобрел исключительные права на спорные товарные знаки с целью вытеснения конкурентов с рынка.

Также предприниматель ФИО1 ссылается на то обстоятельство, что суды первой и апелляционной инстанции грубо нарушили нормы процессуального права о подведомственности, поскольку, по его мнению, данный спор относится к подведомственности суда общей юрисдикции, ввиду того, что ответчик является администратором спорного доменного имени как гражданин, а не как предприниматель.

В судебном заседании представители предпринимателя ФИО1 поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Предприниматель Филаткин А.А., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу предпринимателя ФИО1, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к следующему выводу.

Как установлено судами, предприниматель ФИО2, на основании договора об уступке товарного знака от 17.09.2001 № 23573 заключенного с ФИО7, является правообладателем словесного товарного знака «Лейся, Песня» по свидетельству Российской Федерации № 201901 (дата приоритета от 20.08.1999), словесного товарного знака «Лейся, Песня» по свидетельству Российской Федерации № 269364 (дата приоритета от 09.01.2003), комбинированного товарного знака

« » по свидетельству Российской Федерации № 454481 (дата приоритета от 29.12.2010), а также словесного товарного знака «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ» по свидетельству Российской Федерации № 392899 (дата приоритета от 10.07.2007).

Полагая, что действия предпринимателя ФИО1 по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, являются нарушением прав предпринимателя ФИО2 на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив, что доменное имя «leisya-pesnya.ru», администратором которого с 22.01.2015 является ответчик, является сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, признал доказанным истцом факт нарушения предпринимателем ФИО1 исключительных прав предпринимателя ФИО2, исковые требования удовлетворил.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы поддержал, оставив оспариваемое решение в силе.

Таким образом, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что требования истца к ответчику подлежат удовлетворению, поскольку представленные доказательства в совокупности подтверждают факт нарушения данным ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Лейся Песня».

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам полагает, суды первой и апелляционной инстанций неправильно применили нормы материального и процессуального права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Также не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно пункту 2 той же статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака в силу положений статьи 10 ГК РФ является основанием для отказа в защите принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак.

Следовательно, злоупотребление может быть установлено в рамках дела о защите нарушенного права, если в удовлетворении исковых требований будет отказано со ссылкой на злоупотребление правом при приобретении исключительного права на товарный знак.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Вместе с тем то, что лицо знало или должно было знать об использовании третьими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

В частности, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака только третьим лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.

Следовательно, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Вместе с тем, несмотря на указанный в отзыве (том 1, л.д. 16) предпринимателем ФИО1 довод о злоупотреблении правом со стороны истца при регистрации товарных знаков, названный довод своего отражения в оспариваемом решении суда первой инстанции не нашел.

Как и в оспариваемом постановлении мотивированных и обоснованных выводов относительно заявленного предпринимателем ФИО1 довода о злоупотреблении правом со стороны истца, не содержится.

Таким образом, суд кассационной инстанции считает, что судами не была дана надлежащая правовая оценка доводам ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца или актом недобросовестной конкуренции при приобретении им прав и регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации

№ 201901, № 269364, № 454481, № 392899, поскольку выводы судов в указанной части в нарушение установленных частью 4 статьи 170 и частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации положений, определяющих требования к содержанию судебных актов, отсутствуют.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает, что из содержания резолютивной части обжалуемого решения суда первой инстанции невозможно определить объект (объекты) интеллектуальной собственности, в защиту которых он принят, ввиду того, что предприниматель ФИО2, обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, указал, что он является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899, и просил запретить предпринимателю ФИО1 использовать доменное имя «leisya-pesnya.ru», тогда как решением Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017, действия ответчика по администрированию домена «leisya-pesnya.ru» признаны нарушением прав истца на товарный знак «Лейся Песня» без указания номеров свидетельств товарных знаков, которые были использованы ответчиком без разрешения правообладателя.

Указанное обстоятельство судом апелляционной инстанции также было оставлено без внимания, тогда как вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции (часть 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В связи с изложенным суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о нарушении исключительных прав истца, а именно не дал надлежащей правовой оценки доводам ответчика о злоупотреблении

правом или актом недобросовестной конкуренции со стороны истца при приобретении им прав и регистрации товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899, что не позволило вынести законное и обоснованное решение. Суд апелляционной инстанции также оставил без внимания эти обстоятельства.

В частности, судами не исследовался вопрос, использовалось ли спорное словосочетание участниками бывшего Вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», и приобрело ли оно известность среди потребителей ещё в середине 80-х годов XX века без какого-либо участия истца.

Как и не исследовался вопрос о том, зарегистрировал ли предприниматель ФИО2 спорные товарные знаки для оказания исполнительских услуг, при осуществлении собственной концертной деятельности, и издания музыкальных произведений вышеуказанного ансамбля, с целью вытеснения конкурентов с рынка.

Суд по интеллектуальным правам также считает, что судами не была дана правовая оценка доводу о том, что регистрация доменного имени «leisya- pesnya.ru» была произведена в интересах бывших участников указанного ансамбля – ФИО5 и ФИО6, по просьбе родственника заявителя кассационной жалобы – ФИО5

Таким образом, принимая во внимание, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о нарушении ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899, что не позволило принять законный и обоснованный судебный акт, а также были неправильно применены нормы материального права, и нормы процессуального права, тогда как установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, учитывая, что устранение данных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в

силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017 по делу № А32-16388/2017 и постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2017 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

При новом рассмотрении дела, суду первой инстанции, с учетом указанных обстоятельств, а также изложенной правовой позиции относительно возможного осуществления истцом гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, следует определить, являются ли действия истца при приобретении и регистрации им товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 201901, № 269364, № 454481, № 392899 злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая, что основополагающими критериями отнесения гражданских споров к подведомственности арбитражных судов являются характер спорных правоотношений и субъектный состав спора, довод заявителя кассационной жалобы о том, что данный спор относится к подведомственности суда общей юрисдикции, судом кассационной инстанции во внимание не принимается, поскольку, как установили суды, администрирование спорного сайта осуществляется ответчиком в целях осуществления своей основной хозяйственной деятельности – организация развлечений, который, посредством данного сайта осуществляет деятельность и по организации концертов, что соответственно, относится к предпринимательской деятельности.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.08.2017 по делу

№ А32-16388/2017 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2017 по тому же делу отменить, направить дело № А32-16388/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев

Судья Т.В. Васильева

Судья Н.А. Кручинина