Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое» (ул. им. профессора Рудакова, д. 67, пос. Березовый, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2021 по делу
№ А32-2776/2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (пр-д Индустриальный, <...> <...>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое»
о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (ул. Полтавская, д. 11, г. Саки, <...>, ОГРН <***>).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» – ФИО1 (по доверенности от 01.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (далее – фабрика) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Кубань – Мороженое» (далее – общество) о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 764258, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 1 000 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции».

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2021, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021, исковые требования удовлетворены частично, суд обязал общество прекратить действия, связанные с использованием обозначения «СВЕТОФОР», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764258, при производстве, реализации и предложении к продаже товаров: вещества связующие для мороженого (пищевой лед), йогурт замороженный (мороженое), лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, мороженое, порошки для мороженого, сорбет (мороженое); взыскал в пользу фабрики компенсацию в размере 250 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование довода о незаконности обжалуемых судебных актов податель кассационной жалобы указывает на то, что суды неверно связали правомерность требований истца о взыскании компенсации с соглашением
от 09.07.2020 об уступке права требования, государственная регистрация которого произведена не была.

По мнению ответчика, указанный договор содержит пороки в части определения момента возникновения указанных в нем обязательств с даты 09.07.2020, то есть в период до подписания договора об отчуждении исключительных прав от 25.09.2020, в рамках которого в пользу нового правообладателя произведено отчуждение права требования на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак.

Также ответчик полагает, что обозначение «лед фруктовый светофор», используемое им для индивидуализации собственной продукции, не сходно по степени смешения товарным знаком «Светофор» по свидетельству Российской Федерации № 764258.

Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что с учетом названных обстоятельств иск о взыскании компенсации является злоупотреблением правом со стороны фабрики.

Фабрика представила отзыв, в котором, ссылаясь на несостоятельность доводов заявителя кассационной жалобы, просит оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, выразил согласие с принятыми по делу судебными актами.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, фабрика является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 764258 на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 25.09.2020 за № РД0341998.

Фабрика (цессионарий) и первоначальный правообладатель названного товарного знака ФИО2 (цедент) заключили также соглашение об уступке права от 09.07.2020 (далее – соглашение), согласно пункту 1 которого цедент передает, а цессионарий принимает право требования возмещения убытков о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих последнему, на основании положений статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ко всем лицам, нарушившим исключительные права на эти товарные знаки, за период, когда цедент был правообладателем.

Обращаясь с заявленными по настоящему делу требованиями, истец указал, что по заказу общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» обществом изготавливается продукт под наименованием «Лед Фруктовый Светофор», при этом на упаковках продукции ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с упомянутым товарным знаком, тем самым нарушая исключительное право фабрики.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта незаконного использования ответчиком средства индивидуализации истца путем предложения к продаже и продажи товара, содержащего признаки контрафактности, и наличия у фабрики права на предъявление исковых требований в рамках настоящего дела.

В частности, суд руководствовался тем, что отсутствие государственной регистрации соглашения об уступке права на возмещение убытков и компенсации, заключенного между ФИО3 и фабрикой, не влечет недействительность указанного соглашения и не влияет на переход права от цедента к цессионарию, учитывая отсутствие в нормативно-правовых актах, определяющих порядок деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, условий и порядка регистрации такого соглашения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

В силу пункта 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

В данном случае договор от 25.09.2020 об отчуждении истцу исключительного права на товарный знак в материалах дела отсутствует.

Между тем, исходя из оснований заявленных требований, установление содержания обязательств, возникших из соглашения от 09.07.2020, для целей его толкования по правилам статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации должно было быть произведено судами в совокупности с содержанием названного договора.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов 1 и 2 статьи 433
ГК РФ.

Таким образом, согласно вышеизложенным разъяснениям, право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке.

Осуществление государственной регистрации такого соглашения должно, прежде всего, обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких отношений (определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 № 305-ЭС17-14583 и
от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15666).

Несмотря на приведенные разъяснения, довод ответчика, не являющегося стороной договора от 25.09.2020 и соглашения от 09.07.2020, о том, что наличие или отсутствие государственной регистрации соглашения имеет правовое значение при установлении права истца на обращение в суд с основанным на этом соглашении требованием к ответчику как лицу, не являющемуся участником указанных сделок, не получил всесторонней правовой оценки в обжалуемых судебных актах.

Иные доводы заявителя кассационной жалобы не могут быть проверены судом кассационной инстанции по существу ввиду отсутствия в материалах дела договора от 25.09.2020.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты исходя из неполного установления имеющих значение для дела обстоятельств, в связи с чем обжалуемые судебные акты в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 13.07.2021 по делу
№ А32-2776/2021 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Д.А. Булгаков