ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2022 года
Дело №
А33-15627/2021
г. Красноярск
Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2022 года.
Полный текст постановления изготовлен 26 января 2022 года.
Третий арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи: Петровской О.В.,
судей: Белан Н.Н., Парфентьевой О.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Солдатовой П.Д.,
при участии:
от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Красспецтранс»: ФИО1, представителя по доверенности от 01.10.2021,
от истца - общества с ограниченной ответственностью «Красноярский
жилищно-коммунальный комплекс»: ФИО2, представителя по доверенности
от 02.09.2021 № 205/21,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Красспецтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
на решение Арбитражного суда Красноярского края
от 08 ноября 2021 года по делу № А33-15627/2021,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Красспецтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 4 767 335 руб. 28 коп.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 08 ноября 2021 года исковые требования удовлетворены.
Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, указал, что решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным по следующим основаниям:
- судом не учтен довод ответчика, который основан на Руководстве Роспатента по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности;
- деятельность истца по приему, транспортировке и утилизации отходов не подпадает под услуги, в отношении которых действует исключительное право (указанный истцом 39 класс не содержит услугу - перевозка и хранение отходов);
- право ООО "Краском+" на фирменное наименование возникло 01.10.2015 - до даты приоритета товарного знака, в связи с чем такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак;
- само по себе использование ответчиком в своем фирменном наименовании словесного элемента «Краском», не является использованием товарного знака по смыслу, определенному в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ;
- материалами дела не подтверждено, что ответчиком использовался товарный знак истца на протяжении 12 месяцев 2020 года;
- истцом не доказаны объемы слитых сточных вод, понесенных истцом убытков;
- протоколы от 22.11.2019 и 21.05.2021, составленные нотариусом ФИО3, не являются доказательствами, подтверждающими, что размер компенсации соответствует нарушенному исключительному праву истца;
- судом неправомерно указано, что истец в настоящем иске заявил требование о взыскании компенсации на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- судом неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства о снижении суммы компенсации, не был учтен характер допущенного правонарушения, степень вины ответчика, реальный объем сточных вод, предполагаемый размер доходов, который истец получил бы при обстоятельствах правомерного использования своего ТЗ, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца;
- заявленная истцом сумма компенсации не соответствует стоимости и способу, который использован ответчиком при оказании услуг по сливу сточных вод;
- ответчик просит снизить размер компенсации до 10 000 рублей.
Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 13.12.2021 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 19.01.2022.
Материалами дела подтверждается надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.
Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы размещена на официальном сайте Третьего арбитражного апелляционного суда: http://3aas.arbitr.ru/, а также в общедоступном информационном сервисе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) в сети «Интернет»).
Согласно отзыву на апелляционную жалобу, истец считает обжалуемое решение законным и обоснованным.
Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «КрасКом» является обладателем исключительного права на комбинированный словесно-графический знак обслуживания (свидетельство № 722899, л.д. 124 т.1), в соответствии с которыми общество занимается приемом, транспортировкой и утилизацией отходов.
Из искового заявления следует, что при обслуживании систем инженерно-технического обеспечения города Красноярска (сети водопровода, сети канализации) ООО «КрасКом», начиная с 2018 года неоднократно выявлялись факты незаконного слива жидких бытовых отходов с ассенизаторских машин в централизованную систему водоотведения. На указанные автотранспортные средства нанесены телефоны <***>, +7 (391) 297-66-70.
Как следует из информации, размещенной на официальном сайте ООО «КРАССПЕЦТРАНС» - http://24septik.ru/, (ранее ООО «Краском+», переименован на сайте в 2020), заявки на вывоз и утилизацию ЖБО оформляются по телефонам <***>, +7 (391) 297-66-70. Размещение указанных телефонов на транспортных средствах подтверждается фотофиксацией.
В связи с выявлением данного факта, ООО «КрасКом» 18.11.2019 направлено письмо в ООО «Краском+» с требованием изменить название компании на иное, отличное от ООО «КрасКом». Ответ на данное письмо не направлен в ООО «КрасКом».
22.11.2019 нотариусом ФИО4. сделан осмотр сайта ООО «КРАССПЕЦТРАНС» - http://24septik.ru/, согласно которому, наименование предприятия указано ООО «Краском+».
10.12.2019 в адрес Красноярского УФАС России ООО «Краском» направлено заявление о признании действий ООО «Краском+», выразившихся в использовании сходного до степени смешения фирменного наименования нарушением статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции». ООО «Краском» просил выдать УФАС Красноярского края ООО «Краском+» предписание о прекращении нарушения статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», а именно: прекратить использование обозначения «Краском+» путем внесения изменений в учредительные документы на иное фирменное наименование, несходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком ООО «КрасКом».
20.02.2020 после подачи заявления ООО «Краском» о признании действий ООО «Краском+», выразившихся в использовании сходного до степени смешения фирменного наименования нарушением статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» ООО «Краском+» сменило наименование на ООО «КРАССПЕЦТРАНС».
При этом, согласно протоколу осмотра сайта 21.05.2020, сделанного нотариусом ФИО3, ООО «КРАССПЕЦТРАНС» - http://24septik.ru/, наименование предприятия ООО «Краском+» не изменило.
02.12.2020 решением комиссии Красноярского УФАС России ООО «КРАССПЕЦТРАНС» признано нарушившим п. 12 ст. 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции», в части приобретения фирменного наименования ООО «Краском+» схожего до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Краском», а так же нарушившим п. 1 ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», в части использования обозначения «Краском+», схожего до степени смешения с фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента - ООО «Краском» после изменения фирменного наименования ООО «Краском+».
ООО «КРАССПЕЦТРАНС» в период с 2018 по настоящее время незаконно использовало и использует фирменное наименование ООО «Краском+», схожее до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Краском» на официальном сайте: 24septik.ru и иных сайтах, размещенных в сети «Интернет».
В материалы дела поступило ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» об уточнении исковых требований, согласно которому ООО «Краском» подготовлен расчет роялти (компенсации) с учетом реализации последним стоков в 2019, 2020, а именно:
Пояснения к расчету компенсации за 2019 год
- 98 940 874,00 м3 - фактическая реализация сточных вод (при правомерном использовании), подтверждается представленными производственно-сбытовыми показателями за 2020
- 23 организации оказывающие услуги по водоотведению (вывозу сточных вод) в городе Красноярске (подтверждается представленным списком разрешений на слив сточных вод на сливных станциях ООО «Краском»), иных сливных станций в городе Красноярск не имеется.
- 13,30 руб. - тариф на водоотведение, утвержденный приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №909-в от 19.12.2018 на период с 01.01.2019, по 31.12.2023
- 3% - ставка роялти от выручки ООО «Краском» за 2019
Итого:
- (98 940 874,00 м3 х 13,30 руб./м3)/12 месяцев =109 594 468,69 руб. (выручка ООО «Краском» от реализации сточных вод в г. Красноярске),
- (109 594 468,69 руб./23 организации) х 3% = 143 034.09 - это ежемесячный процент роялти с учетом выручки от деятельности по водоотведению ООО «Краском».
С учетом регистрации товарного знака 09.08.2021 расчет производится на 5 месяцев 2019, а именно (143 034,09 руб. х 5месяцев) = 715170,45 руб. х 2 (двукратный размер) = 1 430 340,90 руб.
Аналогично произведен расчет и за 2020 год.
96 179 036,00 м3 - это фактическая реализация сточных вод (при правомерном использовании), подтверждается представленными производственно-сбытовыми показателями за 2020 год.
- 23 организации оказывающие услуги по водоотведению (вывозу сточных вод) в г. Красноярске (подтверждается представленным списком разрешений на слив сточных вод на сливных станциях ООО «Краском»), иных сливных станций в городе Красноярск не имеется.
- 13,30 руб. - это тариф на водоотведение, утвержденный приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №909-в от 19.12.2018 на период с 01.01.2019, по 31.12.2023
- 3% - ставка роялти от выручки ООО «Краском» за 2020 год.
Итого:
- (96 179 036,00 м3 х 13,30 руб./м3)/12 месяцев = 106 598 431,57 руб. (выручка ООО «Краском» от реализации сточных вод в городе Красноярск),
- (106 598 431,57 руб./23 организации) х 3% = 139 041,43 руб. - ежемесячный процент роялти с учетом выручки от деятельности по водоотведению ООО «Краском».
- (139 041,43 руб. х 12 месяцев) = 1 668 497,19 руб. х 2 (двукратный размер) = 3 336
994,38 руб.
Всего за весь период с 09.08.2019 по 2020 стоимость незаконного использования товарного знака ООО «Краском» согласно расчету истца составляет 4 767 335,28 руб. (1 430 340,90 руб. + 3 336 994,38 руб.).
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).
Согласно статье 1478 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно статье 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Исключительное право истца на товарный знак «Краском» №722899 в период с 09.08.2019 по 31.12. 2020 подтверждено материалами дела.
Из пояснений истца и материалов дела следует, что ответчик в спорный период использовал обозначение «Краском+», сходное до степени смешения с товарным знаком истца при оказании услуг по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов (далее – ЖБО).
Доказательств представления ответчику права на оказание вышеуказанных услуг с использованием товарного знака истца в период с 09.08.2019 по 2020, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в материалы дела не представлено.
Ответчик применил ставку роялти в размере 3% от средней величины выручки за вышеназванный период.
В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
Как разъяснено в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.
При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.
Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.
В соответствии с изложенными положениями судом первой инстанции верно установлено, что используемое обозначение ответчика и товарный знак истца сходны до степени смешения (доминирующий элемент Краском) и используются в отношении однородных товаров.
Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 25.10.2019 по делу № А74-20451/2018.
Ответчик ссылается на то, что деятельность истца по приему, транспортировке и утилизации отходов не подпадает под услуги, в отношении которых действует исключительное право. Указанный довод отклоняется апелляционным судом в связи со следующим.
Принадлежность истцу товарного знака № 722899, зарегистрированного для услуг 37, 39, 40, 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Класс 39 включает в себя услуги, относящиеся к распределению энергии и электроэнергии, снабжению водой, в том числе перевозка и хранение отходов, водораспределение, водоснабжение, сбор вторсырья, распределение энергии, распределение электроэнергии.
Как следует из материалов дела, ответчиком осуществляются услуги по откачке септиков и сброс откаченной воды в централизованную систему водоотведения. Обустройство септиков, в отсутствие присоединения к централизованной системе водоотведения, служит способом локального сбора, временного хранения и очистки бытовых сточных вод. Таким образом, ответчиком осуществляется деятельность по обеспечению водоотведению стоковых вод, что соответствует указанным классам МКТУ, в отношении которых зарегистрировано исключительное право истца на спорный товарный знак.
Под сбором отходов производства и потребления подразумевается дальнейшее размещение или утилизация данных отходов в соответствии с требованиями, установленными положениями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Из содержания Федерального классификатора каталога отходов (утв. Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242) следует, что к жидким бытовым отходам относятся:
• отходы (осадки) из выгребных ям (код 7 32 100 01 30 4);
• отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления (код 7 32 101 01 30 4).
При этом, как разъяснено в Письме Минприроды России от 04.04.2017 № 12-47/9678, отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления.
Если такие фракции удаляются путем очистки на очистных сооружениях, а затем направляются в систему оборотного водоснабжения или сбрасываются в водные объекты, они являются сточными водами.
Кроме того, деятельностью по сбору, транспортировке и утилизации бытовых отходов вправе заниматься лицо, обладающее лицензией на данный вид деятельности (пп. 30 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Доказательства наличия такой лицензии ответчиком не представлены. Апелляционный суд также учитывает факт, что ответчиком осуществлялся сброс жидких фракций в централизованную систему водоотведения, что ответчиком не оспорено.
На основании изложенного апелляционный суд отклоняет довод ответчика, что деятельность истца по приему, транспортировке и утилизации отходов не подпадает под услуги, в отношении которых действует исключительное право (указанный истцом 39 класс не содержит услугу - перевозка и хранение отходов).
Доводы ответчика о наличии существенных различий в обозначении ответчика и товарного знака истца получили надлежащую оценку суда первой инстанции и правомерно отклонены.
Сравниваемые словесное обозначение содержат в себе идентичный, отличающиеся лишь цветом и наличием символа «+», доминирующий словесный элемент «Краском».
Ответчик, являясь юридическим лицом и субъектом предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на свой риск, с большой долей вероятности знает о существовании товара, при производстве которой используются указанный товарный знак, более того, производство данного товара осуществляется в пределах одного и того же населенного пункта, однако ответчик не принял всех зависящих от него мер, чтобы избежать нарушения.
Данные о товарном знаке опубликованы и доступны на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации.
С момента публикации сведений о товарном знаке все субъекты гражданского оборота считаются уведомленными о наличии исключительного права на товарный знак.
При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Поскольку компенсация является облегченной формой защиты прав правообладателя, освобождающей истца об обязанности доказывания убытков, для определения размера компенсации учитываются вероятные убытки, которые не могут быть оспорены на основании того, что расходы, которые уже понесены правообладателем, меньше заявленного размера компенсации.
На основании изложенного, суд признает довод апелляционной жалобы о том, что истцом не подтверждены объемы слитых сточных вод и понесенные убытки, не имеющим правового значения для рассмотрения настоящего спора по существу.
Поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования товарного знака истца в спорный период, оказание услуг осуществлялось без согласия правообладателя, что является нарушением его прав.
Довод жалобы о том, что само по себе использование ответчиком в своем фирменном наименовании словесного элемента «Краском», не является использованием товарного знака по смыслу, определенному в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, основан на неверном толковании указанных норм материального права и отклонен апелляционным судом.
Суд также отклоняет довод ответчика о том, что право ООО "Краском+" на фирменное наименование возникло 01.10.2015 - до даты приоритета товарного знака, в связи с чем, такое использование не может быть признано нарушением исключительных прав на товарный знак, поскольку предоставленная законом защита исключительного права на фирменное наименование заключается в правовой охране наименования юридического лица от появления лиц с тождественным наименованием при осуществлении аналогичной деятельности. При этом, правовой охране при регистрации исключительного права на товарный знак подлежит совокупность элементов этого знака – текст, изображение, цвет, форма. Возникновение фирменного наименования ответчика ранее приоритета товарного знака не порождает у ответчика права на использование своего фирменного наименования в совокупности с иными элементами (шрифт, цвет, расположение) в форме, схожей до степени смешения с товарным знаком истца.
В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.
Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как следует из искового заявления с учетом уточнения, истец в настоящем иске заявил требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В целях определения цены использования товарного знака истцом в материалы дела представлен произведенный расчет роялти.
Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.
Истец, заявляя к взысканию сумму 4 767 335,28 рублей в материалы дела представил протокол о производстве осмотра вещественных доказательств от 22.11.2019 № 24 АА 3776140, составленный нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО3, доказательства использования ответчиком товарного знака истца (скрин-шоты сайта - http://24scptik.ru/), протокол о производстве осмотра вещественных доказательств от 21.05.2021 № 24 АА 3999302, составленный нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО3 доказательства использования ответчиком товарного знака истца (скрни-шоты сайта - http ://24scptik.ru/).
Согласно части 5 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Представленный истцом в материалы дела нотариальный протокол осмотра доказательств выполнен нотариусом в порядке, предусмотренном статьями 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и не отменены в порядке, установленном главой 37 ГК РФ.
О фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ ответчик не заявлял.
Таким образом, представленный истцом в материалы дела нотариальный протокол осмотра доказательств является надлежащими доказательством, а обстоятельства, подтвержденные нотариусом ФИО3 при совершении нотариальных действий в рамках данных протоколов, не требуют доказывания.
В апелляционной жалобе ответчик указал, что проколы от 22.11.2019 и 21.05.2021, составленные нотариусом ФИО3, не являются доказательствами, подтверждающими, что размер компенсации соответствует нарушенному исключительному праву истца. Указанный довод апелляционный суд отклоняет ка необоснованный, поскольку в содержании указанных протоколов отсутствует указание на несоответствие размера заявленной компенсации нарушенному праву истца.
Также судом учтено, что решением Федеральной антимонопольной службы по красноярскому краю от 02.12.2020 по делу №12-14.4-20 (024/01/14.4-802/2020) общество с ограниченной ответственностью «Красспецтранс» признано нарушившим пункт 1 статьи 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» в части приобретения фирменного наименования ООО «КРАСКОМ+» схожего до степени смешения с фирменным наименованием ООО «КрасКом», а также нарушившим пункт 1 статьи 14.6 ФЗ «О защите конкуренции», в части использования обозначения «КРАСКОМ+» схожего до степени смешения с фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента - ООО «КрасКом» после изменения фирменного наименования «КРАСКОМ+».
Апелляционным судом повторно проверен расчет компенсации, признан и арифметически верным.
Расчет истца произведен исходя двукратной стоимости реализации истцом стоков в 2019, 2020 годы, тарифа на водоотведение, 23 организаций, оказывающих услуги по водоотведению, 3% роялти (л.д. 43 – 44 т.1). Расчет является арифметически правильным.
Контррасчет ответчика (л.д. 48 т.1) подлежит отклонению, поскольку ответчиком в контррасчете использованы данные бухгалтерской отчетности самого ООО «Краском+», деятельность которого с использованием товарного знака истца была незаконной. С учетом доказательств несанкционированных сливов сточных вод ссылка ответчика на бухгалтерскую отчетность необоснованна, поскольку данная отчетность не может подтверждать объем реализации сточных вод. Как обоснованно указал истец, в контррасчете не обоснованы примененные тарифы, неверно взят период начисления.
Апелляционной коллегией также отклоняются доводы ответчика об отсутствии подтверждения использования товарного знака, как противоречащие материалам дела.
Согласно пункту 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.
Способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак (пункт 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
При этом не является обязательным участие в деле в качестве соответчиков всех лиц, последовательно допустивших различные нарушения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (например, выпуск, оптовую реализацию, розничную продажу контрафактных материальных носителей), а также всех нарушителей при совместном нарушении (пункт 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Как следует из содержания апелляционной жалобы, ответчик полагает заявленный размер компенсации чрезмерным, не соответствующим принципу разумности и соразмерности, считает возможным снизить сумму компенсации до 10 000 рублей. Ответчиком также указано на неправомерность отказа суда первой инстанции в удовлетворении заявления о снижении размера компенсации.
Указанные доводы апелляционной жалобы суд отклоняет по следующим основаниям.
Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Как указано в пункте 71 постановления от 23.04.2019 N 10, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в пункте 4.3 Постановления от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин "характер нарушения" обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).
Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.
Также в этом же Постановлении Конституционный суд указал, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.
Учитывая обстоятельства настоящего дела, то, что ответчик на момент подачи иска продолжал пользоваться товарным знаком истца (путем размещения товарного знака на сайте, а также путем несанкционированного слива стоков), а также то, что ответчиком не приведено обоснованных документально причин для снижения размера компенсации, суд апелляционной инстанции также не усматривает оснований для снижения размера компенсации.
Учитывая изложенное, а также период нарушения, поведение ответчика, представленные в материалы дела истцом доказательства и расчет компенсации, судом первой инстанции сделан правомерный вывод об удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» в заявленном объеме. Судом первой инстанции учтен срок нарушения исключительного права истца на товарный знак, характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, а также принципы разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения исключительного права истца, учитывая представленное истцом обоснование размера суммы компенсации. Неверная квалификация требования не повлекла принятия неправильного решения, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам, удовлетворению не подлежит.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителей жалоб.
Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Красноярского края от 08 ноября 2021 года по делу № А33-15627/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.
Председательствующий
О.В. Петровская
Судьи:
Н.Н. Белан
О.Ю. Парфентьева