Гражданский кодекс часть 1

от истца (акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш»): ФИО2, представителя по доверенности от 14.04.2021 № 30/АВМ, диплом; ФИО3, представителя по доверенности от 31.12.2020 № 03/АВМ, диплом,

от ответчика (общества с ограниченной ответственностью «Амитекс»): ФИО4, представителя по доверенности от 08.10.2021 № 8, удостоверение адвоката № 1482; ФИО5, представителя по доверенности от 08.10.201 № 8, диплом;

от третьего лица (публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»): ФИО6, представителя по доверенности от 30.12.2019
№ ГМК-115/332-нт, диплом, свидетельство о заключении брака от;19.06.2002,

при использовании информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания): от истца (акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш»): ФИО7, представителя по доверенности от 04.04.2021 № 30/АВМ, диплом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ИНН <***>, ОГРН <***>), общества с ограниченной ответственностью «Амитекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 01 сентября 2021 года по делу
№ А33-29212/2019,

установил:

открытое акционерное общество «Абаканвагонмаш» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Амитекс» (далее – ответчик) о запрете ООО «Амитекс», находящееся по адресу: 660015, Красноярский край, <...>, оф. пом. 27 незаконно использовать полезную модель по патенту РФ № 187007 «Контейнер» и полезную модель по патенту РФ № 187-153 «Упор», в том числе, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе и в частности незаконно использовать при изготовлении и реализации контейнеров СК-3-30Д специализированных крупнотоннажных, для перевозки слитка файнштейна железнодорожным и водным транспортом; о взыскании с ООО «Амитекс» в пользу АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» компенсацию за нарушение исключительных прав по патенту РФ на полезную модель № 187007 «Контейнер» и патенту РФ па полезную модель № 187453 «Упор» в сумме 20 301 332 рублей 70 копеек; о взыскании с ООО «Амитекс» государственную пошлину в сумме 130 507 рублей; об обязании ПАО «ГМК «Норильский никель» обеспечить судебному эксперту возможность проведения визуального осмотра контейнера специализированного для перевозки слитка файнштейна в количестве не менее 3 (трех) единиц, поставленных по договору поставки от 20.12.2018 № НН/1797-2018-IP и по договору поставки от 27.02.2020 № НН/265-2020- IP, по адресу: <...>, с целью проведения судебной экспертизы».

Определением от 23.09.2019 к участию в деле привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Определением от 22.01.2020 произведена замена истца - открытого акционерного общества «Абаканвагонмаш» на правопреемника – акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 01.09.2021 в иске отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, истец и ответчик обратились с апелляционными жалобами в Третий арбитражный апелляционный суд.

В апелляционной жалобе истец указал, что при применении положений статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, суду необходимо установить действительный сопоставимый объем преждепользования, однако суд первой инстанции, устанавливая право преждепользования ответчика, не установил сопоставимый объем изделий, который может быть изготовлен в рамках реализации права. Также ссылается на то, что договор заключен 18.12.2018, то есть после даты приоритета патентов заявителя, при этом доказательств, подтверждающих приобретение комплектующих, до даты приоритета заявителя, материалы дела не содержат.

В апелляционной жалобе ответчик просит исключить из мотивировочной части обжалуемого судебного акта абзац 3 на странице 6 решения, а именно – «…исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая выводы экспертов, изложенных в экспертных заключениях, суд приходит к выводу об использовании ответчиком технических решений, охраняемых патентами истца…», так как полагает, что приливы, в используемых ответчиком упорах контейнеров, имеют форму произвольно усеченной пирамиды, то есть отличаются от описаний в патентах истца. При этом выражает несогласие с доводами истца о том, что отсутствие фигуры (признака) параллелограмма как одной из боковых граней прилива исследуемого упора, объясняется технологическими допусками при производстве литой продукции.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.10.2021 апелляционная жалоба истца принята к производству, судебное заседание назначено
на 13.06.2021.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 апелляционная жалоба ответчика оставлена без движения, поскольку была подана с нарушением требований статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, до 29.10.2021.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.11.2021 апелляционная жалоба ответчика принята к производству, поскольку заявителем были устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, судебное заседание назначено на 17.11.2021.

Определением от 17.11.2021 в судебном заседании, в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлено об отложении судебного разбирательства до 15.12.2021.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы. Просит исключить из мотивировочной части решения абзац 3 на странице 6 обжалуемого судебного акта. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела в качестве вещественного доказательства металлическое литое изделие «Упор для слитков файнштейна» (маркировка «TYJX»). Пояснил, что просит приобщить к материалам дела данное изделие с целью осмотра его судом и его измерения судом линейкой. При этом пояснил, что данное изделие являлось предметом исследования эксперта. Также пояснил, что ходатайство о назначении экспертизы ответчик не намерен заявлять. Возразил относительно удовлетворения ходатайства истца о приобщении к материалам дела информации полученной в поисковых системах «Яндекс».

Представители истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы. Просят решение отменить и приять новый судебный акт. Возразили против удовлетворения заявленного ответчиком ходатайства о приобщении к материалам дела вещественного доказательства. Просили приобщить к материалам дела информацию, полученную в поисковых системах «Яндекс».

Представитель третьего лица отзыв на апелляционные жалобы не представил, устно выразил согласие судебным актом в части обжалуемой истцом, поддержал позицию ответчика, изложенную как в жалобе, так и в отзыве на жалобу истца.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил, - в удовлетворении ходатайства истца о приобщении дополнительных документов отказать, поскольку не подставлено обоснование невозможности предоставления данных документов суду первой инстанции; отказать в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела вещественного доказательства, поскольку указанное изделие являлось предметом экспертного исследования, и ответчик не обосновал необходимость приобщения к материалам дела указанного изделия на стадии апелляционного обжалования.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалоб в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является патентообладателем патента Российской Федерации № 187453 на полезную модель «Упор» (классификационные рубрики Международной патентной классификации – В06Р 7/08 (2006.01), Совместной патентной классификации – В06Р 7/0892 (2018.08)), выданного по заявке от 06.11.2018 № 2018139193 со следующей формулой, содержащей один независимый пункт:

«Упор, характеризующийся тем, что включает упорный угольник, основание и ребро жесткости, причем упорный угольник отлит заодно с основанием, оснащенным, по меньшей мере, восемью лапами, расположенными симметрично относительно продольной оси упора и выполненными переменной толщины, в свою очередь упорный угольник оснащен сквозным отверстием и углублениями, выполненными на боковых сторонах упорного угольника, и имеет упорную сторону, выполненную под углом меньше 90° относительно горизонтальной оси упора, а ребро жесткости жестко закреплено с противоположной стороны относительно упорной стороны упорного угольника.».

Кроме того, как следует из материалов дела, патент Российской Федерации № 187007 на полезную модель «Контейнер» был выдан по заявке № 2018139194 с приоритетом от 06.11.2018, установленным по дате подачи этой заявки, на имя публичного акционерного общества «Абаканвагонмаш» (правопредшественника общества «Рм Рейл Абаканвагонмаш»), с формулой полезной модели в следующей редакции:

«1. Контейнер, содержащий каркас, стенки и основание с жестко закрепленными на нем клиновыми упорами, отличающийся тем, что клиновые упоры включают упорные угольники с опорными поверхностями, отлитые заодно с базирующими элементами, причем базирующие элементы выполнены в виде симметрично расположенных приливов, имеющих форму усеченных призм, кроме того каждый упор оснащен ребром жесткости, жестко закрепленным с противоположной стороны от опорных поверхностей.

2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части корпуса в основании имеются отверстия для слива воды.

3. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что в нижней части корпуса в основании имеются вилочные проемы.

4. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что снаружи корпуса на торцевых стенках по диагонали установлены лестницы»

Как следует из иска, третьим лицом была инициирована закупочная процедура по приобретению контейнеров специализированных марки СК-3-30Д (тех. характеристики: крупнотоннажный, максимальная масса брутто 30 480 кг, масса тары 2545 кг, габаритные размеры 2991х2438х2438, внутренний V=14,4м?), что подтверждается письмом от 26.10.2018 исх.№ ГМК/16808 (приглашение к участию в закупочной процедуре, вместе с проектом спецификации).

Как следует из искового заявления, истцом выявлено нарушение принадлежащего ему исключительного права со стороны ответчика, выразившиеся в производстве изделия контейнеров специализированных СК-3-30Д, с использованием технического решения, охраняемого патентами № 187007 «Контейнер», № 187453 «Упор» и последующей их реализации в адрес третьих лиц, в частности ПАО «ГМК «Норильский никель».

С целью установления факта использования в изделии ответчика полезной модели патента РФ на полезную модель № 187007 «Контейнер» и патента РФ на полезную модель № 187453 «Упор», фотографии контейнера были переданы на экспертизу для подтверждения/опровержения незаконного использования в них полезных моделей истца.

В подтверждение факта нарушения исключительных прав по патенту РФ на полезную модель № 187007 «Контейнер» и патенту РФ на полезную модель № 187453 «Упор» представлен отчет о патентных исследованиях от 19.07.2019 № 2/2019.

Истец обратился в адрес ответчика с претензией от 23.07.2019 исх. № 02 – 1780 по вышеизложенным основаниям, с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца, предоставления конструкторской документации на изделия контейнеров специализированных СК-3-30Д, выплате в его адрес компенсации за нарушение исключительных прав в сумме 9 890 107 рублей 20 копеек.

В ответе на претензию от 02.09.2019 исх. 406 – А ответчик указал, что при производстве и реализации продукции не использует все признаки полезных моделей, приведенных в патентах РФ на полезную модель № 187007 «Контейнер» и патентом РФ на полезную модель № 187453 «Упор».

С учетом представленного третьим лицом договора поставки, истцом начислена компенсация за нарушение исключительных прав по патенту РФ на полезную модель
№ 187007 «Контейнер» и патенту РФ па полезную модель № 187453 «Упор» в сумме
20 301 332 рублей 70 копеек.

Ссылаясь на нарушение его исключительных прав, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что представленные в материалы дела документы подтверждают, что у ответчика, возникло право преждепользования на аналогичное полезные модели истца, поскольку до даты приоритета ответчик приступил к подготовке, производству и реализации спорного товара.

Повторно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы жалоб, апелляционная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции в силу следующего.

Как следует из материалов дела, предметом настоящего спора явилось требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав по патенту РФ на полезную модель № 187007 «Контейнер» и патенту РФ на полезную модель № 187453 «Упор».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, истцу принадлежат исключительные права на изобретение по патентам Российской Федерации № 187007 и
№ 187453.

Истцом выявлено нарушение принадлежащего ему исключительного права со стороны ответчика, выразившиеся в производстве изделия контейнеров специализированных СК-3-30Д, с использованием технического решения, охраняемого патентами № 187007 «Контейнер», № 187453 «Упор» и последующей их реализации в адрес третьих лиц, в частности ПАО «ГМК «Норильский никель».

В тоже время, ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указывает, что истец не представил доказательств использования ответчиком результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых спорными патентами истца.

С целью разрешения настоящего спора и проверки доводов сторон, судом первой инстанции, определением от 26.05.2020 по ходатайству истца была назначена патентно-техническая экспертиза, которая была поручена экспертам Южно-Уральской Торгово-Промышленной палаты ФИО8, ФИО9, с постановкой перед экспертами следующих вопросов:

- содержит ли представленное на экспертизу изделие ответчика «контейнеры специализированные для перевозки слитков файнштейна» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту
№ 187007?;

26.08.2020 поступило экспертное заключение от 20.08.2020 № 026-01-0224 согласно которому, экспертами сделаны выводы, что представленные на экспертизу изделия ответчика «контейнеры специализированные для перевозки слитков файнштейна» содержат каждые признаки полезной модели, приведенные в независимом пункте формулы полезных моделей по патенту № 187007 и № 187453.

Ответчик, возражая против представленного экспертного заключения, указал, что осуществляя исследование в форме сопоставления признаков формулы полезных моделей «Контейнер» и «Упор» с характеристиками изделия ответчика, представленного для проведения экспертизы, эксперты не ссылаются на проведение ими каких-либо инструментальных замеров и специализированных манипуляций с целью определения наличия ряда существенных признаков в объекте обследования.

В целях проверки доводов ответчика, требующих специальных познаний, и в целях правильного разрешения спора, определением суда от 12.01.2021 назначена повторная патентно-техническая экспертиза, которая была поручена эксперту ООО Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО» ФИО10 Эксперту поручено провести экспертизы по представленным документам, с натурным осмотром объекта с извещением представителей сторон, ответив на следующие вопросы:

- содержит ли представленное на экспертизу изделие Ответчика «контейнеры специализированные для перевозки слитков файнштейна» каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту
№ 187007?

30.03.2021 от ООО Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО» поступило экспертное заключение, в котором отражены следующие выводы:

Ответ на первый вопрос: нет, представленное на экспертизу изделие ответчика «контейнеры специализированные для перевозки слитков файнштейна» не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 187007. В изделии отсутствует использование признака выполнения базирующих элементов в форме усеченных призм.

Ответ на второй вопрос: да, представленное на экспертизу изделие ответчика «контейнеры специализированные для перевозки слитков файнштейна» содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 187453.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,учитывая выводы экспертов, изложенные в экспертных заключениях, суд первой инстанции пришел к выводу об использовании ответчиком технических решений, охраняемых патентами истца.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для исключения указанного вывода суда из мотивировочной части решения. Поскольку данный вывод основан на материалах дела и, в том числе экспертного заключения, подготовленного экспертом ООО Агентство защиты интеллектуальных прав «ИНКО» (т. 7).

При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что ответчик, заявляя данный довод и прося исключить из мотивировочной части обжалуемого решения вывод суда первой инстанции, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил суду апелляционной инстанции убедительных и достаточно минимальных доказательств, которые бы опровергали выводы суда и ставили под сомнение результат экспертного исследования.

Также суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для удовлетворения жалобы истца в силу следующего.

Как следует из материалов дела, ответчиком были заявлены доводы о наличие у него права преждепользования в отношении спорных полезных моделей.

Согласно пункту 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 Гражданского кодекса Российской Федерации) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Согласно разъяснению высшей судебной инстанции, приведенному в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии разъяснениями, изложенными в пунктах 126 - 128 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В соответствии с пунктом 128 Постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

В подтверждение своих доводов, ответчиком представлены документы, из которых следует, что до даты приоритета заявки (06.11.2018) последний осуществлял приготовления к изготовлению спорных контейнеров, а именно:

- 01.09.2017 на основании приказа от 01.09.2017 № 27 создал рабочую группу для разработки и внедрения контейнера специализированного 1D СК 3-30Д для слитка файнштейна;

- 25.10.2017 утвердил технические условия АМТ.200880.323456.001ТУ на контейнер специализированный 1D СК 3-30Д, которые в последующем были одобрены
РС – 07.02.2018;

- 16.11.2017 заключил с АО «Енисейское речное пароходство» договор аренды движимого имущества от 16.11.2017 № 21.4-03.1-16.2-200, согласно которому, по акту приема-передачи во временное владение и пользование ответчика передан кондуктор для сборки специальных контейнеров (комплект технологической оснастки для изготовления контейнеров СК-3-30Д (кантователь – 2шт., кондуктор днищевой – 1 шт., кондуктор боковой – 2шт., балка монтажная – 3 шт.)). В последующем 15.01.2018 между сторонами подписано дополнительное соглашение по договору аренды, в соответствии с которым стороны уточнили переданный по договору объект аренды. Дополнительным соглашением от 29.12.2018 срок действия договора продлен до 31.12.2019;

- письмом от 23.10.2017 исх. № 5р-01, направленным в адрес руководителя отдела по техническому наблюдению за контейнерами, просил одобрить техническую документацию на соответствие правил РС и осуществить техническое наблюдение за изготовлением контейнеров для перевозки чушки фанштейна по техническим условиям АМТ.200880.323456.001ТУ;

- письмом от 09.01.2018 № 130-382-1-1773 Российским морским регистром судоходства одобрена техническая документация на контейнер специализированный 1D СК 3-30Д, предназначенный для перевозки слитка файнштейна, проект АМТ.200880.323456.001ТУ;

- в период с октября 2017 по март 2018 по представленным в материал дела товарным накладным осуществил закупка материалов для производства контейнеров.

На основании осуществленной в 2017 году подготовки, ответчик изготовил в марте 2018 года партию контейнеров – 100 шт., в связи с чем письмами от 12.03.2018 года и от 19.03.2018 обратился в адрес ФГУ Российский морской регистр судоходства Абанский участок Нижегородского филиала с информацией о готовности предъявить для освидетельствования контейнеры специализированные АМТ. 1D для слитка файнштейна в общем количестве 100 шт.

На основании вышеуказанных писем, от 12.03.2018, от 19.03.2018 Российским морским регистром судоходства выдано свидетельство № RUS/RS-787/01-02/18о допущении типа конструкции грузового контейнера по безопасности от 26.03.2018
№ 18.44802.130 и от 27.03.2018 № 18.44803.130.

Письмом от 26.10.2018 исх. № ГМК/16808 ПАО «ГМК «Норильский никель» в адрес ответчика направлено приглашение к участию в закупочной процедуре, согласно данного приглашения, предметом закупки является – контейнеры марки СК-3-30Д, соответствующие ТУ 24.05.16.031.01 в количестве 240 шт.

Письмом от 02.11.2018 исх. № 552-А ответчик сообщил ПАО «ГМК «Норильский никель» информацию о готовности изготовить партию контейнеров в количестве 240 шт.

В целях изготовления необходимой партии контейнеров, 18.12.2018 ответчик заключил договор поставки № АДв-18/12 с ООО «ЭТМ-Красноярск», согласно которому, с учетом согласованных спецификаций № 1, № 2, № 3 приобрел: комплект стального контейнерного литья с Сертификатами РМРС в общем количестве – 433, а также фитинг Угловой контейнерный ИС01161, упор стальной контейнерный Н=515 мм.

Письмами от 16.04.2019, от 06.05.2019, от 20.05.2019, от 27.05.2019 ответчик обратился в адрес ФГУ Российский морской регистр судоходства Абанский участок Нижегородского филиала с информацией о готовности предъявить для освидетельствования контейнеры специализированные АМТ. 1D для слитка файнштейна в общем количестве 240 шт.

В отношении партии контейнеров в количестве 240 шт. Российским морским регистром судоходства выданы свидетельства № RUS/RS-787/01-02/18 о допущении типа конструкции грузового контейнера по безопасности от 20.03.2019, от 22.04.2019, от 19.05.2019, от 10.06.2019.

В тоже время, возражая против доводов ответчика о праве преждепользования, истец указывает, что контейнеры из партии 100 шт., произведенных и допущенных к эксплуатации в марте 2018 года, не могут учитываться для определения объема преждепользования ввиду неясности их характеристик, в связи с чем, невозможно установить тождественность контейнеров из данной партии охраняемому патентами истца техническому решению.

Между тем, как верно указано судом первой инстанции, в свидетельствах от 26.03.2018 и 27.03.2018 на контейнеры, изготовителем которых указано ООО «Амитекс», а владельцем ПAO «ГМК Норильский никель», имеется ссылка на Свидетельство о допущении типа конструкции RUS/RS-787/01-02/18.

На основании аналогичного свидетельства RUS/RS-787/01-02/18 допущены к использованию 240 контейнеров, изготовленных в конце 2018 - начале 2019 года.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что характеристики контейнеров из партии 100 шт. и партии 240 шт. соответствуют испытанному прототипу № 0001 и являются идентичными.

Кроме того, как следует из представленных свидетельств Российского морского регистра судоходства, характеристики контейнеров из партии 100 шт. и партии 240 шт. имеют аналогичные показатели, в частности: наружные размеры, максимальную массу брутто, собственную массу, полезный объем.

При этом суд первой инстанции обоснованно принял во внимание представленные ответчиком товарные накладные за период с 2017 по 2018, заключенные договоры поставки и аренды, которые подтверждают факт приобретения материала и необходимого оборудования для изготовления контейнеров приоритета заявки (06.11.2018).

В тоже время, истцом в материалы дела не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что в 2017 года ответчиком изготавливались контейнеры для ПAO «ГМК Норильский никель» на основании другой конструкторской документации, прошедшей регистрацию в Российском морском регистре судоходства.

Возможность реализации технологической стадии производства изделия «Упор» на дату, предшествующую дате приоритета спорных полезных моделей (06.11.2018), подтверждено установкой в контейнеры партии 600 штук (100 штук контейнеров) и выпуском этих контейнеров в конце 2017 года - весной 2018 года, а также реализацией всех осуществленных до даты приоритета приготовлений по партии 1440 штук упоров (240 штук контейнеров) в конце 2018 года - начале 2019 года.

При этом все совершенные ответчиком действия по приготовлению и реализации после даты приоритета для партии 1950 штук упоров (225 штук контейнеров) осуществлены в пределах количественных и качественных характеристик.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Доводы истца о том, что суд первой инстанции не установил сопоставимый объем изделий, который может быть изготовлен в рамках реализации права, отклоняется апелляционным судом, поскольку как отмечалось ранее, из содержания пункта 2 статьи 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Судом первой инстанции дана верная правовая оценка представленным ответчиком в материалы дела доказательствам, подтверждающим тот факт, что до даты приоритета заявки (06.11.2018) ответчик осуществлял приготовления к изготовлению спорных контейнеров.

Оснований для иной оценки выводов суда первой инстанции в данной части, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Вопреки доводам апелляционных жалоб судом первой инстанции материалы дела исследованы полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Оснований для иной оценки у суда апелляционной инстанции не имеется.

Выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права судом не допущено, в связи с чем апелляционные жалобы, по изложенным в них доводам, удовлетворению не подлежат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей за рассмотрение апелляционных жалоб относятся на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 01 сентября 2021 года по делу № А33-29212/2019 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.Ю. Парфентьева

Судьи:

Е.В. Белоглазова

О.В. Петровская