Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Федерального казенного предприятию «Российская государственная цирковая компания» (ул. Пушечная, д. 4, стр. 1и 3, Москва, 109012, ОГРН <***>) и компании Зорро Продакшнс, Инк. (ул. Б. Полянка, д. 44/2, оф. 609, Москва, 119049) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 по делу №А40-108107/2013 (судьи Левченко Н.И., Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В.)

по иску компании Зорро Продакшнс, Инк. к Федеральному казенному предприятию «Российская государственная цирковая компания» о взыскании компенсации в размере 30 000 000 руб. за использование образа персонажа и сюжетной линии «ZORRO», при участии третьего лица – Министерства культуры Российской Федерации (Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2, Москва, 125993, ОГРН <***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 19.02.2014,

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 12.03.2014 № 51, ФИО3, представитель по доверенности от 02.06.2014 № 128,

от третьего лица: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

компания Зорро Продакшнс, Инк. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Федеральному казенному предприятию «Росгосцирк» (далее – ФКП «Росгосцирк») о взыскании 30 000 000 руб. компенсации за использование образа персонажа и сюжетной линии «ZORRO».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Министерство культуры Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 решение суда первой инстанции было отменено; заявленные требования удовлетворены в части, а именно: с ФКП «Росгосцирк» в пользу компания Зорро Продакшнс, Инк. взыскано 200 000 руб. компенсации за неправомерное использование образа персонажа и сюжетной линии «ZORRO», а также 3 153 руб. 34 коп. судебных расходов.

Не согласившись с указанными судебными актами, ФКП «Росгосцирк» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение, поскольку, по мнению заявителя, судами не устанавливался факт наличия у истца авторских прав на персонаж «ZORRO» по праву США, поскольку впервые названный персонаж был обнародован в 1919 году, что может свидетельствовать о переходе его в общественное достояние, поэтому в соответствии с действующих гражданским законодательством имело место прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации исключительных прав на персонаж «ZORRO».

Также, не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции в части размера подлежащей взысканию компенсации, компания Зорро Продакшнс, Инк. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

В судебном заседании представитель ФКП «Росгосцирк» доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, указал на неправильное применение судами норм материального права, при этом возражал против удовлетворения кассационной жалобы истца.

Представитель компании Зорро Продакшнс, Инк. в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал в полном объеме, против доводов кассационной жалобы ФКП «Росгосцирк» возражал.

Министерство культуры Российской Федерации, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для их удовлетворения.

В обоснование заявленного иска компания Зорро Продакшнс, Инк. ссылалась на тот факт, что ей на основании решения о присвоении прав собственности от 15.01.1986 принадлежат все права, заглавия и доли в любых правах собственности Джона Герца и Нэнси Ларсона, включая, но, не ограничиваясь авторскими правами и регистрациями товарных знаков, в отношении характера «ZORRO» и все связанные с «ZORRO» рассказы, персонажи и элементы, созданные или написанные, или и то, и другое, Джонстоном МакКалли, или находящихся в их отдельных заглавиях, в названии Gertz-Larson Productions, или иначе.

Также истец указывал на тот факт, что артистами ФКП «Росгосцирк» без разрешения правообладателя на протяжении 2011-2012 годов демонстрировалось цирковое шоу «Viva, Zorro!» с использованием сюжетной линии и образа ZORRO, правообладателем которых является компания Зорро Продакшнс, Инк. В подтверждение указанных обстоятельств в материалы дела представлен осмотра сайтов сети Интернет от 14.02.2013 № 77АА8204447, составленный временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО4, зарегистрированный в реестре за № 2-338.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, исходил из недоказанности факта нарушения авторских прав истца действиями ответчика, поскольку материалы дела не содержат экземпляров произведений на материальных носителях с изображением персонажа «Zorro», в связи с чем, у суда отсутствовала возможность произвести их сравнение с изображением, используемым ответчиком.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что персонаж «ZORRO» является общеизвестным, что не требует его описания, а факт использования указанного персонажа и сюжетной линии «ZORRO» ответчиком не оспаривается. При этом суд также указал, что с учетом года смерти автора указанного произведения (Джонстон МакКалли) – 1958 год, правовая охрана в отношении прав истца на персонаж «ZORRO» и сюжетную линию не прекратила своего действия.

Между тем судами не учтено следующего.

Как следует из материалов дела, и не отрицается истцом впервые персонаж «ZORRO» был обнародован в 1919 году в связи с публикацией рассказа Джонстона МакКалли «Проклятие Капистрата» на территории США.

Впоследствии, на основании соглашения от 29.04.1948 Джонстон МакКалли (автор) передал ФИО6 все права, кроме серийного журнального издания, публикации книги, драматической сцены, звукового кинофильма и кинокартины, газетной копии и иностранных прав публикации на авторские рассказы, имеющие дело с созданным автором персонажем по имени «ZORRO», а именно: «Зорро освобождает некоторых рабов» (1946), «Золото для тирана» (1947), «Зорро берет приманку» (1946), «Угроза Зорро в маске» (1947), «Зорро и пират» (1947), «Зорро встречает жулика» (1947), «Зорро еде на рассвет» (1946), «Зорро устраивает набег на караван» (1946).

Соглашением от 29.07.1949, заключенным между Джонстоном МакКалли (автор) и ФИО6, последнему продано, передано и уступлены права, лицензии и привилегий любого типа и любой природы в отношении использования имени «ZORRO» и персонажа «ZORRO» в любых сферах, за исключением сфер выпуска сериями в журналах и издания книг.

Письмами от 15.08.1949, от 10.02.1950, от 21.04.1950 ФИО6 переданы права на авторские рассказы: «Зорро едет снова» (1931), «Укрытие охотника» (1948), «Зорро борется за мир» (1947), «Зорро соревнуется со смертью» (1947), «Зорро стрижет некоторых волков» (1948), «Лицо за маской» (1948), «Вражеские друзья Зорро» (1949), «Награды на петле» (1949); «Зорро борется с огнем» (1947), «Зорро дает показания» (1949), «Горячие лепешки Зорро» (1949), «Мародеры ранчо» (1950), «Зорро исполняет серенады сирены» (1948), «Зорро помогает инвалидам» (1947), «Засада для Зорро» (1948), «Зорро встречает колдуна» (1948); «Момент страха Зорро» (1947), «Зорро начинает новый год» (1949), «Зорро спасает американца» (1947), «Чужая дуэль Зорро» (1947).

01.12.1952 между ФИО5 Э. Диснеем подписано соглашение о передаче, уступке Уолтеру Э. Диснею прав на рассказы, написанные Джонстоном МакКалли с использованием и на базе вымышленного персонажа «ZORRO», названия которых перечислены в приложениях к настоящему соглашению, а также название «Знак ZORRO», однако не материал самого рассказа.

В соответствии с соглашением от 24.01.1983, заключенным между Уолтером Э. Диснеем, Джоном Р. Герц и Нэнси Ларсоном, все права на персонаж «Зорро» и все связанные с Зорро рассказы и персонажи переходят к Джону Р. Герц и Нэнси Ларсону, при этом Уолт Дисней Продкшнс сохраняет за собой право продолжать и разрешать другим лицам распространять и/или показывать копии любого кинофильма или движущихся изображений (как театральных, телевизионных и др.).

Решением от 15.01.1986 Джон Р. Герц и Нэнси Ларсон присвоили компании Зорро Продакшнс, Инк. все принадлежащие им права, заглавия и доли в любых правах собственности, включая, но, не ограничиваясь авторскими правами и регистрациями товарных знаков, в отношении характера «ZORRO» и все связанные с «ZORRO» рассказы, персонажи и элементы, созданные или написанные, или и то, и другое, Джонстоном МакКалли, или находящиеся в их отдельных заглавиях, в названии Gertz-Larson Productions.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление от 26.03.2009 № 5/29), в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При исследовании вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, как отмечается в Постановлении от 26.03.2009 № 5/29, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Кодекса).

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что исключительное право на персонаж «ZORRO» принадлежит компания Зорро Продакшнс, Инк. на основании решения о присвоении прав собственности от 15.01.1986.

Как правильно определили суды, персонаж является частью литературного произведения, его действующим лицом, наделенным автором определенной внешностью, чертами характера, совершающим определённые поступки. Таким образом, понятие «персонаж» включает в себя многие составляющие, в том числе имя, отличающее его от других схожих персонажей.

При этом из буквального толкования текста искового заявления следует, что истец обратился в суд с требованием о защите его нарушенных прав на использование произведения, в том числе, образа «ZORRO» и сюжетной линии, а также неимущественных авторских прав.

Однако, ни в тексте искового заявления, ни в судебных актах принятых по делу, не конкретизированы ни произведение, ни образ персонажа «ZORRO», ни сюжетная линия «ZORRO», права на которые принадлежат истцу и за защитой которых он обратился в суд, предъявив настоящий иск.

Также не устанавливались обстоятельства использования артистами ответчика в цирковом шоу «Viva, Zorro!» описания персонажа под наименованием «ZORRO», то есть описание этого персонажа, в том числе его внешние черты, характер и т.д.; не указано в чем заключалась сюжетная линия «ZORRO» и не конкретизированы произведения Джонстона МакКаллиа, сюжетная линия которых была использована.

При этом суд апелляционной инстанции ограничился выводом о том, что описание персонажа «ZORRO» является общеизвестным.

Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ под переработкой произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т.п.).

Обращаясь в суд с настоящими требованиями, компания Зорро Продакшнс, Инк. указала на нарушение ФКП «Росгосцирк» ее прав на использование сюжетной линии «Zorro», под которым понимается ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в художественном произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) по определенным правилам демонстрации.

Между тем из представленных в материалы дела соглашения от 26.07.1949, от 29.04.1948, 22.11.1983, письма от 15.08.1949, от 10.02.1950, от 21.04.1950, от 04.02.1951, и решения от 15.01.1986, а также приложения к ним, не проставляется возможным установить описание характерных черт персонажа «ZORRO» и сюжетной линии «ZORRO».

Кроме того, судами не были установлены факты возникновения исключительных прав как на объект авторского права являющегося самостоятельным результатом творческого труда Джонстона МакКалли по праву США в отношении части произведения, а именно: персонажа «ZORRO» и сюжетной линии «ZORRO».

При указанных обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о необоснованности выводов суда апелляционной инстанции об использовании артистами ответчика в цирковом шоу «Viva, Zorro!» персонажа «ZORRO» и сюжетной линии «ZORRO», права на которые, по мнению суда, принадлежат истцу.

Также судом апелляционной инстанции не дана правовая оценка доводам ответчика о прекращении правовой охраны авторских прав на персонаж «ZORRO» в виду возможного перехода его в общественное достояние в США.

В США в 1976 году был принят Закон о Копирайте, устанавливающий срок охраны исключительных авторских прав на произведения, а в 1998 году был принят Закон Сонни Боно увеличивающий срок действия имущественных авторских прав, в том числе действия копирайта для защищенных копирайтом произведений, опубликованных до 01.01.1978.

Обстоятельства представления копирайта объектам авторских прав за защитой которых обратился истец в суд, предъявив к ответчику настоящий иск, судом не устанавливался.

Таким образом, следует признать правильным и обоснованным довод ответчика о том, что судами не был установлен факт принадлежности и действительности исключительных прав на объекты авторского права, за защитой которых обратился истец.

Также следует признать обоснованными доводы истца о неправильном применении норм права при установлении размера компенсации как с учетом изложенного, так и в силу нижеследующего.

Статьей 1301 ГК РФ установлено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По смыслу указанных норм права, если незаконное использование произведения совершаются в рамках одного правонарушения, они представляют собой единичный случай неправомерного использования произведения.

Таким образом, право на взыскание компенсации за каждый случай неправомерного использования может быть реализовано один раз.

Многократное взыскание компенсации за один и тот же случай неправомерного использования произведения не соответствует положениям статьи 1252 ГК РФ и не согласуется с правовосстановительной природой компенсации за нарушение исключительных прав.

Однако суд не конкретизировал за нарушение исключительных прав истца на какое произведение взыскана компенсация, а именно: персонаж «ZORRO», либо сюжетной линии «ZORRO», либо иное произведение в целом.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления судом апелляционной инстанции установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебных актов.

Отмена постановления суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции не приведет к принятию законного судебного акта, поскольку настоящий спор был рассмотрен судом первой инстанции без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу.

В то же время суд апелляционной инстанции ограничен в сборе и представлении дополнительных доказательств по делу в силу своей компетенции, установленной статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем в полномочия суда кассационной инстанции не входит сбор и оценка доказательств, установление обстоятельств в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить принадлежность и действительность исключительных прав истца на объекты авторского права, которые подлежат правовой охране по праву США; факт нарушения действиями ответчика исключительных прав истца на произведение или его часть (образ персонажа и сюжетную линию «ZORRO»); установить, в чем конкретно выражено нарушение исключительных прав истца (воспроизведение, распространение, переработка и т.д.); при необходимости предложить истцу уточнить заявленные требования; установить являлся ли ответчик организатором циркового шоу «Viva, Zorro!» в приведённых в исковом заявлении спектаклях, а также определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2014 по делу № А40-108107/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2014 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов