Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Онлайн трейд» (ул. Дорожная, <...>, ОГРН <***>) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2014 по делу № А40-13772/2014 (судьи Птанская Е.А., Валиев В.Р., Левченко Н.И.)

по иску общественной организации Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина (Озерковская наб., д. 50, стр. 1, Москва, 115054, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Онлайн трейд» о признании товара контрафактным и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 600 000 руб., при участии третьего лица – ФИО1 (г. Железнодорожный),

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 24.01.2015,

от ответчика: директор ФИО1 (выписка из ЕГРЮЛ от 03.07.2014),

от третьего лица: ФИО1 (паспорт),

УСТАНОВИЛ:

общественная организация Международное физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Петровича Старостина (далее – МФСО «Спартак») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Онлайн Трейд» (далее – ООО «Онлайн Трейд») о признании товара с размещенным на нем товарным знаком МФСО «Спартак» согласно свидетельствам Российской Федерации № 176207 и № 103547, реализуемый ООО «Онлайн Трэйд», контрафактным; признании размещения ООО «Онлайн Трэйд» на сайте http://mnogomeb.ru слов, содержащих зарегистрированные товарные знаки МФСО «Спартак» согласно свидетельству Российской Федерации № 176206, незаконным; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 600 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1 (далее – ФИО1).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2014 решение суда первой инстанции отменено; товар – диван с размещенным на нем товарным знаком МФСО «Спартак» согласно свидетельствам Российской Федерации № 176207 и № 103547, реализуемый ООО «Онлайн Трэйд», признан контрафактным; также суд признал размещение ООО «Онлайн Трэйд» на сайте http://mnogomeb.ru слов, содержащих зарегистрированные товарные знаки МФСО «Спартак» согласно свидетельствам 176206 незаконным; взыскал с ООО «Онлайн Трэйд» в пользу МФСО «Спартак» компенсацию за нарушение исключительных прав МФСО «Спартак» в размере 100 000 рублей, расходы на составление протокола осмотра сайта и нотариальные услуги в размере 6 600 рублей, расходы по оплате госпошлины по иску 8 000 рублей, по апелляционной жалобе в размере 2 000 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции ООО «Онлайн Трейд» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемый судебный акт отменить и прекратить производство по делу.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ООО «Онлайн Трейд» поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме.

Представитель МФСО «Спартак» в судебном заседании против удовлетворения кассационной жалобы возражал, подержал постановление суда апелляционной инстанции, считает его законным и обоснованным.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал позицию ООО «Онлайн Трейд».

В судебном заседании 26.02.2015 объявлен перерыв до 03.03.2015.

После перерыва заседание продолжено в том же составе.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, МФСО «Спартак» является правообладателем:

- комбинированного товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 176207, дата приоритета 23.10.1997, дата регистрации 16.06.1999, в отношении товаров 07, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ;

- словесного товарного знака «СПАРТАК» по свидетельству Российской Федерации № 176206, дата приоритета 23.10.1997, дата регистрации 16.06.1999, в отношении товаров 07, 08, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ;

- комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 103547, дата приоритета 26.12.1991, дата регистрации 16.03.1992, в отношении товаров 03, 04, 05, 08, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 32 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

В обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что ООО «Онлайн Трейд» незаконно использует в предпринимательской деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 176207, 176206 и 103547, для целей рекламы и продажи товара (диван-кровать «Спартак»), о чем на сайте www.mnogomeb.ru в сети Интернет, администратором которого является ФИО1, размещает соответствующую информацию, используя словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации №№ 176207, 176206 и 103547, в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых представлена правовая охрана указанным товарным знакам. Данный факт подтвержден протоколом осмотра в порядке обеспечения доказательств от 17.12.2013, составленным нотариусом города Москвы ФИО3, зарегистрированным в реестре за № 2-3638.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения МФСО «Спартак» в суд с настоящими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции, исходил из недоказанности истцом факта нарушения его исключительных прав на товарные знаки ответчиком, осуществлявшим предложение о продаже на сайте http://mnogomeb.ru, тождественны.

Отменяя решение суда первой инстанции и частично удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности факта использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 176207, 176206 и 103547, в то время как истец, являясь правообладателем указанных товарных знаков, не давал своего согласия ответчику на их использование. При этом суд апелляционной инстанции уменьшил по своей инициативе размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что пункт 2 статьи 1484 ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы, однако, позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность, в том числе гражданско-правовую.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. В случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции правомерно установлено, что истец доказал наличие у него исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации №№ 176207, 176206 и 103547.

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 ГК РФ заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1503 ГК РФ в Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений.

Исходя из смысла изложенных норм закона, следует, что исключительное право на товарный знак распространяется только на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану согласно свидетельству на товарный знак. При выявлении обстоятельств имело ли место нарушение исключительных прав на товарный знак признак однородности товаров и\или услуг не применим.

Между тем, принимая оспариваемый судебный акт, суд апелляционной инстанции не учел, что правовая охрана оспариваемых товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации распространяется, в частности, на товары 20-го класса МКТУ (тарелки как настенные украшения; изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, из заменителей этих материалов или из пластмасс, включенные в 20 класс).

При этом диваны представляют собой самостоятельный вид товарной позиции (200085), имеющий свое назначение, что не позволяет отнести их к какой-либо иной из содержащихся в описании 20-го класса МКТУ позиции товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки, правообладателем которых является истец.

Таким образом, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 176207, 176206 и 103547 не распространяется на товар 20-го класса МКТУ (диваны), к которому относится используемый в качестве предложения к продаже ООО «Онлайн Трейд» диван-кровать «Спартак» с изображением стилизованной композиции, которой представлена правая охрана на основании указанных свидетельств.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии постановления апелляционного суда допущено неправильное применение и толкование норм материального права, а именно: пункта 2 статьи 1481, пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, абзаца 2 пункта 1 статьи 1503, статьи 1515 ГК РФ.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что у суда апелляционной инстанции отсутствовало правовое основание для признания товара – дивана с размещением на нем обозначений схожих до степени смешения с товарными знаками МФСО «Спартак» согласно свидетельствам Российской Федерации № 176207 и 103547, предлагаемого к продаже ООО «Онлайн трейд» контрафактным. Поэтому суд кассационной инстанции полагает, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление суда апелляционной инстанции в указанной части подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении требований в указанной части.

Вместе с тем ошибочность данного вывода суда апелляционной инстанции не привела к принятию неправильного решения по делу, поскольку судом апелляционной инстанции были приведены и иные основания для частичного удовлетворении исковых требований.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф «О рекламе» реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, факт осуществления ООО «Онлайн Трейд» деятельности, направленной на рекламу, предложение к реализации товара (диван-кровать «Спартак»), путем размещения соответствующей информации на сайте сети Интернет «www.mnogomeb.ru» подтвержден представленным в материалы дела протоколом осмотра в порядке обеспечения доказательств от 17.12.2013, составленным нотариусом города Москвы ФИО3

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что размещенная на вышеуказанном сайте информации относится к рекламе товара, и сделал обоснованный вывод о том, что такая деятельность ООО «Онлайн Трейд» является нарушением исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку они зарегистрированы в отношении услуг 35-го класса МКТУ (реклама и сделки; радиореклама, телевизионная реклама) для которых зарегистрированы товарные знаки.

Также судом апелляционной инстанции установлено, что истец не наделял ООО «Онлайн Трейд» правами использования товарных знаков правообладателем которых является и не давал ему согласия на использование его в целях идентификации оказываемых услуг на территории Российской Федерации. Доказательств обратного суду представлено не было.

Совершение ООО «Онлайн Трейд» действий по использованию в предпринимательской деятельности обозначения сходного до степени смешения с товарными знаками истца для целей рекламы и предложения к продаже товара путем размещения указанной информации на сайте «www.mnogomeb.ru» в сети Интернет, влечет нарушение исключительных прав истца на товарный знак, факт совершения названных действий подтвержден материалами дела, в связи с чем, суд апелляционной инстанции правомерно привлек ООО «Онлайн Трейд» к ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как указано в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В обоснование размера подлежащей взысканию компенсации истец указал, что МФСО «СПАРТАК» является лицензиаром по лицензионному договору от 06.10.2011 (зарегистрированному Роспатентом 23.11.2011 за номером РД 0090606), заключенному с ООО «ЕвроФармСпорт».

Согласно пункту 3.1 данного договора лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в размере 10% себестоимости продукции, но не менее 300 000 руб. за указанный период.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 14 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 22, размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

При этом в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 № 3602/11, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указывал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Следовательно, суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд апелляционной инстанции учел вышеизложенное, и, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к правильному выводу о том, что размер компенсации, подлежащей взысканию с ООО «Онлайн трейд» за нарушение исключительных прав истца, исходя из принципов разумности и справедливости, подлежит снижению до 100 000 руб.

Доводы ООО «Онлайн трейд» о несоответствии принятых по делу судебных актов действующему законодательству, презумпции добросовестности участников гражданско-правовых отношений, а также фактическим обстоятельствам дела, несостоятельны и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

Иные доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Переоценка установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу в указанной части находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 названной статьи.

Поскольку судом апелляционной инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установлены арбитражным судом апелляционной инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но допущено неправильное применение норм материального права суд кассационной инстанции принимает решение о частичном изменении обжалуемого судебного акта в части признания судом апелляционной инстанции товара – дивана с размещением на нем обозначений схожих до степени смешения с товарными знаками МФСО «Спартак» согласно свидетельствам Российской Федерации № 176207 и 103547, реализуемого обществом с ограниченной ответственностью «Онлайн трейд» контрафактным с одновременным отказов в удовлетворении требований в указанной части.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2014 по делу № А40-13772/2014 изменить в части признания товара – дивана с размещением на нем товарных знаков МФСО «Спартак» согласно свидетельствам Российской Федерации № 176207 и 103547, реализуемого обществом с ограниченной ответственностью «Онлайн трейд» контрафактным. Принять новое решение об отказе в удовлетворении требований в указанной части.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2014 по делу № А40-13772/2014 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Онлайн трейд» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов