Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Эколь» (ул. Усачева, д. 11, стр. 17, пом. № 26 ч, Москва, 119048, ОГРН <***>) и иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (ул. Октябрьская, д. 12, комн. 305, г. Мозырь, Гомельская обл., 247760) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А40-17456/2016, по иску общества с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие «Интех» (ул. 50 лет СССР, д. 47, оф. 361, г. Уфа, <...>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Эколь», при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества «СЗМА» (ул. Рабочая, д. 38, г. Великий Новгород, Новгородская обл., 173008, ОГРН <***>) и иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь», о запрете использовать товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие «Интех» - ФИО1 (по доверенности от 15.07.2016 № 0514);

от общества с ограниченной ответственностью «Эколь» - ФИО2 (по доверенности от 14.09.2016);

от иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» - ФИО3 (по доверенности от 06.06.2017 № 0607).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Научное производственное предприятие «Интех» (далее - общество НПП «Интех») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Эколь» (далее - общество «Эколь») о признании незаконными действий ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, размещению в сети Интернет, размещению на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, перевозке, хранению продукции с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязании ответчика прекратить использование любым способом обозначений, сходных до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе на страницах сайта «www.ecol-cable.com» в сети Интернет, прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, перевозку или хранение с этой целью кабелей, на которых используется указанный товарный знак, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecolcable.com/prajs- list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КУПЕАнг(Л)-РКЬ8 2 x 2

x 2,5 (0,142 км); КупЕКнг(A)-FRHF 2 x 2 x 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 2 7 x 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 x 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 x 2 x 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 x 2 x 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 x 2 x 1,0л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00531; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПе-ОЭнг(А)-FRLS 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПеОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 x 2 x 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А)-LS 15 x 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541; КУПе-ОЭнг(А) 4 x 2 x 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 x 2 x 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00539; КУПе-Анг(А) 4 x 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 x 2 x 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПеИЭОЭнг(А)-ЬБ 7 x 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь

2015, барабан № 00543; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет все хранящиеся у него кабели, на которых размещены обозначения, сходные до степени смешения с обозначением «КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в том числе складских остатков кабеля, наименование и количество которых размещено ответчиком по адресу «ecol-cable.com/prajs-list.html» в файле «Складские остатки», а именно: КупЕАНг(А)-FRLS 2 x 2 x 2,5 (0,142 км); KynEKHr(A)-FRHF 2 x 2 x 0,75 (0,170 км); КУПЕОЭВнг(А)-ХЛ 7 x 1,5 (0,675 км); КУПЕОЭнг(А) 7 x 1,5 (0,740 км); КУПЕОЭнг(А)-Ь8 1 x 2 x 1,0 (0,800 км); КУПЕИЭнг(А)-Ь8 6 x 2 x 1,5 (0,090 км); КУПЕИЭОЭнг(А)-НР 2 x 2 x 1,0 л (0,800 км) и расположенных на территории арендуемых ответчиком складских помещений согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2015, а именно: КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 469 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00529; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00530; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1480 м) масса 464 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00531; КУПе- ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1450 м) масса 462 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00532; КУПе-ИЭВнг(А)-FRLS 1 x 2 x 1,0 (1475 м) масса 468 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00533; КУПеОЭнг(А)-РКЬ8 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00537; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00534; КУПеОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00535; КУПе-ОЭнг(А) 5 x 2 x 1,0 ок (660 м) масса 302 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00538; КУПе-ОЭнг(А) 15 x 0,75 ок (315 м) масса 157 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00525; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1170 м) масса 348 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00536; КУПе-ОЭнг(А) 2 x 2 x 1,0 ок (1260 м) масса 365 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00541;

КУПе-ОЭнг(А) 4 x 2 x 1,0 ок (515 м) масса 228 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00540; КУПе-ОЭнг(А) 6 x 2 x 1,0 ок (660 м) масса 330 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан N 00539; КУПе-Анг(А) 4 x 1,0 ок (1040 м) масса 253 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00542; КУПе-ИЭОЭнг(А) 2 x 2 x 0,5 ок (315 м) масса 96 кг, дата 3 изготовления октябрь 2015, барабан № 00526; КУПе-ИЭОЭнг(А)-LS 7 x 10 ок (210 м) масса 96 кг, дата изготовления октябрь 2015, барабан № 00543 (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «СЗМА» (далее - общество «СЗМА»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 исковые требования были удовлетворены частично, суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «кабель КУПе», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 492404, на Интернет-странице «www.ecol.cable.ru». В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 решение Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении истец уточнил исковые требования, просил признать незаконными (нарушающими исключительное право истца) действия ответчика по предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; обязать ответчика прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных, каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей; обязать ответчика за свой счет опубликовать резолютивную часть решения по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 по настоящему делу уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 произведен переход к рассмотрению настоящего дела апелляционным судом по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное производственное унитарное предприятие «Эколь» (далее – иностранное предприятие «Эколь»).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 решение суда от 08.06.2017 отменено.

Суд апелляционной инстанции признал незаконными (нарушающими исключительное право общества НПП «ИНТЕХ») действия общества «Эколь» по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404.

Суд также обязал общество «Эколь» прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей.

Также суд обязал общество «Эколь» за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «Эколь» и иностранное предприятие «Эколь» обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых со ссылками на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, неполное выяснение

обстоятельств дела, просили постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

В обоснование своей кассационной жалобы общество «Эколь» указывает, что удовлетворяя абстрактные требования истца об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать средство индивидуализации, суд апелляционной инстанции неправильно применил положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), поскольку судом не учтено, что истцом не конкретизирован товар, в отношении которого запрещено совершать определенные действия, его количество и местонахождение, между тем, абстрактные требования в силу закона удовлетворению не подлежит.

Также общество «Эколь» утверждает, что суд апелляционной инстанции, при переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, в нарушение статьи 1484 ГК РФ, не дал оценку сходства до степени смешения товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации № 492404 и обозначений, используемых ответчиком для маркировки кабельной продукции в отношении тождественных или однородных товаров.

Кроме того, общество «Эколь» не соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что в действиях истца по регистрации спорного товарного знака не усматривается злоупотребления правом, допущенного по отношению к ответчику и третьему лицу.

Так, общество «Эколь» указывает, что заявленное истцом в Роспатент на регистрацию обозначение «кабель КуПе», образовано из первых слогов фамилий учредителей общества НПП «Интекс» ФИО4 и ФИО5 соответственно, однако, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц на данное юридическое лицо, ФИО4 учредителем не является, соответственно при регистрации товарного знака истцом представлялась заведомо ложная информация с

целью введения в заблуждение потребителей относительно описательного характера обозначения в отношении однородных товаров.

В обоснование своей кассационной жалобы, иностранное предприятие «Эколь» указало, что суд апелляционной инстанции, в нарушение норм процессуального законодательства, не принял во внимание, что истец не может произвольно менять требования, не отказываясь от предыдущих.

При этом, по мнению иностранного предприятия «Эколь», заявленные в процессе рассмотрения дела требования истца являлись самостоятельными, отличающимися по своей правовой природе от первоначальных.

При таких обстоятельствах, иностранное предприятие полагает, что новые исковые требования, не заявленные ранее в порядке искового производства в ином деле, исходя из положений статьи 49 во взаимосвязи с положениями статей 125, 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

Таким образом, по мнению предприятия, новые исковые требования, заявленные к ответчику не подлежали рассмотрению в рамках настоящего дела, в связи с чем постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а производство по заявленным требованиям подлежит прекращению.

Обществом НПП «Интех» представлены отзывы на кассационные жалобы, в которых истец, с изложенными в них доводами не согласился, считал, что оснований для отмены судебных актов не имеется.

Так, общество НПП «Интех» указало, что суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу об отсутствии в действиях истца по регистрации обозначения «кабель КуПе» в качестве товарного знака злоупотребления правом.

Также общество не соглашается с доводом ответчика об отсутствии в оспариваемом судебном акте анализа относительно сходства до степени

смешения спорного товарного знака и используемых ответчиком обозначений, поскольку судом, на основании фактических обстоятельств дела и имеющихся доказательств, а также с учетом деятельности ответчика, сделан правильный вывод об их сходстве.

Кроме того, общество НПП «Интех» считает неверным довод ответчика об абстрактности удовлетворенных судом требований, поскольку из судебного акта следует, что удовлетворению подлежали именно конкретные требования заявителя.

В отношении кассационной жалобы иностранного предприятия, общество НПП «Интех» указывает, что изложенные в ней доводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку исходя из хронологии уточнения исковых требований, в ходе производства по данному делу, усматривается, что новых исковых требований истцом не заявлено.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества «Эколь» и иностранного предприятия «Эколь» доводы кассационных жалоб поддержали, считали, что постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Представитель общества НПП «Интех» против доводов, изложенных в кассационных жалобах, возражал по основаниям, изложенным в отзывах, приобщенных к материалам дела.

Третье лицо общество «СЗМА», извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса не является препятствием, для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в

пределах доводов кассационных жалоб, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, общество НПП «Интех» является правообладателем товарного знака «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404 с датой приоритета от 27.07.2012.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), а именно: кабели коаксиальные, кабели оптико-волоконные, кабели электрические, продвижение товаров для третьих лиц.

В обоснование исковых требований обществом НПП «Интех» указано, что им установлено использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при реализации продукции, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 492404, а именно товаров 09-го класса МКТУ: кабели коаксиальные, кабели оптико- волоконные, кабели электрические.

В подтверждение указанных требований обществом НПП «Интех» в материалы дела представлены: протокол осмотра сайта от 27.03.2015 года; письмо общества «КНПЗ» № 10-03/836 от 25.03.2015 в адрес истца; переписка между ответчиком и третьим лицом (общество «Гринмаркко») с договором, приложением и счетами на оплату; объяснение директора ответчика; протокол осмотра места происшествия от 08.10.2015 года (в ходе осмотра обнаружено на складе 17 деревянных барабанов с кабельной продукцией с маркировкой КУПе); товарная накладная 0837459 от 05.10.2015 года; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, истец указал, что разрешение на использование на территории Российской Федерации спорного товарного знака «кабель КуПе», словесного обозначения «КУПЕ» и других обозначений, являющихся сходными до степени смешения со спорным товарным знаком, ответчику дано не было.

Истец неоднократно обращался к ответчику с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «кабель КуПе» на территории Российской Федерации, однако, письмом № 267 от 06.06.2015 ФИО6, являющаяся представителем ответчика, сообщила, что ответчик не признает нарушение и считает требования истца безосновательными.

Полагая, что использование ответчиком указанного обозначения нарушает исключительное право истца на товарный знак, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1248, 1229, 1484 ГК РФ, исходил из того, что факт использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, подтвержден материалами дела, доказательств предоставления истцом разрешение на такое использование не представлено.

Суд апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции отменил по безусловным основаниям, руководствуясь частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку решение принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле. Судом осуществлен переход к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 1252, 1484, 1512 ГК РФ, а также принимая во внимания разъяснения, изложенные в постановлении

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление от 26.03.2009 № 5/29), также исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца доказан. При этом суд не усмотрел в действиях истца по регистрации спорного товарного знака злоупотребления правом, по отношению к ответчику и третьему лицу.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот

на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Как усматривается из материалов дела, факт принадлежности истцу спорного товарного знака подтвержден, и заявителями кассационных жалоб не оспаривается.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак также установлен судом исходя из материалов дела и представленных доказательств.

Вместе с тем, рассматривая настоящее дело по правилам суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не сделал вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, судом апелляционной инстанции не проведен анализ на предмет их сходства на основании норм действующего законодательства, а также не учтены правовые позиции высшей судебной инстанции относительно оценки такого сходства.

Между тем, данные обстоятельства имеют существенное значение для правильного разрешения настоящего дела.

Согласно пунктам 41, 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров/услуг, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации таких товаров/услуг.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17.04.2012 № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 № 309-ЭС16-15153.

Независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

Между тем, из мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции не усматривается, что вопрос относительно сходства до степени смешения товарного знака истца и используемых ответчиком обозначений судом апелляционной инстанции был разрешен.

Кроме того, из обжалуемого судебного акта не следует, что судом апелляционной инстанции проводился анализ товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение, на предмет их однородности и наличия возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, реализующего товара и оказывающего соответствующие услуги.

Суд кассационной инстанции полагает, что установление вышеназванных обстоятельств имеет существенное значение для рассмотрения настоящего дела, в связи с чем доводы кассационной жалобы общества «Эколь» в указанной части являются обоснованными.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу разрешается судом, рассматривающим дело.

Выводы суда о наличии либо отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения не подлежат переоценке со стороны суда кассационной инстанции, если нижестоящие суды дали полную и всестороннюю оценку данным обстоятельствам.

Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по установлению фактических обстоятельств.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что судом апелляционной инстанции, при рассмотрении настоящего дела по правилам суда первой инстанции, не дана оценка сходству сравниваемых обозначений и не проводился анализ товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности, судебная коллегия полагает, что дело надлежит направить на новое рассмотрение, в связи с чем постановление суда апелляционной инстанции, подлежат отмене по основаниям, предусмотренным в части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении, исходя из вышеизложенного, суду апелляционной инстанции следует установить юридически значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в том числе дать оценку

сходства сравниваемых обозначений, а также осуществить анализ товаров/услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак истца, и товаров/услуг для маркировки которых ответчиком использовалось спорное обозначение на предмет их однородности, дать надлежащую правовую оценку доводам участвующих в деле лиц, правильно применить нормы материального и процессуального права и принять законный и обоснованный судебный акт.

Вместе с тем, суд кассационной инстанции отмечает, что довод кассационной жалобы иностранного предприятия «Эколь» о том, что суд апелляционной инстанции рассмотрел исковые требования, принятые им в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако первоначальные требования оставил без рассмотрения, подлежит отклонению.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику; основанием иска - обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение своих требований к ответчику.

Под изменением предмета иска подразумевается замена одного требования, указанного истцом, на другое, основанием которого являются первоначально указанные факты, в связи чем, первичные требования не рассматриваются.

Как усматривается из материалов дела, истец, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, неоднократно уточнял исковые требования.

Окончательные исковые требования были сформулированы истцом в ходатайстве от 18.04.2017, и изложены в следующей редакции:

- признать незаконными (нарушающими исключительное право общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ИНТЕХ») действия общества «Эколь» по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства Иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» (Республика Беларусь) с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404;

- обязать общество «Эколь» прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей.

- обязать общество «Эколь» за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable» (свидетельство о регистрации СМИ серии ЭЛ № ФС77-28661) в течение 30 календарных дней со дня его вступления в законную силу.

Из материалов дела, а именно из протокола судебного заседания от 02.06.2017 (т. 10, л.д.103), а также мотивировочной части решения суда первой инстанции от 08.06.2017 (т.10, л.д. 107) следует, что ходатайство истца об уточнении предмета исковых требований удовлетворено, требования приняты к рассмотрению в новой редакции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2017 исковые требования, с учетом уточнения предмета заявленных требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворены.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

В постановлении суда апелляционной инстанции от 10.11.2017 указано, что истец поддержал сформулированные в ходатайстве об уточнении предмета иска от 18.04.2017 требования в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 решение суда отменено, заявленные исковые требования удовлетворены в редакции ходатайства истца об изменении предмета иска от 18.04.2017.

Как усматривается из материалов дела, основания заявленных требований истцом не менялись. При таких обстоятельствах судебная коллегия суда кассационной инстанции не соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что часть заявленных требований истца судом апелляционной инстанции не рассмотрена.

Аргументы заявителя кассационной жалобы о недопустимости запрета ответчику на будущее использовать спорный товарный знак коллегией судей также отклоняются как ошибочные.

Так, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (пункт 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения.

Меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным нарушением.

Абстрактный запрет установлен непосредственно законом. Так, пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ определено, что исключительное право использования товарного знака принадлежит лишь правообладателю. В силу пункта 3 этой статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, истцом заявлены требования о признании незаконными, нарушающими его исключительное право, действия общества «Эколь» по ввозу, предложению к продаже, продаже и иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации кабелей производства иностранного производственного унитарного предприятия «Эколь» с использованием словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404; а также требования о пресечении действий, нарушающих право истца, а именно требование обязать общество «Эколь» прекратить использование словесных обозначений «КуПе», «КУПе» и «КУПЕ», являющихся сходными до степени смешения с товарным знаком «кабель КуПе» по свидетельству Российской Федерации № 492404, в отношении кабелей, в том числе прекратить ввоз, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот кабелей, маркированных каким-либо из указанных словесных

обозначений, как в сочетании с другими элементами, так и без них, а также прекратить хранение и перевозку таких кабелей для этих целей.

Кроме того, в целях восстановления нарушенных прав истца суд удовлетворил требование об обязании общества «Эколь» за свой счет опубликовать резолютивную часть постановления по настоящему делу в электронном периодическом издании «RusCable».

При таких обстоятельствах довод заявителя кассационной жалобы об удовлетворении судом апелляционной инстанции требований об абстрактном запрете на будущее откланяется судом кассационной инстанции как не соответствующий материалам дела.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на следующее.

Так, согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении

необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции при рассмотрении спора по существу установил, что в материалы дела доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом со стороны истца, не представлено.

Само по себе обращение за защитой исключительного права не является злоупотреблением права, тогда как вывод ответчика о недобросовестности истца не является обстоятельством, освобождающим от гражданско-правовой ответственности, в случае доказанности факта нарушения исключительного права на товарный знак. Доказательства того, что настоящий иск предъявлен исключительно с целью причинить вред, в материалах дела также отсутствуют.

При таких обстоятельствах довод кассационной жалобы о неправильном применении судом апелляционной инстанции статьи 10 ГК РФ подлежит отклонению, поскольку направлен на переоценку установленных судом по делу обстоятельств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Вместе с тем, принимая во внимание, что суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств, которые могли бы повлиять на выводы суда, что не позволило принять законного решения, а также принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, поскольку суд кассационной инстанции не наделен правом исследования фактических обстоятельств и оценки доказательств, Суд по интеллектуальным правам считает, что имеются правовые основания для отмены постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции следует установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить наличие/отсутствие сходства до степени смешения товарного знака истца с используемыми ответчиком обозначениями; установить все фактические обстоятельства, имеющие правовое значение, и принять судебный акт, основанный на правильном толковании норм материального права.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей апелляционной и кассационной жалоб, разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2018 приостановлено исполнение постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А40-17456/2016 на время рассмотрения кассационных жалоб.

В связи с принятием настоящего постановления суда кассационной инстанции суд полагает необходимым отменить приостановление исполнения названного судебного акта по данному делу.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А40-17456/2016 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Отменить приостановление исполнения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 по делу № А40-17456/2016, введенное определением Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2018.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья И.В. Лапшина Судья В.В. Голофаев Судья С.М. Уколов