Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2023 по делу № А40-20786/2023, по иску общества с ограниченной ответственностью «СУШИ-СЕТ» (Щёлковское <...>, Москва, 105523, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании задолженности по договору.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «СУШИ-СЕТ» – ФИО2 (по доверенности от 22.12.2023);

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 24.01.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СУШИ-СЕТ» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании роялти в общем размере 97 428 рублей; отступного в размере 299 000 рублей; штрафа в размере 478 000 рублей, неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки выплаты отступного за период с 28.12.2022 по 03.02.2023 в размере 20 332 рублей; неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки выплаты отступного за период с 04.02.2023 по день фактической уплаты долга по договору.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2023, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взысканы роялти в размере 97 428 рублей, отступное в размере 299 000 рублей, штрафы в размере 418 000 рублей; в удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указывает, что договором коммерческой концессии от 29.11.2017 № ДКК-Ф-71 (далее – Договор от 29.11.2017) и договором коммерческой концессии от 15.03.2018 № ДКК-Ф-103 (далее – Договор от 15.03.2018), заключенных между истцом и ответчиком предусмотрена регистрация договоров в органе государственной власти. Регистрация права использования комплекса исключительных прав, по договору, возложена именно на истца. На ответчика обязанность по оплате государственной пошлины за регистрацию настоящего Договора не возлагалась, соответственно, истец, по умолчанию, добровольно возложил эту обязанность на себя.

Также заявитель кассационной жалобы отмечает, что общество фактически не предоставило предпринимателю никаких секретов производства (ноу-хау), отсутствуют доказательства передачи, в каком-либо виде, секретов производства (ноу-хау), что является составляющей комплекса исключительных прав, передаваемых ответчику. Все наработки, которыми пользовался ответчик, были ему известны самостоятельно, на работу принимались сотрудники, имеющие опыт аналогичной работы и соответственно, получение и пользование секретами производства не было.

Таким образом, по мнению кассатора, истцом не представлено доказательств о передаче ответчику комплекса исключительных прав в полном объеме и доказательств обратного истцом в материалах дела не представлено.

По мнению подателя кассационной жалобы, истец не исполнил обязанности, возложенные на него статьей 1031 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также обязанности, предусмотренные пунктами 4 и 5 Договоров от 29.11.2017 и от 15.03.2018, в связи с чем отступное выплате не подлежит.

На основании вышеизложенного, ответчик приходит к выводу о том, что невыполнение истцом своих встречных обязательств по Договорам от 29.11.2017 и от 15.03.2018 в отношении ответчика, нарушение которых является существенным, напрямую связано с односторонним расторжением

ответчиком рассматриваемого договора коммерческой концессии и не может влечь ответственность ответчика.

Также предприниматель указывает, что суды первой и апелляционной инстанций не оценили обстоятельства нарушения истцом обязательства о предоставлении эксклюзивных прав на территорию, предусмотренные пунктом 17.1. Договоров от 29.11.2017 и от 15.03.2018.

Основания для одностороннего расторжения договора без уплаты отступного, нарушение эксклюзивных прав на территорию влечет, по мнению ответчика, пересчет размера роялти. Соответственно, не подлежит применению и штраф за нарушение сроков уплаты роялти.

В отношении наложения штрафов за создание группы в социальных сетях предприниматель указывает, что материалами дела подтверждается позиция истца, заявленная и согласованная ранее, о возможности и необходимости ведения собственных социальных сетей, что не соответствует требованиям истца о наложении штрафа на ответчика.

В отношении штрафа за непредоставление отчета предприниматель указывает, что к моменту окончания действия Договоров от 29.11.2017 и от 15.03.2018 (28.11.2022) письменного запроса со стороны истца о предоставление отчетности не последовало, а окончание Договоров до наступления соответствующего отчетного периода не породило обязанности ответчика такой отчет предоставлять. С учетом расторжения Договоров с 28.11.2022 у ответчика отсутствовала обязанность предоставления отчетов.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество ссылается на необоснованность содержащихся в ней доводов и просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу общества без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил оспариваемые судебные акты отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

Представитель истца против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемые судебные акты в силе.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, и установили суды первой и апелляционной инстанций, между обществом и предпринимателем были заключены сроком на 5 (пять) лет Договоры от 29.11.2017 и от 15.03.2018, согласно которым истец предоставил ответчику за вознаграждение неисключительное право использовать на территории комплекс

исключительных прав, в том числе право использования товарного знака и право использования секретов производства (ноу-хау).

В обоснование заявленных требований истец указывал, что у ответчика имеется задолженность по оплате роялти за ноябрь 2022 года по Договору от 29.11.2017 – 57 227 рублей и по Договору от 15.03.2018 – 40 201 рублей.

Размер роялти, согласно пункту 3.2. Договора от 29.11.2017, составляет ежемесячно 2,5% от общей выручки предприятия; при этом дополнительно оплачивается ежемесячный обслуживающий сбор, в данном случае при выручке предприятия свыше 1 200 000 рублей, обслуживающий сбор составляет 8 000 рублей. Сумма за ноябрь 2022 года была рассчитана, согласно следующей формуле: 1 969 078 (выручка предприятия за ноябрь 2022 года)*2,5% (роялти)+8 000,00 (сбор) = 57 227 рублей.

Размер роялти, согласно пункту 3.2. Договора от 15.03.2018, составляет ежемесячно 2% от общей выручки предприятия; при этом дополнительно оплачивается ежемесячный обслуживающий сбор, в данном случае при выручке предприятия свыше 1 200 000 рублей, обслуживающий сбор составляет 8 000 рублей. Сумма за ноябрь 2022 года была рассчитана, согласно следующей формуле: 1 610 065 рублей 50 копеек (выручка предприятия за ноябрь 2022 года)*2% (роялти)+8 000 (сбор) = 40 201 рублей.

Срок оплаты роялти, согласно пункту 3.2 Договора, не позднее 5 числа каждого месяца.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из отсутствия в материалах дела доказательств исполнения обязательства по оплате роялти в размере 97 428 рублей, заявленный размер долга ответчиком документально не опровергнут, в связи с чем, удовлетворил требования о взыскании роялти в размере 97 428 рублей.

Также суд первой инстанции удовлетворил требования истца о взыскании суммы отступного в размере 299 000 рублей, поскольку Договорами между обществом и предпринимателем определено последствие прекращения обязательств по Договору в одностороннем порядке, а именно – выплата предпринимателем отступного.

При этом суд первой инстанции признал необоснованным требование истца о взыскании неустойки на основании пунктов 15.2 и 11.16 Договора, поскольку истцом не обоснован период начисления неустойки.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя требование истца о взыскании штрафа в размере 478 000 рублей, указал, что требование истца о взыскании штрафа за обязательное прохождение обучения своего

персонала у истца в размере 60 000 рублей не подлежит удовлетворению, поскольку срок исковой давности по заявленному требованию истек.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Пунктом 2 статьи 1027 ГК РФ предусмотрено, что договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

В соответствии со статьей 1030 ГК РФ вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Расторжение договора в данном случае не освобождает стороны от надлежащего исполнения ранее возникших, но не исполненных обязательств по договору (включая осуществление оплаты).

Указанный порядок расторжения Договора закреплен пунктом 1 статьи 1037 ГК РФ, согласно которому каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе отказаться от договора, уведомив об этом

другую сторону не позднее чем за тридцать дней, если договором предусмотрена возможность его прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве отступного.

Данный порядок предусмотрен как для договора коммерческой концессии, заключенного на определенный срок, так и без указания срока его действия. В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что истцом не исполнено обязательство по регистрации договоров в органе государственной власти, отклоняется судебной коллегией в силу следующего.

Как указано в пункте 2 статьи 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Согласно пункту 2 статьи 1031 ГК РФ, если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное, правообладатель обязан обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии.

Как верно отметили суды в обжалуемых судебных актах, согласно пункту 20.3 и пункту 20.4 Договора, ответчик обязан предоставить полный пакет документов для регистрации, а истец вправе не приступать к подаче документов при их отсутствии.

Также, судами отмечено, что согласно электронной переписке от 12.08.2022, истец направлял письмо ответчику о необходимости регистрации и просил оплатить государственную пошлину, но ответа, документов, оплаты госпошлины от ответчика не последовало.

При таких обстоятельствах, довод заявителя кассационной жалобы о том, что общество уклонялось от регистрации спорного договора, злоупотребив своим правом, признается несостоятельным.

Вместе с этим суд кассационной инстанции полагает необходимым также обратить внимание заявителя кассационной жалобы на то, что к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 03.07.2018 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», отсутствие государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак к юридическому лицу - правопреемнику, при том, что это право входит в общий имущественный массив, объективно затрудняет, с учетом предписания пункта 2 статьи 1232 ГК РФ, распоряжение перешедшим к нему исключительным правом на товарный знак, хотя и не препятствует размещению товарного знака на производимых этим юридическим лицом или лицами, которым данное право было предоставлено ранее его правопредшественником, товарах.

Как разъяснено в абзацах четвертом и седьмом пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» обязательственные отношения из договоров, переход или предоставление права по которым подлежат государственной регистрации, возникают независимо от государственной регистрации, и несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора.

Поскольку предприниматель приступил к использованию принадлежащего обществу комплекса исключительных прав, с учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что отсутствие в Государственном реестре товарных знаков сведений о регистрации спорного договора, не препятствовало использованию предпринимателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 586470.

Доводы предпринимателя о том, что обществом не представлено доказательств о передаче ответчику комплекса исключительных прав в полном объеме, были надлежащим образом рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены в силу следующего.

Суд апелляционной инстанции, отклоняя данные доводы ответчика, правомерно указал на то, что если бы истец не исполнил свои обязательства, на которые ссылается ответчик, то фактически он бы не смог осуществлять свою деятельность под товарным знаком истца на протяжении стольких лет действия Договоров.

На основании того, что ответчик осуществлял фактически предпринимательскую деятельность под товарным знаком истца, извлекал из этого прибыль, уплачивал паушальный взнос и периодические платежи (роялти), зависящие от выручки, то никак нельзя сказать, что предоставление права использования товарного знака и ноу-хау не состоялось.

Своими периодическими платежами роялти ответчик лишь подтверждает использование в своей деятельности комплекса исключительных права истца, в том числе и секретов производства.

Также, судами установлено и следует из материалов дела ответчиком не представлено доказательств того, что истец ему не предоставил информацию, относительно использования комплекса исключительных прав или не оказывал консультации на постоянной основе. Нет доказательств того, что ответчик направлял истцу письмо о нарушении его обязательств и требований об устранении.

Доводы кассатора о том, что отступное выплате не подлежит, поскольку истцом не выполнены встречные обязательства по Договору в отношении ответчика, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку самим Договором коммерческой концессии определено последствие прекращения обязательств по договору в одностороннем порядке, а именно – выплата отступного, соответственно, суды первой и апелляционной инстанций верно сочли, что заявленное требование истца подлежит удовлетворению.

Вопреки доводу предпринимателя о том, что истцом нарушены обязательства о предоставлении эксклюзивных прав на территорию, предусмотренные пунктом 17.1. Договора, судами установлено, что указанный довод ответчика документально не подтвержден, равно как и наличие убытков.

На основании вышеизложенного, судебная коллегия не усматривает оснований для пересчета размера роялти. Соответственно, установление судами штрафа за нарушение сроков уплаты роялти является правомерным.

Возражения ответчика относительно наложения на него штрафов за создание группы в социальных сетях признаются судебной коллегией несостоятельными, поскольку согласно пункту 5.7.4. Договора франчайзи не вправе создавать собственные группы в социальных сетях Интернет, посвященные деятельности предприятия, служащие как для популяризации фирменной сети и товарного знака (знака обслуживания), так и любых услуг, и товаров, тематически связанных с услугами предприятия, с розничной продажей продукции также использовать в контенте изображение, повторяющее или ассоциирующееся с товарным знаком (знаком обслуживания).

При этом судами установлено, что срок исковой давности по данному требованию не пропущен, поскольку истец узнал о данном нарушении в ноябре 2022 года, когда и направил требование об устранении нарушений. Вместе с тем, доказательств того, что истец узнал о данном нарушении 09.12.2017 ответчиком не представлено, в связи с чем, суды правомерно и обоснованно сочли, что отсутствуют основания для отказа в иске по причине пропуска срока исковой давности в данной части.

Довод ответчика о том, что у него отсутствовала обязанность по предоставлению отчетности, обоснованно признан судами несостоятельным, поскольку ответчик ранее предоставлял истцу отчетность

о деятельности своих предприятий по стандартам истца в программном обеспечении «Ритейлика» путем загрузки фотографий, которыми подтверждалось выполнение стандартов истца ответчиком, к тому же ответчик не оспаривал, что и ранее загружал в «Ритейлику» фотографии.

Письменный запрос предоставления отчетности не является обязанностью истца, а является его правом, между тем ответчик предоставлял отчетность о деятельности предприятий с периодичностью, установленной истцом (пункт 6.1.1 Договоров) – по окончании отчетного календарного месяца, что подтверждается длящимся характером исполнения таких обязательств ответчика на протяжении действия Договоров.

Между тем, довод ответчика, что окончание Договора не порождает обязанности предоставлять отчет, несостоятелен ввиду того, что окончание Договора не освобождает сторон от надлежащего исполнения обязательств возникших, но не исполненных в период его действия.

За непредоставление отчетности в программе «Ритейлика» были предусмотрены штрафы в размере 6 000 рублей, которые ответчик в случае нарушения предоставления отчетности, оплачивал, что усматривается из представленных суду истцом актов сверки, и тем самым не выражал свой отказ.

Судебная коллегия учитывает, что в целом доводы кассационной жалобы, повторяют доводы апелляционной жалобы, и направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в Определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286 - 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, разъяснено, что согласно принципу правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании

обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2023 по делу № А40-20786/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья И.В. Лапшина Судья Е.В. Деменькова

Судья Е.Ю. Щербатых