Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Адвертстоун БИ ДИ» (ул. Новорогожская, д. 5, кв. 118, Москва, 109544, ОГРН 1207700374342) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2023 по делу № А40-2081/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Адвертстоун БИ ДИ» к обществу с ограниченной ответственностью «Трейд Проджект» (Можайское ш., д. 38, кв. 144, г. Одинцово, Московская обл., 143007, ОГРН 1165032060918) о взыскании задолженности и штрафа.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Адвертстоун БИ ДИ» Пыстина М.В. (по доверенности от 09.10.2023 № 1).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Адвертстоун БИ ДИ» (далее – общество «Адвертстоун БИ ДИ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Трейд Проджект» (далее – общество «Трейд Проджект») с требованием о взыскании 35 000 рублей задолженности за оказанные услуги и 417 000 рублей штрафа.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного

апелляционного суда от 26.07.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись c принятыми по делу судебными актами, общество «Адвертстоун БИ ДИ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представитель общества «Адвертстоун БИ ДИ» явился в судебное заседание.

Общество «Трейд Проджект», извещенное надлежащим образом, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель общества «Адвертстоун БИ ДИ» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, между обществом с ограниченной ответственностью «Адвертстоун» (далее – общество «Адвертстоун») (исполнителем) и обществом с ограниченной ответственностью «Винный Алфавит» (далее – общество «Винный Алфавит») (заказчиком) заключен договор от 17.12.2019 № ВА171219 (далее – договор), по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению или выполнению следующих услуг: маркетинговые/консалтинговые услуги, направленные на разработку и создание брендов/торговых марок для продукции и/или услуг, а также на продвижение продукции; услуги по разработке дизайна бренда/товарного знака (потребительского или корпоративного); услуги по разработке рекламно-информационных материалов для продукции; услуги по изготовлению рекламно-информационных материалов; оказание иных услуг по поручению заказчика.

В ходе выполнения работ исполнитель создает результаты интеллектуальной деятельности (пункт 1.2 договора).

В пункте 5.1 приложения № 1 к договору предусмотрено, что за предоставление прав на использование произведения заказчик обязуется выплачивать исполнителю вознаграждение за единицу продукции с использованием произведения, производимой/реализуемой по лицензии заказчика третьими лицами.

В соответствии с пунктом 6.4 приложения № 1 к договору нарушением авторских прав исполнителя будет являться: использование заказчиком без согласия с исполнителем или передача третьим лицам произведения и/или части произведения, а также любой информации, любых материалов, ставших известными заказчику в процессе исполнения приложения, а также видоизмененное произведение в целом или его части.

В пункте 2.1.3 соглашения № 2 предусмотрена обязанность заказчика не предоставлять права использования произведения сублицензиатам без письменного согласования с исполнителем, при этом форма письменного согласования утверждена сторонами в дополнении № 3 к настоящему соглашению.

Заказчик обязуется не использовать произведение, являющееся предметом приложения, в отношении иных товаров, работ и услуг без письменного согласования с исполнителем (пункт 2.1.4 соглашения № 2).

Согласно пункту 2.2.1 названного соглашения заказчик вправе использовать произведение для обозначения продукции путем размещения произведения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках продукции, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся или перевозятся с этой целью; на документации, связанной с производством/реализацией продукции, введением продукции в гражданский оборот, в предложениях о производстве, продаже продукции, а также в объявлениях, в информации о продукции, при оформлении промоупаковки продукции, при проведении промомероприятий и презентаций, на вывесках и в рекламе, в том числе в рекламе, размещенной в сети Интернет.

Заказчик не позднее 5-го числа календарного месяца, следующего за прошедшим, предоставляет отчет об исполнении обязательств и акт об исполнении обязательств по форме дополнения № 2 к настоящему соглашению (пункт 3.1 соглашения № 2).

В соответствии с пунктом 4.5 соглашения № 2 за нарушение пункта 2.1.3 и пункта 2.1.4 соглашения заказчик обязуется уплатить исполнителю штраф в размере 417 000 рублей в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от исполнителя.

Сторонами 03.02.2020 подписано дополнение № 4 к соглашению № 2 (далее – дополнение № 4), по условиям которого исполнитель предоставил заказчику разработанные исполнителем рекламные материалы, изображение рекламных материалов, подлежащие оплате заказчиком в размере 15 000 рублей в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания настоящего дополнения.

Между обществом «Адвертстоун», обществом «Адверстоун БИ ДИ» и обществом «Винный Алфавит» 14.10.2020 подписано дополнительное соглашение № 1 к договору, согласно которому все права и обязанности исполнителя по договору перешли к обществу «Адверстоун БИ ДИ».

Как указал истец, по состоянию на 26.12.2022 общество «Трейд Проджект» не исполнило обязанность по оплате оказанных услуг в размере 35 000 рублей в соответствии с дополнениями № 4 и № 5.

Кроме того, истец полагает, что общество «Трейд Проджект» нарушило условие пункта 2.1.3 соглашения № 2, предоставив обществу с ограниченной ответственностью «КЛВЗ» (далее – общество «КЛВЗ») право на использование дизайна этикетки без согласия истца, ответственность за которое предусмотрено пунктом 4.5 соглашения № 2.

В подтверждение данного требования истцом представлен сублицензионный договор от 01.07.2020 № ВА-КЛВЗ-ТЗ (далее – сублицензионный договор от 01.07.2020) на право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 678248, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Винный Алфавит» и обществом «КЛВЗ», согласно приложению № 1.1 к которому, по мнению истца, передано право на использование разработанного им дизайна этикеток.

С целью досудебного урегулирования спора 03.11.2022 обществом «Адвертстоун БИ ДИ» в адрес общества «Трейд Проджект» была направлена претензия от 01.11.2022 исх. № 3 с требованием об уплате штрафа в размере 417 000 руб. и задолженности в размере 35 000 рублей.

Поскольку в досудебном порядке стороны спор не урегулировали, истец обратился в суд с иском.

Суд первой инстанции согласился с позицией общества «Трейд Проджект» о том, что сублицензионный договор от 01.07.2020 не имеет отношения к спору, поскольку его предметом является передача права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации

№ 678248, исключительные права на который принадлежат акционерному обществу «ТНТ-Телесеть», а истец не является стороной указанного договора.

При рассмотрении дела суд первой инстанции установил факт отсутствия государственной регистрации сублицензинного договора от 01.07.2020, что согласно пункту 2 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) явилось основанием для вывода о незаключенности этого договора.

На основании изложенного суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования в части взыскания штрафа в размере 417 000 рублей.

В отношении требования общества «Адвертстоун БИ ДИ» о взыскании задолженности в размере 35 000 рублей суд первой инстанции указал, что она не подтверждена актами, свидетельствующими об исполнении истцом своих обязательств по договору.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы, сделанные судом первой инстанции.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами судов о том, что сублицензионный договор от 01.07.2020 не затрагивает интересы сторон спора, поскольку в соответствии с приложением № 1.1 к указанному договору обществу «КЛВЗ» передан комплект этикеток для водки, за использование которых общество «Трейд Проджект» обязалось выплачивать вознаграждение обществу «Адвертстоун БИ ДИ».

Общество «Адвертстоун БИ ДИ» в кассационной жалобе со ссылкой на открытые данные сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка указывает на использование сублицензиатом данных этикеток.

Дополнительно заявитель кассационной жалобы обращает внимание, что указанный выше факт использования этикеток подтверждается совершением обществом «Трейд Проджект» лицензионных платежей в пользу истца.

Общество «Адвертстоун БИ ДИ» считает необоснованным отказ судов нижестоящих инстанций в удовлетворении требования о взыскании 35 000 рублей только из-за отсутствия акта оказания услуг, поскольку из буквального толкования договора и соглашений к нему следует, что такой акт подписывается сторонами только после исполнения взаимных обязанностей.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя заявителя кассационной жалобы, явившегося в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Договор с учетом приложения № 1, соглашения № 2, дополнений № 4 и № 5 является смешанным договором, содержащим элементы договора возмездного оказания услуг, авторского заказа и лицензионного договора.

К приложению № 1 к договору в редакции соглашения № 2 и дополнений № 4 и № 5 о выполнении работ по разработке креативной концепции визуальной идентификации и дизайна упаковки продукции: ТМ «Бородач» подлежат применению нормы права о договоре авторского заказа.

Как следует из пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме.

Материальный носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование.

Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

Пунктом 4 статьи 1288 ГК РФ установлено, что если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к такому договору соответственно применяются положения, предусмотренные статьями 1286 и 1287 названного Кодекса.

В соответствии с дополнениями № 4 и № 5 истцом разработаны рекламные материалы, в том числе этикетки для бутылок водки «Бородач».

Пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна отнесены к объектам авторских прав.

Поскольку права использования произведения дизайна предоставлены заказчику в установленных приложением № 1 с учетом соглашения № 2 и дополнений № 4 и № 5 пределах, к нему в указанной части применяются положения о лицензионном договоре.

В силу пункта 1 статьи 1286 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1232 ГК РФ государственная регистрация исключительного права на произведение дизайна не предусмотрена, в связи с чем предоставление права использования этого результата

интеллектуальной деятельности также не подлежит государственной регистрации.

Факт исполнения обществом «Адвертстоун БИ ДИ» обязательства по разработке и передаче обществу «Трейд Проджект» рекламных материалов и изображений рекламных материалов подтверждается дополнениями № 4 и № 5 к соглашению № 2, подписанными обществом «Трейд Проджект» без разногласий.

В соответствии с условиями пунктов 5 дополнений № 4 и № 5 оплата услуг исполнителя должна быть произведена в течения 15 рабочих дней с даты подписания этих дополнений.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в размере 35 000 рублей, суды первой и апелляционной инстанций сослались на отсутствие актов приема-передачи и актов сверки, не оценив вышеуказанные условия дополнений № 4 и № 5.

Судами также не учтено условие пункта 5.1 договора, согласно которому акт стороны подписывают в течение 5-ти рабочих дней с даты фактического исполнения сторонами своих обязательств, тогда как обязанность по оплате выполненных работ заказчиком не исполнена.

Согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности практическая реализация дизайнерского проекта.

Как указывает истец, в нарушение пункта 6.4 приложения № 1 к договору, пункта 2.1.3 соглашения № 2 ответчик не получил письменное согласие истца на передачу права использования произведений дизайна обществу «КЛВЗ», что является основанием для взыскания с ответчика штрафа в размере 417 000 рублей.

Общество «Адвертстоун БИ ДИ» обращало внимание судов первой и апелляционной инстанций на то обстоятельство, что разработанные им произведения дизайна этикеток переданы ответчиком обществу «КЛВЗ» в соответствии с приложением № 1.1 к сублицензионному договору и использовались им, в подтверждение чего истцом представлена информация, содержащаяся на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, о выданной обществу «КЛВЗ» лицензии с фотографиями водки «Бородач», платежное поручение от 20.04.2021 № 39 об уплате ответчиком истцу лицензионных платежей по соглашению № 2 за июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2020 г., январь, февраль, март 2021 г.

Из условий приложения № 1 к договору и соглашения № 2 следует, что произведения дизайна были предназначены для передачи их обществом «Трейд Проджект» третьим лицам по сублицензионному договору, а общество «Адвертстоун БИ ДИ» предполагало получать вознаграждение за предоставление прав на использование произведения за единицу продукции с использованием произведения, производимой/реализуемой по сублицензии заказчика третьим лицам.

Указывая на отсутствие письменного согласия на передачу права использования произведений дизайна обществу «КЛВЗ», истец в то же время не оспаривает правомерность получения лицензионных платежей по соглашению № 2.

В связи с этим подлежат оценке действия истца на предмет того, являются ли они последующим согласием (одобрением) сублицензионного договора в порядке пункта 3 статьи 157.1 ГК РФ.

Вместе с тем указанным обстоятельствам судами первой и апелляционной инстанций оценка не дана вопреки положениям части 4 статьи 170 и части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что судами не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, тогда как исследование фактических обстоятельств находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное выше, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям сторон, а также представленным по делу доказательствам и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2023 по делу № А40-2081/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.07.2023 по тому же делу отменить.

Направить дело № А40-2081/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Щербатых
Судья В.В. Голофаев

Судья Е.С. Четвертакова