Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Вторсырьепереработка» Георгиевский пер., д. 1, стр. 2, эт. 3, пом. II, ком. 3А, Москва, 125009, ОГРН 1187746012200) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 (судьи Левченко Н.И., Расторгуев Е.Б., Трубицын А.И.) по делу № А40-214942/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью «Вторсырьепереработка» к обществу с ограниченной ответственностью «ПК Ростпроект» (ул. 10 Августа, д. 4, оф. 25, г. Иваново, обл. Ивановская, 153000, ОГРН 1163702076559), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Отрадное» (ул. Каргопольская, д. 17, Москва, 127562, ОГРН 1157746494960), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Бескудниковского района» (Дмитровское ш., д. 91, стр. 1, Москва, 127486, ОГРН 1157746503815), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Аэропорт» (ул. Часовая, д. 7, корп. 1, Москва, 125319, ОГРН 1147746002106), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Ярославского района» (Ярославское ш., д. 120 А, Москва, 129337, ОГРН 5147746319254), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Бутырского района» (ул. Фонвизина, д. 11 А, Москва, 127322, ОГРН 1157746494938), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» (ул. Студенческая, д. 25, Москва, 121165, ОГРН 1137746560148), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Раменки» (пр-кт Мичуринский, д. 25, корп. 5, Москва, 119607, ОГРН 5137746236788), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» (ул. Героев Панфиловцев, д.7, корп. 5, Москва, 125480, ОГРН 5147746421169), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Можайского района» (ул. Барвихинская, д. 8, корп. 2, Москва, 121596, ОГРН 1157746514375) о защите исключительного права на полезную модель.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Правительство Москвы (ул. Тверская, д. 13, Москва, 125032, ОГРН 1027739813507).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Вторсырьепереработка» – Васильковская С.А. (по доверенности от 17.05.2018);

от государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Бутырского района» – Сурначев О.Л. (по доверенности от 20.05.2019 № 77);

от общества с ограниченной ответственностью «ПК Ростпроект» – Беляева О.Е. (по доверенности от 07.09.2018), Чичерина Е.А. (по доверенности от 10.04.2019);

от государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Отрадное» – Куделина О.М. (по доверенности от 13.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Вторсырьепереработка» (далее – общество «Вторсырьепереработка», истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «ПК Ростпроект» (далее – общество «ПК «Роспроект»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Отрадное» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник района Отрадное»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Бескудниковского района» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского района»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Аэропорт» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник района Аэропорт»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Ярославского района» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник Ярославского района»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Бутырского района» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник Бутырского района»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник района Дорогомилово»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Раменки» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник района Раменки»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» (далее – ГБУ города Москвы Жилищник района Северное Тушино»), Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник Можайского района» (далее – ГБУ города Москвы «Жилищник Можайского района») с исковыми требованиями: запретить обществу «ПК «Ростпроект» использовать полезную модель по патенту Российской Федерации № 146234, в том числе производить (изготавливать), предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранить для этих целей продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 146234; изъять у общества «ПК Ростпроект» и уничтожить за его счёт всю продукцию, в которой использована полезная модель по патенту Российской Федерации № 146234; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Отрадное» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № Ф.2017.273265 от 14.07.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Бескудниковского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 744803 от 18.08.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Аэропорт» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 662-КОНТ-2017 от 28.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Ярославского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 17000329 от 16.06.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Бутырского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200017517000705-44/2017 от 04.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200014217000604 от 20.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Раменки» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № 0373200014217000657 от 01.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную обществом «ПК Ростпроект» по контракту № ПКШ-367-2017 от 28.09.2017; изъять у ГБУ города Москвы «Жилищник Можайского района» и уничтожить за его счёт всю контрафактную продукцию, поставленную общество «ПК Ростпроект» по контракту № 7/09/17эа от 18.09.2017; обязать обществом «ПК Ростпроект» опубликовать решение суда о незаконном использовании полезной модели по патенту Российской Федерации № 146234 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя – общества «Вторсырьепереработка».

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Правительство Москвы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2018 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела Девятым арбитражным апелляционным судом принято постановление от 06.03.2019, которым решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Вторсырьепереработка» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, неправильное применение норм материального и процессуального права, просит решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов о том, что при признании частично недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 146234 истец сделал заявление об изменении даты приоритета, в результате чего дата приоритета на данную полезную модель на основании решения Роспатента установлена 16.05.2018. Истец указывает, что вследствие признания частично недействительным патента Российской Федерации № 146234 на полезную модель на его имя выдан новый патент Российской Федерации № 184402 на полезную модель с тем же приоритетом от 24.06.2014. Патенты выданы по одной и той же заявке и относятся к одному и тому же изделию.

Общество «Вторсырьепереработка» полагает, что признание недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 177577 (заявка № 2017138862/13), который был объектом судебной экспертизы, является основанием для проведения повторной либо дополнительной судебной экспертизы.

При этом истец указывает на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства извещения лиц, участвующих в деле, о месте и времени проведения судебной экспертизы, а кроме общества «ПК «Ростпроект» иных лиц к участию в осмотре объектов экспертизы не привлекли и не уведомили. В связи с этим истец полагает, что отказ судов в назначении повторной экспертизы нарушает его право на участие в проведении судебной экспертизы.

Общество «Вторсырьепереработка» считает, что поскольку патент Российской Федерации на полезную модель № 177577 (заявка № 2017138862/13, патентообладатель Миронов Михаил Александрович) являлся предметом судебной экспертизы по делу, а между обществом «ПК «Ростпроект» и Мироновым М.А. не был заключен договор о передаче интеллектуальных прав на использование указанной полезной модели, то обжалуемые судебные акты затрагивают права и обязанности лица, не привлеченного к участию в деле – Миронова М.А.

Отзывы на кассационную жалобу лицами, участвующими в деле, не представлены.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемые судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Представители государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Бутырского района», общества с ограниченной ответственностью «ПК Ростпроект», государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Отрадное» в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 Кодекса. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в том числе, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество «Вторсырьепереработка» является патентообладателем полезной модели «Контейнерный шкаф для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов» по патенту Российской Федерации № 146234, с приоритетом от 24.06.2014.

В обоснование иска правообладатель ссылался на то, что ему стало известно о неправомерном использовании обществом «ПК Ростпроект» указанной полезной модели путем предложения к продаже и продажи контейнерных шкафов для приёма и хранения твёрдых бытовых отходов.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что в спорном устройстве не используются все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели.

При этом суд первой инстанции основывал свои выводы на результатах проведенной по делу судебной патентоведческой экспертизы. В соответствии с экспертным заключением, составленным по результатам проведения данной экспертизы, в изделиях «Контейнерный шкаф для ТБО», выпускаемых и поставляемых в рамках государственных и муниципальных контрактов обществом «ПК Ростпроект», каждый признак полезной модели «Контейнерный шкаф для приема и хранения ТБО» по патенту Российской Федерации № 146234 на полезную модель, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, не использован.

При этом суд указал, что патент Российской Федерации № 146234 на полезную модель признан частично недействительным, что подтверждается заверенной копией протокола заседания коллегии Роспатента от 16.05.2018.

Как указано в решении суда, «коллегия определила принять Решение о выдаче нового патента с уточненной формулой, датированный 16.05.2018, в связи с чем, доводы истца о нарушении его исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности ранее даты приоритета на полезную модель, защищенный патентом Российской Федерации № 146234, а именно применительно к нарушениям, совершенным ответчиками в 2017 году в отношении патента с измененной формулой, являются необоснованными».

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции признал законными и обоснованными.

Апелляционный суд указал, что истец при рассмотрении Роспатентом возражения против выдачи патента Российской Федерации № 146234 на полезную модель сделал заявление об изменении даты приоритета данной полезной модели на 16.05.2018.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы, сделанные судами первой и апелляционной инстанций, нельзя признать законными и обоснованными, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Как правильно отметил суд первой инстанции, патент Российской Федерации № 146234 на полезную модель был признан частично недействительным по результатам заседания коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 16.05.2018, на котором было принято решение о выдаче нового патента с уточненной формулой.

Однако суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу о том, что уточнение формулы патента изменило дату приоритета спорной полезной модели.

Патент Российской Федерации № 146234 на полезную модель был признан частично недействительным и в формулу этой полезной модели были внесены изменения.

В результате аннулирования патента при признании его частично недействительным не произошло прекращения действия исключительного права истца на полезную модель, о чем согласно сведениям, содержащимся в открытых реестрах Роспатента по веб-адресу: «www1.fips.ru», свидетельствует указание на прежнюю дату приоритета (24.06.2014) той же полезной модели, на которую выдан новый патент Российской Федерации № 184402 с уточненной истцом формулой этой полезной модели.

При внесении изменений в формулу полезной модели последняя охраняется с даты приоритета в объеме, соответствующем измененной формуле.

Таким образом, при установлении факта нарушения исключительного права истца на полезную модель действиями ответчиков необходимо было установить, используются ли в спорном продукте все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели с учетом изменения ее формулы.

В связи с тем, что итоги заседания коллегии палаты по патентным спорам Роспатента от 16.05.2018 должны были быть утверждены решением руководителя Роспатента (которое было вынесено в итоге 31.07.2018 после вынесения решения суда первой инстанции от 25.05.2018), суду первой инстанции, располагавшему сведениями о результатах рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам возражения против выдачи спорного патента, для объективного и полного рассмотрения настоящего дела необходимо было разрешить вопрос об отложении судебного разбирательства до завершения административного производства по названному возражению и вынесения решения Роспатентом, после чего решить вопрос о необходимости проведения по делу дополнительной либо повторной экспертизы с учетом измененной формулы защищаемой полезной модели.

Суд апелляционной инстанции, располагавший к дате судебного заседания сведениями о вынесенном Роспатентом по результатам рассмотрения названного возражения решении от 31.07.2018, также не исследовал, используется ли в спорном продукте полезная модель истца с уточненной формулой.

Вопрос о проведении дополнительной либо повторной экспертизы по делу апелляционным судом перед участвующими в деле лицами не ставился.

Иные доводы кассационной жалобы по существу также направлены на необходимость назначения повторной (дополнительной) судебной экспертизы.

При указанных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать вынесенными с правильным применением норм материального права, а выводы судов – соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам считает необоснованным довод кассационной жалобы о том, что отказ судов в привлечении к участию в деле Миронова М.А., являющегося патентообладателем патента Российской Федерации № 177577 на полезную модель, нарушает положения статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Процессуальный статус участвующих в деле лиц урегулирован арбитражным процессуальным законодательством, при этом возможность наделения каждого из участвующих в деле лиц тем или иным статусом не может быть произвольной. При решении вопроса о допуске лица в процесс суд обязан исходить из того, какой правовой интерес имеет данное лицо.

Исходя из смысла статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третье лицо без самостоятельных требований – это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде.

Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Между тем принадлежащий Миронову М.А. патент не являлся предметом судебного разбирательства, данное лицо не обращалось с ходатайством о привлечении его к участию в деле в названном процессуальном статусе, принятые по делу судебные акты не содержат выводов о правах и обязанностях этого лица, которое не обжаловало решение и постановление в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного непривлечение данного лица к участию в деле не нарушает положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; установить, использован ли в спорных контейнерных шкафах для приема и хранения твердых бытовых отходов каждый признак независимого пункта формулы полезной модели истца с учетом измененной формулы; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, дать надлежащую оценку имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, вынести судебный акт в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2019 по делу № А40?214942/2017 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий В.В. Голофаев

Судья С.П. Рогожин

Судья С.М. Уколов