Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мурадян.М.М, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП ФИО1 на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2019 года по делу № А40-282249/18, принятое судьей Ведерниковым М.А., по иску ИП ФИО2 к ИП ФИО3, ИП ФИО1, третьи лица: ФИО4, ООО «РЕГ.РУ» о взыскании

при участии представителей сторон:

От истца: ФИО2 – лично, паспорт; ФИО5 по доверенности от 15.02.2019

От ИП ФИО1: ФИО1-лично, паспорт;

От ИП ФИО3: не явился, извещен;

От третьих лиц: не явились, извещены;

У С Т А Н О В И Л:

ИП ФИО2 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ИП ФИО1 и к ИП ФИО3 (далее – ответчики) о признании незаконным и запретите Индивидуальному предпринимателю ФИО1 использовать в сети Интернет обозначений «МАСFLOWERS», «МасFlovers», «Мас Flovers», «МАКФЛАУЭРС», сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, в частности в доменном имени, в контенте сайта, в Инстаграм, в Вконтакте и в других способах адресации, признании незаконным и запрете Индивидуальному предпринимателю Пронько
Андрею Александровичу использовать в сети Интернет обозначений «МАСFLOWERS», «МасFlovers», «Мас Flovers», «МАКФЛАУЭРС», сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, в частности в доменном имени, в контенте сайта, в Инстаграм, в Вконтакте и в других способах адресации, обязании Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» аннулировать регистрацию доменного имени mасFloversbox.ru на имя
ФИО7.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14 июня 2019 года с учетом определений от 05 августа 2019г. об исправлении опечаток запрещено индивидуальному предпринимателю ФИО1 производить, продавать, предлагать к продаже, в том числе, в сети Интернет, и иным образом вводить в гражданский оборот товары, с использованием обозначений «MACFLOWERS», «MacFlowers», «Мае Flowers», «МАКФЛАУЭРС», сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, запрещено индивидуальному предпринимателю ФИО3 производить, продавать, предлагать к продаже, в том числе, в сети Интернет, и иным образом вводить в гражданский оборот товары, с использованием обозначений «MACFFOWERS», «MacFlowers», «Мае Flowers», «МАКФЛАУЭРС», сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, взыскано солидарно с индивидуального предпринимателя ФИО1 и индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 20 000 руб. 00 коп. компенсации, в удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик ФИО1 обратилась в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в их отсутствие.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, считает, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно.

Истца возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Третьи лица не представили письменные пояснения.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Истец является правообладателем комбинированного товарного знака, содержащего изобразительный элемент в виде стилизованного изображения розы и словесные элементы: «Mac Flowers» и слово «macflowers», зарегистрированный под номером 663907, в отношении следующих услуг:

агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; реклама; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами): услуги магазинов и интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи (35 класс по МКТУ);

доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; услуги доставки; упаковка товаров; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); услуги по упаковке подарков; хранение товаров (39 класс по МКТУ).

На основании государственной регистрации товарного знака и статей 1477, 1481 ГК РФ истец является обладателем исключительного права на этот товарный знак, который считаются обозначениями, служащим для индивидуализации на рынке оказываемых истцом услуг.

ИП ФИО2 является администратором домена «macflowers.ru», зарегистрированного в реестре АО «Региональный сетевой информационный центр» (RUCENTER-RU) 20 июля 2015 года.

Товарный знак № 663907 и его основные элементы «Mac Flowers» и слова «macflowers» в течение долгого времени используются истцом на сайте http://macflowers.ru/ для обозначения предлагаемых к продаже и продажи оригинальных наборов из пирожных «макаруны» и цветов в подарочных упаковках, а также оказываемых истцом услуг по доставке указанного товара, т.е. для услуг 35 и 39 класса по МКТУ.

Составленным нотариусом города Москвы ФИО8 протоколом осмотра доказательств от 18.10.2018 г. подтверждается, что по адресу http://macflowersbox.ru/ был размещен интернет-сайт, на котором предлагались к продаже коробочки с цветами и макарунами различных форм и наполнений, непосредственно конкурирующие с продукцией истца и совпадающие с теми услугами, для которых зарегистрирован его товарный знак, для услуг 35 и 39 класса по МКТУ. При этом для обозначения предлагаемого на сайте к продаже и доставке товара, а также иных услуг по торговле использовались обозначения «MACFLOWERS», «MacFlowers», «Mac Flowers», «МАКФЛАУЭРС».

В качестве контактного лица на интернет-сайте указана ИП ФИО1 и ее фактический адрес: 115162, Россия, Москва, ул. Шухова, д. 13, к. 1 (приложение № 6 к протоколу осмотра).

В материалах дела имеются документы, подтверждающие факт продажи товара, выбранного по каталогу интернет -сайта по адресу http://macflowersbox.ru/, а именно, товарная накладная № 283 от 29.08.2018 и товарный чек от 29.08.2018 на сумму 2 400 руб. на товар «Коробка с цветами и макарунами» под названием «Теплые воспоминания» (продавец ИП ФИО1), а также товарная накладная № 2 от 01.11.2018 и товарный чек № 2 от 01.11.2018 на сумму 2 400 руб. на товар «Коробка с цветами и макарунами» под названием «Теплые воспоминания» (продавец ФИО3).

Товар, проданный по указанным документам, содержал в том числе листок-вкладыш (этикетку), на котором размещено комбинированное изображение, о чем свидетельствуют фотографии коробки с цветами и макарунами. В коробке еще была приложена дисконтная «Карта Постоянного Покупателя» с указанием сайта «macflowersbox.ru», контактного телефона <***>.

Указанные обстоятельства подтверждают факт нарушения Ответчиками исключительного права Истца на товарный знак, в связи с чем последний обратился с рассматриваемым иском в суд.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Кроме того, по сведениям ООО «Регистратор доменных имен Рег.Ру» с 23 января 2019 года администратором доменного имени «macflowersbox.ru» до его передачи третьему лицу ФИО4 являлся Ответчик ИП ФИО3

В соответствии с пп. 4, 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, предложение к продаже товаров или оказания услуг является самостоятельным видом использования товарного знака, вне зависимости от обстоятельств фактических продажи таких товаров или оказания таких услуг.

Деятельность Ответчиков по производству, продаже, предложению к продаже, в том числе, в сети Интернет по сайте «macflowersbox.ru», товаров с использованием обозначений «MACFLOWERS», «MacFlowers», «Mac Flowers», «МАКФЛАУЭРС», сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, является нарушением исключительного права Истца на товарный знак.

В свидетельстве о регистрации товарного знака № 663907 (приложение № 1 к исковому заявлению) определено, что он выдан в отношении следующих классов МКТУ и перечня услуг:

35 - агентства по импорту-экспорту; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; реклама; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]: услуги магазинов и интернет-магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи.

39 - доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; услуги доставки; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; хранение товаров.

В соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р 51304-2009 "Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 769-ст, услугой торговли является результат непосредственного взаимодействия продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению потребностей покупателя при купле-продаже товаров.

Под услугами, относящимися к торговой деятельности, безусловно не понимаются сами по себе сделки купли-продажи товаров.

Вместе с тем к числу таких услуг могут относиться услуги, оказываемые в торговых объектах (пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"). При этом соответствующие услуги, выражаются в том числе в выкладке, демонстрации товаров, обслуживании покупателей.

Под услугой 35-го класса МКТУ, связанной с торговой деятельностью, могут пониматься, в том числе действия по приобретению товаров, которые производятся иными лицами, для дальнейшей их реализации путем непосредственной продажи таких товаров конечным потребителям в торговых объектах (сопровождаемые выкладкой, демонстрацией товаров, обслуживанием покупателей) (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2018 г. по делу № СИП-130/2017).

Данные правовые положения опровергают заявление Ответчика ИП ФИО1 о том, что «регистрация товарного знака в отношении услуг не подразумевает продажу, доставку или рекламу своих собственных товаров».

Из содержания искового заявления и приложенных к нему документов следует, что Ответчики осуществляли деятельность с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, в отношении услуг класса 35, к которому, в частности, относится сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, через автоматические распределители, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например телемагазины или интернет-сайты.

Также Ответчики осуществляли деятельность с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, в отношении услуг класса 39, к которому, в частности, относится упаковка и хранение товаров; услуги, относящиеся к перевозке товаров из одного места в другое.

Поскольку принадлежащий Истцу товарный знак зарегистрирован для услуг тех же классов – 35 и 39 по МКТУ, то осуществляемая Ответчиками деятельность с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 663907, в отношении услуг класса 35 и 39, является незаконным использование указанного товарного знака.

Ссылка Ответчиков на то, что «изготовление и продажа композиций из цветов, конфет и других подарочных изделий по перечню МКТУ может быть отнесено к категории товаров, а именно 31 класс – живые цветы, 30 класс – кондитерские изделия, 16 класс – коробки, канцелярские товары» (стр. 6 отзыва Ответчика), является необоснованной, поскольку, как было доказано ранее, незаконным использованием товарного знака является именно деятельность (услуги), указанная в пп. 4, 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

На основании вышеизложенного можно сделать однозначной вывод, что обозначение «macflowersbox», используемое на сайте http://macflowersbox.ru/ и на этикетке, сопровождающей товар, который реализует ответчик через интернет, является сходным до степени смешения с товарным знаком № 663907.

Истец настоящим исковым заявлением также просит взыскать солидарно с ответчиков компенсацию за незаконное использование товарного знака истца в общем размере 800.000 рублей.

Ответчики правомерно указывают, что исходя из добровольного признания факта нарушения, фактического отсутствия причиненных истцу действиями ответчика убытков, исходя из принципов разумности и справедливости отсутствуют законные основания для взыскании компенсации в заявленном истцом размере.

Суд также учел фактические обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения настоящего дела, а именно оказание ИП ФИО1 аналогичных услуг с использованием фирменного наименования до даты регистрации товарного знака и наличие переговоров о приобретении домена и вида деятельности между истцом и указанным ответчиком (чего сторонами в ходе рассмотрения спора не оспаривалось), в связи с чем фактическое нарушение прав истца со стороны ФИО1 фактически сводится к незаконному отчуждению исключительного права на использование обозначения ФИО9 А.А., при отсутствии прав и полномочий на совершение подобного рода действий в отношении обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца № 663907.

Довод ответчика ИП ФИО1 о якобы имевшем место злоупотреблении Истцом своим правом был рассмотрен судом первой инстанции и признан необоснованным.

В отзыве на исковое заявление ответчика ИП ФИО1 от 07 мая 2019 года приводятся доводы о «злоупотреблении правом со стороны истца», аналогичные позиции, изложенной в апелляционной жалобе.

«Ссылка ответчика на ст. 10 ГК РФ» была исследована судом при вынесении решения, в котором указано следующее: «Доводы, изложенные в отзыве, не могут быть признаны судом в качестве надлежащих оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований в полном объеме» (стр. 3 решения суда).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В судебной практике под злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией действий по приобретению прав на товарный знак признается факт приобретения товарного знака лицом без реального намерения его использовать в своей коммерческой деятельности и с единственным намерением воспрепятствования деятельности другого лица (см., например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 октября 2018 по делу № А56-99346/2017).

Для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

При этом Истец не только приобрел домен «macflowers.ru» и зарегистрировал соответствующий товарный знак № 663907, но и активно в течение длительного времени использует указанный товарный знак в деятельности своего интернет-магазина, что свидетельствует об отсутствии в действиях ИП ФИО2 по защите товарного знака злоупотребления правом.

Так, материалами дела установлено, что не только ответчик ИП ФИО1, но и истец ИП ФИО2 использовал обозначение «Mac Flowers», в своей предпринимательской деятельности до даты подачи заявки на регистрацию соответствующего товарного знака.

Кроме того, истец ИП ФИО2 осуществил активные действия по созданию товарного знака № 663907, а не просто использовал «получившую распространение и узнаваемость сокращенную аббревиатуру». На это, в частности, указывает то, что Истец является правообладателем комбинированного товарного знака, содержащего изобразительный элемент в виде стилизованного изображения розы и словесные элементы: «МасFlovers».

Так же судебная коллегия учитывает, что домен «macflowers.ru», приобретенный истцом у ООО «Смарт логистика» согласно данным регистратора создан 20 июля 2015г. (т.1 сл.д.17), тогда как в собственной апелляционной жалобе ИП ФИО1 ссылается на то, что начала использовать обзначение «МасFlovers» в феврале 2017г.

Исходя из выше изложенного, апелляционный суд полагает, что разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июня 2019 года по делу № А40-282249/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: В.Р.Валиев

Судьи: Е.А.Птанская

О.Г.Головкина