Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Королевская вода» (пер. Трехпрудный, д. 11/13, корп. стр.2, пом. III, комн.1, Москва, 117556, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы

от 29.12.2020 по делу № А40-290645/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2021 по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества «Королевская вода»

к обществу с ограниченной ответственностью «Королевская вода» (ул. Молодежная, д. 1А, комн. 48, д. Ложки, г.о. Солнечногорск, Московская обл., 141595, ОГРН <***>) и обществу с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (ул. Молодежная, д. 1А, д. Ложки, г.о. Солнечногорск, Московская обл., 141595, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Чистая вода» – Соболев К.Ю. (по доверенности от 19.07.2021);

от общества с ограниченной ответственностью «Королевская вода» – ФИО2 (по доверенности от 12.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Королевская вода» (далее – акционерное общество «Королевская вода») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Королевская вода» (далее – общество «Королевская вода») и обществу с ограниченной ответственностью «Чистая вода» (далее – общество «Чистая вода») о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 151044,

№ 151045 в размере 33 600 000 руб. (с учетом принятых судом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2021, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, акционерное общество «Королевская вода» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, передать дело на новое рассмотрение.

Истец указывает, что суды не учли обстоятельства, установленные в рамках дела № А40-140025/13 о признании сделок по отчуждению товарных знаков «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА» и «KING WATER»

недействительными. В связи с этим неправомерны, по мнению истца, утверждения судов относительно того, что действия ответчиков по использованию указанных товарных знаков в период с 27.08.2013 по 23.07.2014 и с 01.09.2016 по 24.06.2019 не могут быть признаны незаконными на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Ввиду ничтожности названных сделок правообладателем товарных знаков в значимый для дела период, по мнению истца, оставалось общество акционерное «Королевская вода». Поскольку какие-либо права ответчикам истец не предоставлял, это позволяет говорить об использовании ими принадлежащих истцу товарных знаков без согласия последнего и с нарушением его прав.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на противоречивость выводов, изложенных в принятых по делу судебных актах. В частности, суды оценили действия общества «Королевская вода» по продлению срока использования товарных знаков по вышеназванным свидетельствам как не влекущие юридических последствий ввиду недействительности сделок по приобретению товарных знаков, но при этом отказали во взыскании компенсации за использование товарных знаков, полученных по ничтожным сделкам.

Истец отмечает, что принятые по делу судебные акты не содержат оценки его доводов относительно согласованных действий ответчиков по использованию товарного знака «KING WATER» в доменном имени https://kingswater.ru/, принадлежащем обществу «Королевская вода», несмотря на неоднократное заявление соответствующего аргумента акционерным обществом «Королевская вода» в исковом заявлении и апелляционной жалобе.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суды не раскрыли мотивов, согласно которым отказали в признании обоснованным заявленного ко взысканию размера компенсации. Представленный в его

обоснование расчет был, по мнению истца, безосновательно отклонен, так как суды сочли отчет о рыночной стоимости № 2046 неотносимым доказательством, а оценка отчета от 30.06.2020 № 2132 в качестве доказательства в тексте обжалуемых судебных актов не содержится.

Акционерное общество «Королевская вода» настаивает на признании противоречащей закону позиции судов о злоупотреблении истцом правом на иск, поскольку истцом предприняты действия, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав на средства индивидуализации.

Истец подчеркивает, что в то же время суды при наличии к тому оснований не усмотрели недобросовестности в поведении ответчиков, разместивших на сайте https://kingswater.ru/service/factory/ заведомо ложную информацию.

Общество «Королевская вода» и общество «Чистая вода» представили отзывы на кассационную жалобу, в которых, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просят оставить их без изменения.

В судебном заседании представители ответчиков поддержали доводы, изложенные в отзывах на кассационную жалобу, просили отказать в ее удовлетворении.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как установлено судами и следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2014 истец признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное

производство сроком на шесть месяцев, назначен конкурсный управляющий.

Судами установлено, что в настоящее время истцу принадлежат исключительные права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 151044 (дата приоритета 25.11.1994, дата регистрации: 31.03.1997) « » и товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 151045 (дата подачи заявки 25.11.1994, дата регистрации 31.03.1997) « », зарегистрированные в отношении широкого перечня товаров 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 21, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Судами установлено также, что между истцом и обществом «Королевская Вода» 13.07.2012 и 02.07.2013 заключены договоры об отчуждении исключительного права на указанные товарные знаки.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2018 по делу № А40-140025/13, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 21.05.2019 по тому же делу, заявленные конкурсным управляющим истца требования удовлетворены, суд признал указанные сделки недействительными, применил последствия недействительности сделок в виде восстановления исключительных прав истца на вышеназванные товарные знаки, обязал истца возвратить обществу «Королевская вода» предусмотренный соглашением размер вознаграждения – 100 000 руб.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2016 по делу № А40-192124/15, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2016 по тому же делу, заключенный впоследствии между

акционерным обществом «Королевская вода» и обществом «Королевская вода» договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 151044, № 151045, зарегистрированный Роспатентом 23.07.2014 за номером РД0152595, признан недействительным.

Суды установили, что конкурсный управляющий акционерного общества «Королевская вода», осуществив закупку товара (бутыль питьевой воды объемом 19 литров) под наименованием «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА», установил, что производителем спорного товара указано общество «Чистая вода», а часть доменного имени сайта, на котором размещается информация о спорной продукции, содержит товарный знак «KING WATER».

Полагая, что действия ответчиков нарушают исключительные права на товарные знаки, истец обратился в суд с заявленными в настоящем деле требованиями.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия оснований для защиты исключительного права истца, недоказанности наличия необходимых условий для привлечения общества «Чистая вода» к субсидиарной ответственности, а также непредставления истцом достоверных доказательств размера стоимости права использования спорных товарных знаков, что в свою очередь исключает возможность применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований явилось также признание судом со ссылкой на статью 10 ГК РФ обращения истца в суд за защитой исключительных прав на товарные знаки злоупотреблением правом.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы, изложенные в решении суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителей лиц, участвующих

в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства

индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением

предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений,

изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора.

При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В силу положений части 1 статьи 16, статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выводы судов по делу № А40-192124/15 о недействительности заключённого обществом «Королевская вода» и обществом с ограниченной ответственностью «Королевская вода» (ОГРН <***>) договора, а также выводы судов по делу № А40-140025/13 о недействительности сделок, заключённых между акционерным обществом «Королевская вода» и обществом с ограниченной ответственностью «Королевская вода» (ОГРН <***>) и между последним и обществом «Королевская вода», имеют обязательную силу для настоящего спора.

Судебная коллегия отмечает, что сделки, которые являлись предметом рассмотрения в деле № А40-140025/13, были признаны недействительными по основаниям, изложенным как в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, так и в статье 170 ГК РФ, поскольку они, как установили суды по указанному делу, представляют собой цепочку взаимосвязанных сделок по выводу актива в пользу заинтересованного лица, что свидетельствует также об их недействительности по смыслу статьи 10 ГК РФ.

Судом были применены последствия недействительности сделок в виде восстановления исключительных права акционерного общества «Королевская вода» на спорные товарные знаки.

Суды, рассмотревшие дело № А40-192124/15, квалифицировали договор от 23.07.2014 как недействительную сделку по статье 168 ГК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 167 ГК РФ, судам необходимо было дать оценку доводам истца о том, что правовых оснований для использования товарных знаков на основании заключенных сделок у ответчиков не имелось, в связи с чем такое использование является незаконным и влечет право требовать взыскания компенсации.

При этом выводы судов в отношении наличия или отсутствия правовых последствий совершенных сделок являются противоречивыми. Так, с одной стороны, суды отрицают наличие у истца права на иск, указывая, что в спорный период товарные знаки истцу не принадлежали. С другой стороны, суды исходили из отсутствия у общества «Королевская вода» права на обращение в Роспатент с заявлением о продлении срока действия исключительного права на товарные знаки ввиду получения прав на них на основании недействительных сделок.

В отношении выводов судов о злоупотреблении истцом правом на иск как основании для отказа в иске необходимо отметить следующее.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры,

обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

Из решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции следует, что злоупотребление акционерным обществом «Королевская вода» своим правом на иск обосновано тем, что истец предъявляет требования к производителям и продавцам продукции, маркированной товарными знаками, но сам права на них путем производства и введения в гражданский оборот товаров, однородных товарам, для индивидуализации которых указанные объекты интеллектуальной собственности были зарегистрированы, не реализует.

Вместе с тем по смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем из судебных актов не следует, что судами установлены конкретные факты, свидетельствующие о наличии у истца противоправной цели, превышении истцом пределов осуществления принадлежащих ему прав, последующем противоправном поведении истца, характеризующем цели обращения в суд с заявленным требованием. Само по себе обращение конкурсного управляющего находящегося в процедуре банкротства акционерного общества «Королевская вода» за защитой исключительных прав в виде взыскания компенсации после установления недействительности совершенных сделок, равно как и реализация истцом своего права выбора способа защиты нарушенных прав, очевидно не является злоупотреблением правом, в то время как мнение иных лиц, участвующих в споре, о недобросовестности истца также не является обстоятельством, освобождающим их от гражданско-правовой ответственности в случае доказанности факта нарушения исключительного права.

Кроме того, в обжалуемых судебных актах отсутствует оценка довода истца о том, что нарушением прав на товарные знаки является также их использование в доменном имени.

Судами не были исследованы обстоятельства использования ответчиками доменного имени, в том числе не анализировалось сходство до степени смешения доменного имени с принадлежащим истцу товарным знаком «KING WATER».

При этом судами оставлены без внимания представленные истцом в подтверждение своих доводов доказательства, в частности, протокол осмотра доказательств 77 АГ 2122933 от 13.03.2019, скриншоты сайтов, карточка мероприятий по контролю № 501902812341 от 18.06.2019.

Суды также не дали какой-либо правовой оценки доводу истца об аффилированности ответчиков, что привело к необоснованному выводу об отсутствии условий, влекущих наступление ответственности общества «Чистая вода».

Кроме того, заслуживают внимание доводы заявителя кассационной жалобы о неполноте оценки представленных истцом доказательств размера заявленной ко взысканию компенсации. Так, доказательства, представленные истцом как в подтверждение факта нарушения ответчиками исключительного права на спорные товарные знаки, в частности, нотариальной протокол осмотра доказательств, скриншоты страниц, так и в обосновании размера заявленной компенсации, а именно – отчет от 30.06.2020 № 2132, не нашли отражения в вынесенных по делу судебных актах. При этом, исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, бремя доказывания иного размера подлежащей взысканию компенсации относится на ответчика.

Кроме того, следует учесть, что, делая вывод об отсутствии у общества «Королевская вода» права на обращение в Роспатент с заявлением о продлении срока действия регистрации спорных товарных знаков, суды тем самым фактически признали соответствующие действия указанного административного органа незаконными. При этом правомерность таких действий предметом рассматриваемого спора не являлась, Роспатент к участию в деле не привлекался, законом установлена специальная процедура оспаривания действий Роспатента, сведений о соблюдении которой в данном случае в деле не имеется.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции учитывает, что в силу компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, он не наделен полномочиями по установлению фактических обстоятельств дела и оценке собранных по делу доказательств.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное выше и, исходя из заявленных требований, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Выводы, содержащиеся в настоящем постановлении, не предрешают результат спора, а указывают на необходимость его рассмотрения с соблюдением норм материального и процессуального права.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2020 по делу № А40-290645/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2021 по тому же делу отменить.

Дело № А40-290645/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Д.И. Мындря Судья Д.А. Булгаков Судья Ю.В. Борисова