Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «Коэми Лайн»
(ш. Варшавское, 65, 1, 52, Москва, 115230 ОГРН <***>)
на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 04.06.2021 по делу № А40-34875/2020, по иску общества
с ограниченной ответственностью «Коэми Лайн» к обществу
с ограниченной ответственностью «ЛЮНАРЕТТА» (5-й Донской пр-д, д. 15, этаж/комната 4/12А, пом. IV, Москва, 119334, ОГРН <***>) о прекращении использования обозначения,
сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 226739, о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Коэми Лайн» – ФИО1 (по доверенности от 01.09.2019);

от общества с ограниченной ответственностью «ЛЮНАРЕТТА» – ФИО2 (по доверенности от 20.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Коэми Лайн» (далее – общество «Коэми Лайн») обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью «Люнаретта» (далее – общество «Люнарретта») об обязании ответчика прекратить использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, об изъятии из оборота и уничтожении товаров
и рекламной продукции, содержащей изображение товарного знака истца, взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2021
иск удовлетворен частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 04.06.2021 решение суда первой инстанции от 05.03.2021 отменено, в иске отказано.

Истец, не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обратился в Суд по интеллектуальным правам
с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права, просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции оставить в силе.

В обоснование поданной кассационной жалобы, истец указывает на необоснованность вывода суда апелляционной инстанции
о непредставлении истцом достаточных доказательств использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Такими доказательствами, как отмечает истец, являются протокол осмотра нотариусом сайта ответчика в сети Интернет, заключение патентного поверенного.

Истец также указывает на необоснованность выводов суда апелляционной инстанции об отказе в иске на основании вывода
о том, что товарный знак не используется истцом, поскольку
в материалах дела не содержатся доказательства того, что ответчик обращался в суд за досрочным прекращением товарного знака, принадлежащего истцу в порядке, предусмотренном статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу ответчик, ссылаясь на законность и обоснованность выводов суда апелляционной инстанции, просит оставить без изменения обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании 01.12.2021 представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам отзыва.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции
в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установили суды и следует из материалов дела, истец
с 30.04.2013 является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «COEMI (КОЭМИ)» по свидетельству Российской Федерации № 283094, зарегистрированного 01.11.2002 в отношении товаров и услуг 16, 24, 25, 35, 40, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в том числе «одежда, пошив одежды, реализация товаров, моделирование одежды», а также на словесный товарный знак
«COEMI КОЭМИ» по свидетельству Российской Федерации № 226739 от 01.11.2002 с 30.04.2013.

Истцу стало известно, что ответчик на сайте с доменным именем www.lunaretta.ru, на котором приведены реквизиты ответчика (наименование, адрес, ИНН, ОГРН, руководитель), рекламируется
и предлагается к продаже одежда с использованием обозначения
«COEMI studio».

Истец, полагая, что ответчик нарушает исключительные права
на товарные знаки, путем использования обозначения, сходного
до степени смешения с товарными знаками истца на сайте для продукции однородной товарам, для которых зарегистрирован товарные знаки истца, обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями.

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, общество «Коэми Лайн» представило в материалы дела протокол осмотра письменных доказательств от 17.09.2019, составленный нотариусом города Москвы ФИО3 по заявлению истца.

Суд первой инстанции, принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, исходил из доказанности
наличия у истца исключительных прав на товарные знаки и факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

При этом суд первой инстанции отклонил довод ответчика
об отсутствии факта нарушения исключительных прав истца,
ввиду того, что ответчик является официальным дистрибъютором люксовой марки товаров «Lunaretta» известного польского производителя эксклюзивного ночного белья «COEMI Winisniewscy Sp.Jawna», который является обладателем исключительных прав
на товарный знак по международной регистрации № 004285482.

Поэтому суд первой инстанции отметил, что ответчик
не представил доказательств того, что товарный знак польского производителя «COEMI Winisniewscy Sp.Jawna» имеет правовую охрану на территории Российской Федерации.

Как усматривается из решения суда первой инстанции
по настоящему делу, оценив спорное обозначение и товарные знаки истца, суд пришел к выводу, что использованное ответчиком
на сайте в сети Интернет обозначение «COEMI_Studio» имеет высокую степень сходства до степени смешения с товарным знаком истца «COEMI (КОЭМИ)» по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признакам сходства
и используется последним для однородных услуг.

Учитывая изложенное суд первой инстанции, пришел к выводу
о том, что в рассматриваемом случае существует высокая вероятность реального смешения сравниваемых обозначений в глазах российского потребителя.

Удовлетворяя частично исковые требования в части взыскания компенсации, суд первой инстанции исходил из наличия оснований
для снижения размера компенсации до 250 000 руб.

Вместе с тем суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения требования об изъятии и уничтожении товара,
исходя из того, что истец не представил сведений о количестве
и месте их нахождения.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в иске,
суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истец
не представил доказательств, подтверждающих использование им товарных знаков в отношении конкретных товаров.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу
о наличии в действиях истца по приобретению и использованию спорного товарного знака злоупотребления правом.

Суд апелляционной инстанции пришел также к выводу о том,
что истец не представил надлежащих и достаточных доказательств использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие
выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным
по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований
для его отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин
или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым
не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим
закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг,
в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров,
о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях,
на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если
в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях,
за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и
не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено ГК РФ. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные
подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса
меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению
независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10
«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания
по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг),
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного
с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств
на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой
и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу «Коэми Лайн» исключительных прав на товарные знаки,
в защиту которых оно обратилось с настоящим иском.

Изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся
к оспариванию выводов суда апелляционной инстанций
о недоказанности использования обществом «ЛЮНАРЕТТА»
сходного до степени смешения с товарными знаками истца обозначения при предложении к продаже и реализации через сайт в сети
Интернет однородных товаров и услуг, а также о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом при обращении
с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие использования ответчиком обозначения, сходного с товарными знаками истца, создающего вероятность смешения у потребителя относительно товаров, для индивидуализации которых товарные знаки зарегистрированы, и производителей этих товаров.

Суд кассационной инстанции не может признать приведенный вывод суда апелляционной инстанции основанным на полном
и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств и полагает, что этот вывод сделан с нарушением норм процессуального права.

Как усматривается из материалов дела, истец в качестве доказательства нарушения ответчиком исключительных прав представил в суд нотариально удостоверенный протокол осмотра письменных доказательств от 17.09.2019, то есть в подтверждение правонарушения привел конкретные факты использования ответчиком на сайте в сети Интернет обозначения, сходного до степени смешения
с товарными знаками истца по свидетельствам Российской
Федерации № 283094 и № 226739.

Из содержания обжалуемого судебного акта не усматривается, что суд апелляционной инстанции дал всестороннюю оценка
указанному доказательству и провел анализ исследуемых обозначений на предмет их сходства на основании норм действующего законодательства.

Между тем из материалов дела не усматривается, что представленный в дело нотариально удостоверенный протокол ответчик оспорил в установленном порядке.

Суд кассационной инстанции полагает заслуживающим
внимание указание истца на то, что сам по себе факт того, что
ответчик реализует продукцию именно польского производителя,
на территории России не может подтверждать правомерность использования ответчиком обозначения, сходного до степени
смешения с товарными знаками истца.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции признает вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности истцом факта использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, не достаточным образом обоснованным.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что по общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик
с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально не подтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как ранее было указанно, по данной категории споров истец, обратившийся с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, должен доказать факт принадлежности исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности и факт использования ответчиком такого объекта интеллектуальной собственности.
В свою очередь, ответчик должен подтвердить правомерность использования спорного объекта исключительных авторских прав.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что истцу следует доказать использование им своих товарных знаков, не основан
на законе, сделан без учета бремени доказывания по данной категории дел.

Указание суда апелляционной инстанции на то, что истец
не использует свои товарные знаки, поэтому злоупотребляет правом, сделано судом апелляционной инстанции без учета разъяснений, изложенных в пункте 154 Постановления № 10, согласно которым неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся
за защитой принадлежащего ему права, само по себе
не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как разъясняется в пункте 1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные,
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10
ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений
и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением права
или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего, должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать
о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать
о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки
на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации
в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного
знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав
на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так
и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения
с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел)
на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный
знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может
лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной
из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также
применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Кроме того, в силу пунктов 13 и 14 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции
должны быть указаны мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если
его решение было отменено полностью или в части, а также выводы
о результатах рассмотрения апелляционной жалобы.

Суд по интеллектуальным соглашается с доводом кассационной жалобы истца о необоснованности выводов суда апелляционной инстанции о наличии в действиях истца по подаче настоящего
иска признаков злоупотребления правом.

Установление наличия либо отсутствия признаков злоупотребления правом в действиях участников гражданского
оборота является вопросом факта и относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу.

В рассматриваемом случае соответствующий вывод суда апелляционной инстанции не мотивирован должным образом.

При этом суд кассационной инстанции усматривает, что при проверке соответствующего довода ответчика о злоупотреблении истцом правом, суд апелляционной инстанции не принял во внимание
и не проверил в полном объеме все доводы апелляционной жалобы,
а также отзыва на исковое заявление ответчика относительно данного
вопроса, а именно доводы о том, что истец знает о факте того, что ответчик длительное время имеет хозяйственные связи с иностранным производителем спорных товаров; истец ранее также занимался реализацией товаров указанного производителя; участники компании истца лично знакомы с учредителем и генеральным директором ответчика.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам
считает, что выводы суда апелляционной инстанций не основаны
на представленных в материалы дела доказательствах и сделаны
с нарушением норм материального и процессуального права,
поэтому постановление не может быть признано законным
и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При названных обстоятельствах, учитывая, что для правильного разрешения спора требуется оценка доказательств и установление фактических обстоятельств, что не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе проверить все доводы ответчика о злоупотреблении правом истцом, возражения истца в отношении указанных доводов,
привести мотивы, по которым суд придет к своим выводам, и на основе этого исходя из подлежащих применению норм материального
права, доводов и возражений лиц, участвующих в деле, принять законное и обоснованное постановление.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 04.06.2021 по делу № А40-34875/2020 отменить.

Дело № А40-34875/2020 направить на новое рассмотрение
в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова