Гражданский кодекс часть 1

при участии в заседании: от истца – ИП ФИО1 – ФИО2, доверенность от 25.02.09 г. № в реестре ЗС-219, от ответчика ФИО3 - представитель не явился, надлежаще извещен, направлено судебное извещение, телеграмма,

рассмотрев 19 марта 2009 года в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (истец)

(наименование лица, подавшего кассационную жалобу, и его процессуальное положение)

на решение от 09 октября 2008 года

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьей Осиповой М.В.,

(фамилии, инициалы судей, принявших решение, определение, постановление)

и на постановление от 22 декабря 2008 года № 09АП-15469/2008-ГК

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Поповым В.В., Барановской Е.Н., Солоповой А.А.

(фамилии, инициалы судей, принявших решение, определение, постановление)

по делу № А40-44359/07-93-440

по иску ИП ФИО1

(наименование истца)

к ФИО3

(наименование ответчика)

о защите прав на товарный знак

(предмет иска)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ФИО3 о запрете незаконного использования товарного знака «compromat.ru» в доменном имени ответчика «anticompromat.ru».

Требование, предъявленное со ссылкой на нормы статей 4,45,46 Закона РФ от 23.090.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изм. и доп.), пункты 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. №32, мотивировано тем, что Роспатентом 25.01.2007 г. за истцом в установленном порядке зарегистрирован товарный знак «compromat.ru» за №319929 для услуг 41 класса МКТУ – публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в электронных средствах массовой информации.

Однако, как полагает истец, обозначение «anticompromat.ru», используемое ответчиком в доменном имени, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем ответчик незаконно использует в доменном имени этот товарный знак и размещает на своем сайте рекламу, публикует различные текстовые материалы на платной основе.

Кроме того, в исковом заявлении истец в качестве обстоятельства, свидетельствующего о нарушении своих прав сослался на то, что, начиная с 24.08.1999 г. по настоящее время ФИО1 осуществляет активное использование доменного имени «compromat.ru», осуществляя на интернет-сайте, размещенном под этим доменным именем, публикацию текстовых материалов.

Определением от 29 октября 2007 года Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по настоящему делу, в связи с неподведомственностью данного спора арбитражному суду.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 мая 2008 года №КГ-А40/4544-08 определение было отменно, дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции.

Кассационный суд указал на то, что возникшие правоотношения относятся к сфере экономической деятельности, спор связан с осуществлением такой деятельности, а поэтому его рассмотрение подведомственно арбитражному суду.

По результатам рассмотрения дела по существу решением от 09 октября 2008 года Арбитражный суд города Москвы в иске отказал.

Cуд первой инстанции пришел к выводу, что зарегистрированный за истцом товарный знак, содержащий английское слово «compromat», означающий сведения компрометирующего характера, не ассоциируется с обозначением «anticompromat.ru» в целом, поскольку наличие префикса anti –в начале слова свидетельствует о противоположенном смысле и несет в себе отрицание первоначального посыла. По мнению суда, сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения ни по звуковому, ни по графическому (визуальному), ни по и семантическому признакам, в связи с чем оснований для вывода о нарушении прав истца на товарный знак не имеется.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2008 года № 09АП-15469/2008-ГК решение оставлено без изменения, с поддержанием выводов суда первой инстанции.

При этом, апелляционный суд указал на то, что регистрация домена «anticompromat.ru» произведена ответчиком 03.11.2005 г., то есть задолго до даты приоритета товарного знака «compromat.ru» по свидетельству №319929 (дата приоритета 17.04.06 г.), в связи с чем апелляционный суд не установил нарушений ответчиком Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе индивидуального предпринимателя ФИО1, который считает, что при вынесении обжалуемых судебных актов судами нарушены нормы материального и процессуального права, просит решение и постановление отменить, заявленное требование удовлетворить.

По мнению заявителя кассационной жалобы, обозначения «anticompromat» и «compromat» имеют фонетическое сходство, поскольку в состав словесного обозначения «anticompromat» входит тождественное товарному знаку истца обозначение «compromat», а также имеется смысловое сходство и сходство по семантическому критерию, поскольку эти обозначения являются однокоренными и оба понятия оперируют одним и тем же критерием, а именно компрометирующим характером сведений. В связи с этим, заявитель полагает, что обозначение «anticompromat.ru», используемое ответчиком в качестве доменного имени, является сходным до степени смешения с товарным знаком №319929 «compromat.ru».

Помимо этого, по мнению заявителя, апелляционный суд, сославшись в качестве основания для отказа в иске на факт регистрации ответчиком доменного имени «anticompromat.ru» ранее регистрации товарного знака истца, не принял во внимание, что сходное до степени смешения доменное имя истца «compromat.ru» было зарегистрировано еще в 1999 году, то есть задолго до регистрации домена ответчика.

Вместе с тем, заявитель считает, что ответчик, начав использование сходного домена в отношении однородной деятельности, воспользовался наработанной репутацией истца и широкой известностью, приобретенной обозначением «compromat.ru» как в доменном имени, так и в товарном знаке, для создания чего истцом были потрачены большие средства на продвижение этого медиа-проекта, в связи с чем деятельность ответчика осуществляется с нарушением прав истца.

Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы, назначенное на 02 марта 2009 года, было отложено в составе председательствующего судьи Волкова С.В., судей Петровой Е.А., Комаровой О.И. на 19 марта 2009 года 11 часов 00 минут в связи неявкой ответчика – ФИО3 и отсутствием у суда сведений о его извещении о времени и месте судебного разбирательства.

После отложения судебного заседания, жалоба рассмотрена в том же составе суда.

Представитель заявителя кассационной жалобы в судебном заседании поддержал доводы, в ней изложенные, просил судебные акты отменить и вынести новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Учитывая неявку ответчика в судебное заседание, назначенное на 02. марта 2009 г., после отложения дела кассационным судом предприняты меры для извещения ФИО3 о проведении судебного заседания 19 марта 2009 г. в 11-00. Для этого по последнему известному и имеющемуся в распоряжении суда адресу была направлена копия определения об отложении слушания дела от 2.03.09 г. №КГ-А40/946-09, однако конверт вернулся с отметкой «истечение срока хранения»

Кроме того, дополнительно в адрес ФИО3 судом направлена телеграмма, содержащая информацию о дате и времени судебного заседания по делу, также возвратившаяся в суд с указанием на то, что адресат по извещению за телеграммой не явился.

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд (п.2 ч. 2 ст.123 АПК РФ).

Следует отметить, что ранее направленное судебное извещение о назначении слушания дела на 02 марта 2009 г. также не было получено ответчиком и возвратилось в суд с указанием на истечение срока хранения корреспонденции.

С учетом принятых судом мер по надлежащему извещению указанного лица в соответствии со ст. ст. 121, 122 АПК РФ, а также то, что судебное заседание уже откладывалось, суд кассационной инстанции, совещаясь на месте, вынес определение о рассмотрении кассационной жалобы в его отсутствие.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

Выслушав представителя заявителя кассационной жалобы, обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения норм материального и процессуального права при вынесении решения и постановления, Федеральный арбитражный суд Московского округа считает, что судебные акты подлежат отмене, а дело направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и подтверждается имеющимися в материалах дела документами, ИП ФИО1 является обладателем исключительных прав на товарный знак «compromat.ru» по свидетельству №319929 с приоритетом от 17.04.2006 г. в отношении услуг 41 класса МКТУ (публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, в электронных средствах массовой информации).

Ответчик ФИО3 с 03 ноября 2005 года является администратором домена второго уровня «anticompromat.ru».

В связи с этим, истец полагает, что ответчик незаконно использует товарный знак «compromat.ru» в обозначении своего доменного имени «anticompromat.ru», при этом, имеется сходство до степени смешения товарного знака и обозначения, используемого ответчиком.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что по настоящему делу истец обратился с иском о защите прав на товарный знак, а в связи с отсутствием сходства до степени смешения между товарным знаком истца и доменными именем ответчика, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Суд кассационной инстанции не может признать данные выводы обоснованными, поскольку они сделаны при неполном исследовании и установлении фактических обстоятельств дела, имеющих значение для дела, и неправильном применении норм материального и процессуального права.

Разрешая спор по настоящему делу, суд первой инстанции и апелляционный суд оценивали обоснованность заявленных исковых требований, исходя из формального требования, содержащегося в просительной части искового заявления, а именно, проверяли наличие либо отсутствие нарушений прав истца на товарный знак «compromat.ru», зарегистрированный по свидетельству №319929 в отношении 41 класса МКТУ (том 1, л.д.).

Между тем суды не выяснили, в чем заключается существо заявленных требований, с каким именно обстоятельствами истец связывает нарушение своих прав.

В соответствии с ч. 2 ст. 125 АПК РФ и разъяснениями, данными в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику, основанием иска - обстоятельства, на которых истец основывает свое требование.

При этом, в соответствии с п.п. 4, 5 части 2 статьи 125 АПК РФ в исковом заявлении истец вправе указать свои требования к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства.

Однако, несмотря на то, как сформулирован предмет требования самим истцом, именно суд как уполномоченный орган по отправлению правосудия должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеют значение для дела и подлежат установлению, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу (ч. 1 ст.168 АПК РФ).

Таким образом, суд должен дать правильную правовую квалификацию заявленных исковых требований, исходя из существа обстоятельств, приведенных истцом в основании иска, после чего применить подлежащие применению нормы права.

Между тем, отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций не приняли во внимание, что в данном случае в основании иска истец ссылался не только на нарушение своих прав как владельца товарного знака «compromat.ru», но и на нарушение прав администратора и владельца одноименного доменное имени - «compromat.ru».

Так, из материалов дела усматривается, что в иске истец, в частности, указал на то, что «Начиная с 24.08.1999 г. по настоящее время ФИО1 осуществляет активное использование доменного имени «compromat.ru». На страницах своего веб-сайта, размещенного в сети под доменным именем compromat.ru, истец осуществляет публикацию текстовых материалов информационного характера», «в результате данной деятельности веб-сайт истца приобрел широкую известность, а доменное имя compromat.ru различительную способность..» (том 1, л.д.5).

В нарушение под. 2 ч.4 ст.170 АПК РФ в решении суда первой инстанции не указаны мотивы, по которым суд отверг доказательства и отклонил приведенные в обоснование своих требований доводы истца о нарушении его прав не только как владельца товарного знака, но как администратора и владельца доменного имени, приобретшего широкую известность.

По существу, требования истца в указанной части судом первой инстанции рассмотрены не были, в связи с чем решение не может быть признано законным и обоснованным.

В свою очередь апелляционный суд, также не рассмотрел заявленные истцом требования в полном объеме, имея ввиду указание в иске на нарушение прав истца в отношении используемого с 1999 г. доменного имени compromat.ru, ограничившись ссылкой в постановлении на то, что «домены compromat.ru и anticompromat.ru зарегистрированы в сети Интернет и используются истцом и ответчиком без каких-либо ограничений».

Между тем, судами не было учтено, что сам по себе факт использования двух указанных доменных имен, зарегистрированных в установленном порядке, не означает отсутствие нарушений одного из пользователей со стороны другого.

С целью выяснения указанного обстоятельства, судам необходимо было выяснить, является ли в данном случае доменное имя «compromat.ru» только способом адресации запросов в сети Интернет, либо имеются основания полагать, что фактически доменное имя траснсформировалсь в средство индивидуализации информационного ресурса - Интернет сайта, размещенного под указанным доменным имением, в силу чего ему, наравне с иными предусмотренными гражданским законодательством средствами индивидуализации (товарный знак, фирменное наименование, коммерческое обозначение) может быть предоставлена правовая защита.

Такой вывод согласуется с позицией, изложенной в постановлении ВАС РФ от 16.01.2001 №1192/00, в котором указывается, что «доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответствующие товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц».

При этом, для решения вопроса о предоставлении правовой охраны владельцу доменного имени, суду следует принять во внимание наличие так называемых доменных споров в судебно-арбитражной практике, а также нормы законодательства, в частности, подп. 3 п.9 ст.1483 ГК РФ, в котором устанавливается запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Кроме того, ограничившись сравнением словесной части товарного знака истца «compromat.ru» и доменного имени ответчика «anticompromat.ru», судом не осуществлен анализ содержания и структуры подачи информации (контента) в информационных ресурсах (интернет-сайтах www.compromat.ru, www.anticompromat.ru), размещенных истцом и ответчиком под указанными доменными именами, на предмет наличия либо отсутствия сходства между ними.

Вместе с тем, суды не учли, что интернет-сайт состоит из специально подобранных и расположенных определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, аудиовизуальных произведений и т.д.), которые могут быть использованы с помощью компьютерной программы (компьютерного кода), являющейся элементом сайта, соответствующая комбинация указанных элементов является контентом сайта, возможность правовой защиты которого в качестве объекта авторского права (составное произведение), применительно к ст.14, 30, 33 пункту 3 статьи 7 Закона об авторском праве и смежных правах, подтверждена постановлением Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.04.2008 г. №225/08.

В материалах настоящего дела имеются распечатки с интернет-сайта ответчика (anticompromat.ru), однако аналогичных материалов, полученных с интернет-сайта истца (compromat.ru), в деле не имеется, поэтому судом сопоставимость обеих ресурсов, могущих содержать в себе элементы авторского права в виде контетна сайта, не осуществлялась.

Между тем, указанные обстоятельства подлежали проверке и исследованию судом, учитывая, что в обоснование иска истец ссылался, в том числе на нарушение его прав как владельца доменного имени с 1999 г., а также более позднюю регистрацию и использование ответчиком доменного имени «anticompromat.ru» в отношении однородной деятельности – распространения информационных материалов в сети Интернет.

В этой связи, в случае установления совпадения контентов интернет ресурсов, используемых истцом и ответчиком под соответствующими доменными именами, суду необходимо решить вопрос о правомерности действий ответчика, принимая во внимание тот факт, доменное имя compromat.ru используется истцом с 1999 г., а администрирование ответчиком доменного имени anticompromat.ru осуществляется согласно ответу АНО «РСИЦ» от 21.08.07 г. только с 03.11.2005 г. (том 1, л.д.12).

При этом, при исследовании и оценке указанных фактических обстоятельств следует принять во внимание общую норму о запрете недобросовестной конкуренции и недобросовестного поведения, содержащуюся в ст.10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Кроме того, необходимо принять во внимание, что использование истцом доменного имени для размещения под ним Интренет-сайта «compromat.ru» осуществлялось как в период действия Закона об авторском праве и смежных правах, так и после введения в действие части 4 ГК РФ, что обуславливает для суда необходимость применения комплексного подхода при определении норм материального права, подлежащих применению к спорным правоотношениями.

При таких обстоятельствах решение и постановление, вынесенные по настоящему делу, не могут быть признаны законными и обоснованными, в связи с чем они подлежат отмене, а дело направлению на рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду необходимо учесть изложенное, установить обстоятельства, с которыми истец связывает нарушение своих прав и законные интересы, и на которые он ссылается в основании иска, связанные с использованием не только с регистрацией товарного знака «compromat.ru», но и с использованием одноименного доменного имени, предложив истцу в указанной части уточнить предмет иска и с учетом этого выяснить, подлежат ли правовой охране права на используемое истцом доменное имя и размещенный под этим именем Интернет-сайт как объект авторского права (составное произведение), имеется ли сходство до степени смешения между интернет-сайтами истца и ответчика, имея ввиду сравнение структуры и формы подачи информации, графических и иных элементы, содержание и характер представленной информации (контент сайтов).

На основе установленного, при правильном применении норм материального и процессуального права вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Руководствуясь ст. ст. 274, 284, 286, п.3 ч.1 ст.287, ч.ч. 1-3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 октября 2008г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2008г. № 09АП-15469/2008-ГК по делу № А40-44359/07-93-440 отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий - судья С.В. Волков

Судьи О.И. Комарова

Е.А. Петрова