Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Карева Н.Ю.) от 08.07.2013 по делу
№ А40–51256/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Солопова А.А., Лаптева О.Н., Садикова Д.Н.) от 12.11.2013 по тому же делу,

по исковому заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1037739437229)

к открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ш. Восточное, д. 28, г. Нижний Тагил, Свердловская область, 622007, ОГРН 1086603002190),

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Министерства финансов Российской Федерации (ул. Ильинка, д. 9, стр. 1, Москва, 109097,
ОГРН 1037739085636); Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 103161, ОГРН 1037700255284); Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (Овчинниковская наб., д. 18/1, Москва, 115324, ОГРН 1047705052427),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Субботина Е.П. по доверенности от 03.03.2014;

от ответчика: не явился, извещено надлежащим образом;

от Министерства финансов Российской Федерации: не явился, извещено надлежащим образом;

от Министерства обороны Российской Федерации: не явился, извещено надлежащим образом;

от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству: не явился, извещено надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (далее – Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (далее – Корпорация) о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионного договора от 05.12.2006 № 1-01-06-00435 в части представления отчетной документации; взыскании неустойки в размере 767 574 руб. 16 коп. и штрафа в размере 900 000 руб.; обязании представить отчетную документацию за 9 отчетных периодов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 исковые требования удовлетворены частично: действия Корпорации в части представления отчетной документации признаны нарушением существенных условий лицензионного договора от 05.12.2006
№ 1-0106-00435; на ответчика возложена обязанность представить истцу отчетную документацию по лицензионному договору за периоды с 05.12.2010 по 05.03.2013; с Корпорации в пользу Учреждения взысканы неустойка в сумме 383 787 руб. 08 коп. и штраф в размере 900 000 руб., а также 29 838 руб. 87 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2013 решение суда первой инстанции отменено в части взыскания неустойки в сумме 383 787 руб. 08 коп., а также взыскания в доход федерального бюджета 29 838 руб. 87 коп. государственной пошлины: с Корпорации в пользу Учреждения взыскана неустойка в сумме
767 574 руб. 16 коп. и в доход федерального бюджета государственная пошлина в сумме 39 675 руб. 74 коп. В остальной части решение оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, Корпорация, считая, что судами были неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты в части обязания представить отчетную документацию за периоды с 05.12.2010 по 05.03.2013, взыскания штрафа в размере 900 000 руб.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, заявитель указывает на то, что лицензионный договор по состоянию на 05.12.2010 прекратил свое действие в связи с выполнением Корпорацией обязательств по договору комиссии № Р/501206111003-510278 от 05.12.2005.

По мнению Корпорации, требование о представлении отчетной документации за период с 05.12.2006 по 23.12.2010 необоснованно, поскольку у ответчика после исполнения договора комиссии и прекращения действия лицензионного договора отсутствовала такая обязанность.

Заявитель считает, что суды не применили пункт 2 лицензионного договора, согласно которому исключительное права на использование результатов интеллектуальной деятельности передавалось с целью производства лицензиатом продукции в соответствии с условиями договора комиссии и ее реализации в соответствии с условиями контракта.

В судебном заседании представитель Учреждения с доводами кассационной жалобы не согласился, просил оставить без изменения принятые по делу судебные акты. В представленных суду письменных пояснениях указал, что дополнительным соглашением от 30.11.2009 № 3 лицензионный договор от 05.12.2006 № 1-01-06-00435 пролонгирован не только в части уплаты лицензионных платежей, но и в части представления отчетной документации и оформления актов, подтверждающих выполнение обязательств по договору. При этом сослался на пункт 7.3. договора, согласно которому после прекращения срока его действия, положения договора будут применяться до тех пор, пока не будут урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия договора.

Представители ответчика и третьих лиц, извещенные о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы надлежащим образом путем направления в их адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru., в судебное заседание не явились.

Третьи лица отзывы на кассационную жалобу не представили.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228–ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившихся в судебное заседание ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность решения и постановления проверяется в порядке
статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, между Учреждением (лицензиар) и Корпорацией (лицензиат) заключен лицензионный договор от 05.12.2006 № 1-01-06-00435 (далее – лицензионный договор) о предоставлении лицензиату неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР по разработке танков Т-90, Т-90К и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, и используемые в процессе производства танков Т-90С, Т-90СК и бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1М), права на которые принадлежат Российской Федерации.

Расчет и порядок уплаты лицензионных платежей согласован сторонами в пункте 7.1 лицензионного договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2009).

Согласно пункту 5.2 лицензионного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицензиатом обязанностей в соответствии с разделом 7 договора лицензиат уплачивает лицензиару неустойку в размере 0,05% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

В пункте 9.1 договора предусмотрено, что лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет лицензиару отчетную документацию.

Под «отчетным периодом» в соответствии с пунктом 1.9 договора подразумеваются каждые три месяца деятельности лицензиата по выполнению условий договора, начиная с даты заключения договора.

Несвоевременное осуществление лицензионных платежей Корпорацией и непредставление отчетности послужило основанием для обращения Учреждения в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из несвоевременной уплаты лицензиатом лицензионных платежей и отсутствия в материалах дела доказательств представления отчетной документации. Учитывая несоразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, суд снизил размер неустойки до
383 787 руб. 08 коп.

По результатам проверки законности и обоснованности решения суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении Корпорацией обязательств по лицензионному договору, однако, установив отсутствие оснований для снижения неустойки, отменил решение в данной части и взыскал неустойку в сумме 767 574 руб. 16 коп.

Судом апелляционной инстанции на том основании, что согласно пункту 7.3 лицензионного договора после прекращения срока его действия положения договора будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы отношения сторон, связанные с платежами, обязательства по которым возникли в период действия договора, был отклонен довод ответчика о том, что в связи с окончанием срока действия договора, он не несет обязанности по предоставлению отчетности за 9 отчетных периодов с 05.12.2010 по 05.03.2013.

При этом суд апелляционной инстанции учитывал, что ответчиком нарушались сроки оплаты по четырем лицензионным платежам за июль 2010 года, август 2010 года, октябрь 2010 года, ноябрь 2010 года, то есть окончательно не были урегулированы отношения сторон, связанные с лицензионными платежами по спорному договору. На этом основании суд пришел к выводу, что срок действия договора не истек.

По мнению суда апелляционной инстанции, из условий лицензионного договора следует, что ответчик при использовании результатов интеллектуальной деятельности в обязательном порядке должен был предоставлять отчетную документацию каждые три месяца деятельности. Данный вывод распространяется и на установление ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных разделом 9 договора (пункт 5.3 договора). Поскольку доказательств исполнения ответчиком обязанности по предоставлению отчетной документации за 9 отчетных периодов суду не представлено, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца правомерно взыскан штраф в размере
900 000 руб.

Между тем, суды не учли следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным этим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Согласно пункту 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

По смыслу названной нормы для договора, срок действия которого установлен самим договором, истечение его срока означает в качестве общего правила прекращение действия вытекающих из данного договора обязательств.

Пунктом 2 лицензионного договора предусмотрено, что неисключительная лицензия предоставляется Корпорации на использование результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с условиями договора комиссии № Р/501206111003-510278 от 05.12.2005 (далее – договор комиссии) и ее реализации федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт» на территорию Алжирской Народной Демократической Республики в соответствии с условиями рамочного контракта №Р/50120611103
от 01.02.2006 (далее – рамочный контракт).

Из пункта 13.1 лицензионного договора следует, что он вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до истечения срока действия договора комиссии.

Корпорация в отзыве на исковое заявление и апелляционной жалобе ссылалась на выполнение обязательств по лицензионному договору и договору комиссии путем поставки в адрес иностранного заказчика продукции в полном объеме и представлении акта окончательной приемки имущества в Алжире от 16.06.2009.

Суды обеих инстанций не дали оценки доводам ответчика о связи срока действия лицензионного договора с прекращением действия договора комиссии.

В соответствии со статьей 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Судами обеих инстанций при определении срока действия лицензионного договора не учтены положения указанной нормы материального права. Условия лицензионного договора в части срока действия договора и обязанностей по нему определены без учета предмета договора и его целей и последующих действий сторон по его исполнению.

При этом судами первой и апелляционной инстанций не устанавливались обстоятельства исполнения договора комиссии, не дана оценка акту окончательной приемки имущества в Алжире от 16.06.2009.

Вместе с тем, поскольку предмет лицензионного договора и другие его условия связаны с условиями договора комиссии, вывод о прекращении либо о наличии обязательств по лицензионному договору подлежит установлению с учетом обстоятельств исполнения договора комиссии.

По смыслу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ обязанность лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации находится в непосредственной связи с правом лицензиата по использованию таких результатов или такого средства.

Закон не связывает наличие обязанности лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с иными обстоятельствами, в том числе с такими как незавершенность расчетов за период действия договора, как ошибочно считает суд апелляционной инстанции.

Выводы судов обеих инстанций об обязанности ответчика предоставить истцу отчетную документацию за спорный период, сделаны без учета положений данной нормы права и условий пункта 2 лицензионного договора, предусматривающих, что неисключительная лицензия предоставляется на использование результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с условиями договора комиссии и ее реализации федеральным государственным унитарным предприятием «Рособоронэкспорт» на территорию Алжирской Народной Демократической Республики в соответствии с условиями рамочного контракта.

Согласно частям 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в обжалуемой части.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть вышеизложенное, установить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 по делу
№ А40–51256/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2013 по тому же делу отменить в части обязания открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э Дзержинского» предоставить отчетную документацию, взыскания штрафа в размере 900 000 рублей по лицензионному договору от 05.12.2006 №1–01–06–00435 и взыскания в доход федерального бюджета государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе в размере 39 675 руб. 74 коп.

В указанной части дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Судья

В.А. Химичев

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев