Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Мищенко А.В.) от 22.11.2013 по делу № А40–81529/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Садикова Д.Н., Трубицын А.И., Веклич Б.С.) от 21.03.2014 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Нурлы» (ул. Кавказская, д. 8, г. Уфа, <...>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (Республика Северная Осетия-Алания, ОГРНИП <***>),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп.1, Москва, 123995, ОГРН <***>),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования,

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Нурлы» ФИО2 по доверенности от 11.12.2013,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Нурлы» (далее – ООО ТД «Нурлы») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 237941 «РУССКИЙ КРАЙ» в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) вследствие его неиспользования.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2014, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, ООО ТД «Нурлы» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, как принятые с нарушением норм материального и процессуального права и содержащие выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности решения и постановления, ООО ТД «Нурлы» указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций необоснованно установили обстоятельства использования
ИП ФИО1 товарного знака путем заключения с индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее – ИП ФИО3) лицензионного договора в отсутствие доказательств непосредственного введения товара в гражданский оборот.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы путем направления в их адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили.

Роспатент представил письменные пояснения, в которых сообщил, что вопрос оценки доказательств использования товарного знака относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам и ходатайствовал о рассмотрении кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Суд кассационной инстанции на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие неявившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель ООО ТД «Нурлы» доводы кассационной жалобы поддержал, суду пояснил, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о заинтересованности истца в самостоятельном использовании товарного знака, а также отсутствуют доказательства использования товарного знака правообладателем и лицензиатом. При этом просил возвратить поступившие в Суд по интеллектуальным правам 01.08.2014(в электронном виде) и 04.08.2014 (по почте) дополнения к кассационной жалобе.

Принимая во внимание заявление представителя истца и отсутствие доказательств направления дополнений к кассационной жалобе другим участникам арбитражного процесса, суд кассационной инстанции возвращает заявителю указанный документ.

Законность решения и постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, товарный знак со словесным обозначением «РУССКИЙ КРАЙ» с приоритетом от 20.12.2000 зарегистрирован на имя ИП ФИО1 07.02.2003 за № 237941 в отношении товаров 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ:

Считая, что ИП ФИО1 не использует товарный знак «РУССКИЙ КРАЙ» в отношении товаров пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков 32 класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован, и, что регистрация товарного знака препятствует использованию сходного с товарным знаком обозначения, ООО ТД «Нурлы» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ООО ТД «Нурлы» указывало, что является производителем безалкогольных напитков, что, по его мнению, подтверждается сертификатом качества на соответствующую продукцию, договорами поставки, информацией с сайта, а также заявкой на регистрацию товарного знака «РУССКИЙ КРАЙ» для товаров 32, 33 классов МКТУ: пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; алкогольные напитки.

Судом первой инстанции по результатам рассмотрения дела установлены обстоятельства использования правообладателем товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ путем заключения с ИП ФИО3 договора неисключительной лицензии о предоставлении права пользования товарными знаками, зарегистрированного в Роспатенте 03.12.2012. На основании изложенных обстоятельств суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу истца на решение суда первой инстанции, также пришел к выводу о наличии доказательств использования спорного товарного знака путем заключения правообладателем лицензионного договора.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к вышеуказанной норме заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011
№ 14503/10, от 17.09.2013 № 5793/13, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в каждом конкретном случае следует исходить из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что заявитель не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку отсутствие заинтересованности по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Таким образом, установление обстоятельств заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака является необходимым для правильного рассмотрения дел указанной категории.

Однако обжалуемые судебные акты не содержат выводов относительно установления обстоятельств заинтересованности истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Рассматривая доводы кассационной жалобы относительно выводов судов об использовании спорного товарного знака правообладателем, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

При определении содержания понятия использование для целей применения статьи 1486 ГК РФ понимается лишь использование, которое указано в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, а не содержащиеся в пункте 1 статьи 1484 и в статье 1229 ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Само по себе заключение правообладателем гражданско-правовых сделок в отношении прав на товарный знак и отсутствие его действий по фактическому введению товаров (услуг) в гражданский оборот, не может быть признано использованием товарного знака в целях статьи 1486 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака для целей этой статьи признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Делая вывод о представлении ИП ФИО1 доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака в виде зарегистрированного в Роспатенте договора неисключительной лицензии о предоставлении права пользования товарными знаками, заключенного с ИП ФИО3, судами не приведены доказательства использования лицензиатом товарного знака способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ и непосредственно связанными с введением товаров, маркированных товарным знаком, в гражданский оборот.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

С учетом положений абзаца 6 пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, в том числе, обстоятельства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и его использования правообладателем.

Вопрос о распределении судебных расходов в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит разрешению судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013 по делу
№ А40–81529/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

судья

В.А. Химичев

Г.Ю. Данилов

судья

С.М. Уколов