Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Демаг» (ул. Амурская, д. 14, пом. 122, Москва, 105122, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021 по делу № А40-82483/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022 по тому же делу,

по исковому заявлению иностранного лица ДЕМАГ АЙПИ ХОЛДИГС ГМБХ (2500 Блайхеплац 2, 8200, Швейцария, Шульштрассе 19, 5070 коммуна Фрик, Швейцария) к обществу с ограниченной ответственностью «Демаг» о прекращении использования в фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарным знаком словесного элемента.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица ДЕМАГ АЙПИ ХОЛДИГС ГМБХ – ФИО1 (по доверенности от 10.12.2020 № 16-2020);

от общества с ограниченной ответственностью «Демаг» – ФИО2 (по доверенности от 26.04.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо ДЕМАГ АЙПИ ХОЛДИГС ГМБХ (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением
к обществу с ограниченной ответственностью «Демаг» (далее – общество)
об обязании прекратить использование сходного до степени смешения
с товарным знаком истца по международной регистрации № 485602 словесного элемента «Демаг», в том числе в отношении индивидуализирующей части фирменного наименования, либо путем исключения и прекращения осуществления вышеуказанных видов деятельности, однородных зарегистрированному перечню товаров и услуг товарного знака правообладателя, либо путем изменения его фирменного наименования.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022, исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика прекратить использование в фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарным знаком компании по международной регистрации № 485602 словесного элемента «Демаг» применительно к видам деятельности, аналогичным зарегистрированному перечню классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) товарного знака истца, а именно: ОКВЭД: 43.29; 33.11; 33.12; 33.14; 33.19; 43.12; 43.21; 43.22; 74.90.
В остальной части в иске отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2022 кассационная жалоба передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, на нарушения ими норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые решение и постановление отменить.

В обоснование кассационной жалобы общество указывает на то, что само по себе наличие в фирменном наименовании ответчика слов, идентичных словесному элементу товарного знака истца, не может являться нарушением требований закона.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что действие исключительного права на товарный знак по международной регистрации
№ 485602 не распространяется на территорию Российской Федерации.

Общество отмечает, что с учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации, заявленные требования истца могут рассматриваться как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

В представленном отзыве на кассационную жалобу компания, ссылаясь на необоснованность изложенных в ней доводов, просит оставить кассационную жалобу общества без удовлетворения.

В судебном заседании, состоявшемся 26.05.2022, представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил удовлетворить кассационную жалобу.

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является обладателем исключительного права на действующий на территории Российской Федерации словесный товарный знак «DEMAG» по международной регистрации № 485602 с приоритетом от 31.05.1983, зарегистрированныйв отношении товаров и услуг 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 28, 37-го и 42-го классов МКТУ.

В свою очередь ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 14.02.2002 с фирменным наименованием общество с ограниченной ответственностью «Демаг», ему присвоен основной государственный регистрационный номер <***>.

Компании стало известно, что общество осуществляет виды деятельности, однородные вышеуказанным товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован ее товарный знак, с использованием сходной до степени смешения с товарным знаком истца произвольной части фирменного наименования «Демаг».

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ответчик занимается, в том числе, следующими видами экономической деятельности: 33.11 Ремонт металлоизделий; 33.12 Ремонт машин и оборудования; 33.14 Ремонт электрического оборудования;
33.19 Ремонт прочего оборудования; 43.12 Подготовка строительной площадки; 43.21 Производство электромонтажных работ;
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

Расценивая данные действия общества как нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак, компания направила в адрес общества претензию с требованием о прекращении использования товарного знака истца в фирменном наименовании, которая оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительного права на вышеупомянутый товарный знак, действия этого товарного знака на территории Российской Федерации, а также осуществления ответчиком коммерческой деятельности в одной и той же сфере деятельности, в которой зарегистрирован товарный знак истца.

В связи с этим суд первой инстанции признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в части обязания общества прекратить использование в фирменном наименовании сходного до степени смешения с товарным знаком компании по международной регистрации
№ 485602 словесного элемента «Демаг» применительно к видам деятельности, аналогичным зарегистрированному перечню товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а именно: ОКВЭД: 43.29; 33.11; 33.12; 33.14; 33.19; 43.12; 43.21; 43.22; 74.90.

В остальной части исковые требования отклонены, поскольку просительная часть искового заявления не содержит конкретных ОКВЭД, тождественных классам МКТУ товарного знака.

В отношении альтернативного требования истца о смене фирменного наименования суд первой инстанции отметил, что смена наименования применительно ко всем 28-ми видам деятельности по ОКВЭД в рассматриваемом случае является правом ответчика, поскольку последний не лишен возможности продолжить использование фирменного наименования в отношении иных 19-ти видов деятельности ОКВЭД, либо внести изменения к полному перечню.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив исследование судом первой инстанции всех заявленных обществом доводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, в отношении однородных товаров и услуг, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно статье 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются указанным Кодексом и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII названного Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет». Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59–62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

При этом по смыслу приведенных положений на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании средства индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат другому лицу. В противном случае ответчик признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующего средства индивидуализации ответчиком.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, в том числе, проанализировав содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения в отношении ответчика, суды первой и апелляционной инстанций установили, что следующие виды деятельности ответчика: 33.11 Ремонт металлоизделий; 33.12 Ремонт машин и оборудования; 33.14 Ремонт электрического оборудования; 33.19 Ремонт прочего оборудования; 43.12 Подготовка строительной площадки; 43.21 Производство электромонтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки, являются однородными товарам и услугам 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 28, 37, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак компании.

В связи с этим обществу было запрещено использовать сходное до степени смешения фирменное наименование в отношении таких видов деятельности, как: 33.11 Ремонт металлоизделий; 33.12 Ремонт машин и оборудования; 33.14 Ремонт электрического оборудования; 33.19 Ремонт прочего оборудования; 43.12 Подготовка строительной площадки; 43.21 Производство электромонтажных работ; 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ; 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

Кроме того, судами первой и апелляционной инстанций установлено,
что фирменное наименование ответчика фонетически совпадает с принадлежащим истцу товарным знаком «DEMAG» по международной регистрации № 485602, при том, что правовая охрана фирменному наименование ответчика была предоставлена 14.02.2002 при регистрации юридического лица, то есть позднее даты приоритета товарного знака истца (31.05.1983).

Суды первой и апелляционной инстанции верно указали, что используемое ответчиком в фирменном наименовании словесное обозначение «Демаг» совпадает с товарным знаком истца по фонетическому признаку сходства, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений. При этом суды учли, что разный шрифт и язык сравниваемых обозначений не позволяют сделать вывод об их несходстве, так как транслитерация товарного знака («Демаг») полностью идентична произвольной части фирменного наименования ответчика.

Коллегия судей отмечает, что ответчиком не оспариваются выводы судов первой и апелляционной инстанций о сходстве товарного знака истца и произвольной части фирменного наименования ответчика.

Кроме того, судом кассационной инстанции принимается во внимание позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555 по делу № А08-8802/2013, согласно которой направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Эта же позиция применима и к установлению судами первой инстанции однородности либо неоднородности товаров и услуг.

Доводы кассационной жалобы ответчика по сути сводятся к оспариванию наличия правовой охраны товарного знака истца на территории Российской Федерации.

Вместе с тем в материалы дела в качестве доказательств действия исключительного права на товарный знак «DEMAG» по международной регистрации № 485602 на территории Российской Федерации представлены и оценены судами первой и апелляционной инстанции следующие документы: выписка из реестра Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении товарных знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением, с надлежаще заверенным переводом, с информацией о странах действия данного товарного знака; официальная справка Роспатента от 30.08.2021, подтверждающая предоставление товарному знаку «DEMAG», который принадлежит истцу, правовой охраны на территории Российской Федерации в полном объеме, в отношении всех товаров и услуг 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 28, 37, 42-го классов МКТУ, указанных в международной регистрации. Вышеуказанные документы ответчиком не оспаривались.

Кроме того, как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Доводы кассационной жалобы о том, что виды деятельности ответчика не аналогичны видам деятельности истца, также был предметом оценки судов первой и апелляционной инстанции.

Суды указали, что сферы деятельности истца и ответчика относятся к категории «Подъемно-транспортное оборудование», что говорит об общем круге потребителей услуг по их монтажу, техническому обслуживанию и ремонту, а также сравниваемые товары и услуги могут иметь одни рынки сбыта.

Довод ответчика о том, что истцу надлежит отказать в защите права на товарный знак по мотиву того, что истец является резидентом страны, которая признана недружественной по отношению к Российской Федерации, подлежит отклонению, поскольку Российская Федерация является участником Мадридского соглашения и Протокола к нему о международной регистрации товарных знаков, со всеми ранее согласованными правами и обязанностями, в том числе по защите исключительных прав правообладателей.

Кроме того, суд отмечает, что исковое заявление было подано компанией и обжалуемые судебные акты приняты еще до принятия указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», и распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р.

Изложенная в кассационной жалобе просьба ответчика признать действия истца злоупотреблением правом не может быть принята судом кассационной инстанции ввиду отсутствия у суда полномочий по установлению новых фактических обстоятельств.

Иные доводы заявителя кассационной жалобы о том, что судами первой и апелляционной инстанций в обжалуемых судебных актах не отражены в полном объеме все его доводы, не свидетельствует о наличии достаточных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку отсутствие в судебном акте дословного перечисления всех доводов лица, участвующего в деле, не означает, что указанные доводы не исследовались судами первой и апелляционной инстанций.

Доводы заявителя кассационной жалобы по сути повторяют позицию общества по спору и по апелляционной жалобе, направлены на переоценку доказательств и установление по делу иных фактических обстоятельств, что не может служить основанием для их отмены.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2018 № 305-КГ18-17913 по делу № А40-206114/2016.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в них доводов, коллегия судей полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание,
что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2021 по делу
№ А40-82483/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Демаг» −
без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская