Гражданский кодекс часть 1

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2014 (судья Чадов А.С.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2014 (судьи Лаврецкая Н.В., Верстова М.Е., Левченко Н.И.), принятые в рамках дела № А40-99359/2013

по иску общества с ограниченной ответственностью «СитиСервис» (ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, пом. XXIII, Москва, 109156)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭйБиСи-Авто» (Каширское ш., д. 45, стр. 6, Москва, 115409) и обществу с ограниченной ответственностью «ДАКАР» (ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 22, Москва, 107564)

о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак, и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Казакова Ю.В., по доверенности от 04.09.2013;

от ответчиков: Сулимов А.А. по доверенностям от 09.02.2014 и 30.09.2013.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «СитиСервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭйБиСи-Авто» (далее – общество «ЭйБиСи-Авто») и обществу с ограниченной ответственностью «ДАКАР» (далее – общество «ДАКАР») о пресечении действий, нарушающих исключительные права истца на товарные знаки, взыскании с ответчиков по 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, возмещении судебных расходов, связанных с проведением экспертизы доказательств, в размере 12 000 рублей и 27 300 рублей - стоимости услуг патентного поверенного.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчики, осуществляя аналогичную с истцом деятельность, используют при оказании услуг и ведении активной рекламной компании в сети Интернет обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, содержащими словесный элемент «ТРИНИТИ/TRINITY», по свидетельствам Российской Федерации № 197990, № 197992, № 287789, обладателем исключительных прав на которые в настоящее время является истец.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2014, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе истец просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ссылаясь на то, что судами не в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения спора, истец указывает на ошибочность вывода судов о правомерности использования ответчиками товарных знаков со словесным элементом «ТРИНИТИ МОТОРС», которые в настоящее время принадлежат иному юридическому лицу – ООО «Авентин-Ауто». Также, по мнению истца, судами не учтены доказательства однородности услуг, оказываемых ответчиками, услугам, поименованным в свидетельствах на товарные знаки истца.

В отзыве на кассационную жалобу ответчики просят оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчиков в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Таким образом, основанием для взыскания с ответчиков заявленной компенсации является установление факта нарушения ими исключительных прав истца.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «ТРИНИТИ/TRINITY» по свидетельствам Российской Федерации № 197990, №197992, № 287789 в отношении товаров и услуг 06, 09, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Полагая, что ответчики используют обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, путем их использования на вывесках и при рекламе своих услуг без согласия правообладателя, истец обратился в суд с требованием о пресечении таких действий и взыскании с ответчиков денежной компенсации.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из отсутствия в материалах дела доказательств, свидетельствующих о том, что при осуществлении хозяйственной деятельности ответчики нарушили исключительные права истца.

При этом суд первой инстанции сослался на то, что общество «ЭйБиСи-Авто», оказывающее услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию автомобилей, является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением «ТРИНИТИ МОТОРС/TRINITY MOTORS» по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318 и использует их при осуществлении хозяйственной деятельности, отличной от той, которая осуществляется истцом.

Оценив род деятельности истца и ответчиков, а также сопоставив перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 197990, №197992, № 287789 и по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318, суд первой инстанции отметил, что правовая охрана товарных знаков истца не распространяется на область продажи и ремонта автомобилей, и установки оборудования на них, в то время как регистрация товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318 произведена в отношении услуг по продаже автомобилей, ремонту автомобилей и установке оборудования на автомобили. Сославшись на пункты 3.1.6 и 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Рекомендации № 198), суд первой инстанции пришел к выводу, что услуги, оказываемые ответчиками, не являются однородными услугам, указанным в перечне товаров и услуг по товарным знакам истца, в связи с чем возможность смешения потребителем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 197990, № 197992, № 287789 и с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318 отсутствует.

Выводы об отсутствии однородности, по мнению суда первой инстанции, также подтверждены тем, что Роспатент при проведении экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков установил неоднородность товаров и услуг товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318 с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 197990, № 197992, № 287789 в отношении 35, 37 классов МКТУ, в связи с чем выдал свидетельства на спорные товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции соответствующими материалам дела, отклонив при этом ссылки истца на принадлежность товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318 иному юридическому лицу (ООО «Авентин-Ауто») как не влияющие на законность судебного акта об отказе в удовлетворении иска.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что вышеуказанные выводы суда нельзя признать обоснованными, поскольку они сделаны без надлежащего исследования всех обстоятельств, имеющих значение для дела, и с нарушением норм процессуального права.

Пунктом 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Судебный акт является законным, если он вынесен в строгом соответствии с подлежащими применению по делу нормами материального права и при соблюдении норм процессуального права.

Судебный акт является обоснованным, если в нем изложены все имеющие значение для дела обстоятельства, всесторонне и полно выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и обязанностях сторон.

В силу статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу и в соответствии со статьями 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указать в решении и постановлении доказательства, на которых основаны его выводы об обстоятельствах дела, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд должен оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определить, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие не установлены.

Применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входили факт принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки, а также факт их нарушения ответчиками одним из способов, перечисленных в части 2 статьи 1484 ГК РФ.

Фактически не исследуя доказательства, представленные истцом в подтверждение довода об использовании ответчиками обозначений, сходных до степени смешения с его товарными знаками, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска ввиду неоднородности оказываемых истцом и ответчиками услуг.

При этом суд сослался на то, что общество «ЭйБиСи-Авто» является правообладателем товарных знаков со словесным обозначением «ТРИНИТИ МОТОРС/TRINITY MOTORS» по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318.

Между тем, имеющиеся в материалах дела свидетельства Российской Федерации № 178292, № 181318 сроком действия до 18.03.2009 выданы на имя другого лица – ООО «ТМ-Сервис 2000». При этом доказательств о наличии у общества «ЭйБиСи-Авто» каких-либо прав на использование этих товарных знаков в материалах дела не имеется.

Кроме того, приходя к выводу о том, что деятельность ответчиков не охватывается услугами, перечисленными в свидетельствах на товарные знаки истца, а относится к услугам по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318, суд разрешил вопросы, непосредственно относящиеся к объему исключительного права ООО «ТМ-Сервис 2000» (либо иного действующего правообладателя этих товарных знаков), без его привлечения к участию в деле.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции считает, что дело рассмотрено судом первой инстанции с нарушением процессуальных норм о правах лиц, не привлеченных к участию в деле, что в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае.

Судом апелляционной инстанции данное нарушение не устранено; противоречия относительно фактических обстоятельств дела, имеющиеся в решении суда первой инстанции, не исправлены.

Указанные нарушения, по мнению суда кассационной инстанции, могли привести к принятию неправильного решения, постановления.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты вынесены с нарушением норм процессуального права, выводы, содержащиеся в обжалуемых решении и постановлении, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, судами не были установлены все имеющие значение для дела обстоятельства, в связи с чем такие судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из того, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные нарушения процессуального права, решить вопрос о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица правообладателя товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 178292, № 181318, после чего исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку имеющимся в деле доказательствам, а также всем доводам лиц, участвующих в деле, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2014 по делу
№ А40-99359/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2014 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В.Голофаев

Судья

Д.А.Булгаков

Судья

Т.В.Васильева