Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Тойота Мотор Корпорейшн (008572, Япония, 1 Toyota-cho, Toyota, Aichi 471-8572) и общества с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ»
(мкр. Птицефабрика, 6Ш, К-43, 101, п.Томилино, Люберецкий р-н, Московская область, 140072, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016 по делу
№ А41-41126/2015

по исковому заявлению Тойота Мотор Корпорейшн к обществу с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ»

о защите исключительных прав на товарный знак «TOYOTA».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Курская таможня.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Тойота Мотор Корпорейшн – ФИО1 (по доверенности
от 11.06.2014), ФИО2 (по доверенности от 11.06.2014),
ФИО3 (по доверенности от 11.06.2014);

от общества с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ» –
ФИО4 (по доверенности от 19.10.2015).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компания Тойота Мотор Корпорейшн обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ», в котором, с учетом его уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просила:

- запретить ответчику осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью запасных частей для автомобилей, указанных в ДТ
№ 10108060/120515/0000506, на которых размещен товарный знак «TOYOTA», зарегистрированный по свидетельству № 41702;

- запретить ответчику без разрешения Компании Тойота Мотор Корпорейшн использовать товарный знак «TOYOTA» по свидетельству Российской Федерации № 41702 в отношении товаров, для которых данный товарный знак зарегистрирован, в том числе осуществлять ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой целью указанных товаров, маркированных товарным знаком «TOYOTA» по свидетельству Российской Федерации № 41702;

- изъять из оборота и уничтожить без какой бы то ни было компенсации запасные части для автомобиля, которые ввозятся обществом с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ» на территорию Российской Федерации по ДТ № 10108060/120515/0000506, на которых размещен товарный знак «TOYOTA» по свидетельству Российской Федерации № 41702:

- взыскать с ООО «ТМР ИМПОРТ» в пользу компании Тойота Мотор Корпорейшн компенсацию за незаконное использование товарного знака «TOYOTA» по свидетельству Российской Федерации № 41702 в размере 600 000 рублей.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвует Курская таможня.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07.10.2015 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016 решение Арбитражного суда Московской области
от 07.10.2015 по делу № А41-41126/15 оставлено без изменения.

Компания Тойота Мотор Корпорейшн обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на указанные судебные акты, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неправильное применение судами норм материального права.

Тойота Мотор Корпорейшн указывает, что суды первой и апелляционной инстанций не дали оценку факта наличия товарного знака исследовали TOYOTA на самих товарах, что является нарушением статьи 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и привело к принятию неправильных по существу судебных актов, и является основанием для их отмены в соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Также истец поясняет, что довод ответчика о том, что истцом признан тот факт, что все без исключения ввезенные и ввозимые ответчиком товары, были маркированы товарным знаком «EMEX» № 371903, не соответствуют действительности и материалам дела, так как данным товарным знаком маркирована упаковка спорных товаров, ввозимых ответчиком, а не сам спорный товар, как утверждает в своей кассационной жалобе ответчик.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2016 принята к производству кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ» по настоящему делу.

В своей кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ» просит изменить решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016, дополнив основания отказа в удовлетворении искового заявления Тойта Мотор Корпорейшн ссылкой на часть 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ» указывает, что, по его мнению, целью истца в настоящем судебном процессе является устранение конкурента, что подтверждается требованием истца (Тойота Мотор Корпорейшн) об абстрактном бессрочном запрете ответчику (обществу с ограниченной ответственностью «ТМР ИМПОРТ») продавать любые автомобильные запчасти и признание истцом того факта, что все без исключения ввезенные и ввозимые ответчиком товары, были маркированы товарным знаком «EMEX» № 371903.

Поэтому ответчик полагает, что такие цели истца, как ограничение конкуренции, уклонение от уплаты налогов, незаконный вывод прибыли за рубеж не должны получать судебной защиты в российском суде.

В судебное заседание, явились представители истца и ответчика.

Курская таможня, уведомленная о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, в том числе публично (определение о принятии кассационных жалоб к производству и назначении судебного заседания размещено на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в сети Интернет), своих представителей в судебное заседание не направила, что не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представители истца доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, поддержали, просили суд ее удовлетворить. При этом возражали против удовлетворения кассационной жалобы ответчика, ссылаясь на мотивы, изложенные в отзыве.

Представитель ответчика полностью поддержал доводы своей кассационной жалобы. Просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы истца по мотивам, изложенным в представленном в суд отзыве.

Дело рассмотрено судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев доводы кассационных жалоб, отзывов на нее, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу о необходимости отмены оспариваемых судебных актов и направлении дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в силу следующего.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований установил, что истец обладает исключительным правом на товарный знак «TOYOTA» по свидетельству Российской Федерации
№ 41702 в отношении товаров 07-го и 12-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) «машины и станки, двигатели (за исключением двигателей для наземных средств передвижения); соединения и приводные ремни (за исключением для наземных средств передвижения), сельскохозяйственные орудия, инкубаторы; средства передвижения, средства передвижения по воде, земле и воздуху, а также все другие товары данных классов».

Также суд первой инстанции установил, что истцу принадлежит товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 88060 в отношении товаров 12-го класса МКТУ «автомобили и части к ним».

В целях дополнительной правовой охраны и защиты от нарушений исключительного права на товарный знак при перемещении товаров через таможенную границу, товарные знаки были включены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на основании письма ФТС России от 11.04.2013 № 14-42/15441.

Основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском послужил факт ввоза ответчиком без согласия правообладателя на территорию Российской Федерации по таможенной декларации
ДТ № 10108060/120515/0000506 товаров, маркированных, по утверждению истца его товарными знаками.

В оспариваемом решении от 07.10.2015 суд первой инстанции указал, что руководствуясь пунктом 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», осмотрел товар и его упаковку, и по своему внутреннему убеждению решал, какой из двух товарных знаков доминирует на этом товаре.

Суд первой инстанции, ссылаясь на положение подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, пришел к выводу о том, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку.

Как указал суд первой инстанции, из представленных суду документов следует, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака «EMEX» № 371903, товары были выбраны, заказаны, оплачены на сайте www.emex.ru. Указанный товарный знак размещен на товарной упаковке, указан в сопроводительных документах.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец не оспаривал факт правомерного размещения товарных знаков на товарах. Считает, что для продажи в России осуществляется выпуск товара в иной стране – производителе.

Суд первой инстанции установил, что «Emex» является торговой площадкой (магазином) автомобильных запчастей, товаров собственного производства она не выпускает, а в настоящем споре потребитель выбрал, оплатил, получил спорный товар через сайт www.emex.ru., доверяя свой выбор товарам, маркированным знаком «EMEX». При этом товарные знаки истца в данном случае не участвовали, а доказательств обратного истцом в суд первой инстанции не было представлено.

Так как с учетом положений пункта 1 статьи 1515 ГК РФ данный товар не может быть признан контрафактным, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при отсутствии указанного признака, основания для взыскания компенсации согласно пункту 4 статьи 1515
ГК РФ отсутствуют.

При этом суд первой инстанции в оспариваемом решении
от 07.01.2015 сделал вывод, что в материалах дела не имеется доказательств, подтверждающих, что на товарах, ввезенных ответчиком по спорным таможенным декларациям, размещены товарные знаки истца.

Суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела, также пришел к выводу о том, что спорный товар вводился ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака «EMEX» по свидетельству Российской Федерации № 371903.

При этом суд апелляционной инстанции в постановлении
от 08.02.2016 указал, что на всех фотографиях этикеток товара, сделанных Курской таможней, также указан товарный знак «EMEХ».

Между тем суды не учли следующее.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрены меры защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, одной из которых является требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал факт ввоза ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарным знаком истца.

Из копии Акта таможенного досмотра, представленного истцом в материалы дела, следует, что товары маркированы товарным знаком истца, а также приложены фотографии товаров, предъявленных ответчиком к таможенному оформлению.

При этом не имеет правового значения вывод суда апелляционной инстанции о том, что на всех фотографиях этикеток товара, сделанных Курской таможней, указан товарный знак «EMEХ».

Так как судами первой и апелляционной инстанций не дана оценка, указанным приложениям (фотографиям) к Акту таможенного досмотра
№ 10108060/220515/000081 (л.д. 107 – 305, т.д.2), в которых размещены фотографии спорных товаров с расположенными на них обозначениями со словесным элементом «TOYOTA» на самих спорных товарах, предъявленных ответчиком к таможенному оформлению, в том числе:
Рис. 1257 (л.д. 207, т.д. 2), Рис. 1263 (л.д. 208, т.д. 2), Рис. 1291 (л.д. 210, т.д. 2), Рис. 1310 (л.д. 212, т.д. 2), Рис. 1336, 1341 (л.д. 214, т.д. 2),
ис. 1348, 1354 (л.д. 215, т.д. 2), Рис. 1372, 1375 (л.д. 217, т.д. 2), Рис. 1384 (л.д. 218, т.д. 2), Рис. 1441(л.д. 223, т.д. 2), Рис. 1475 (л.д. 225, т.д. 2),
Рис. 1478, 1482, 1486 (л.д. 226, т.д. 2), Рис. 1502, 1507 (л.д. 228, т.д. 2),
Рис. 1546 (л.д. 231, т.д. 2), Рис. 1619 (л.д. 237, т.д. 2), Рис. 1644 (л.д. 239, т.д. 2), Рис. 1972 (л.д. 267, т.д. 2) на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений «TOYOTA» со спорным товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации № 41702.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о доминирующем на спорных товарах (упаковке) товарном знаке «EMEX» не имеет правового значения.

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков, а не только доминирующего.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поэтому суд кассационной инстанции отклоняет довод кассационной жалобы ответчика о необходимости дополнения основания отказа в удовлетворении искового заявления Тойта Мотор Корпорейшн ссылкой на часть 2 статьи 10 ГК РФ, так как такой довод не был заявлен в судах первой и апелляционной инстанции и не был подтвержден соответствующими доказательствами.

Учитывая, что судами первой и апелляционной инстанций не установлены в полной мере обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, а исследование доказательств и установление обстоятельств по делу выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о необходимости направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При изложенных обстоятельствах, с учетом отсутствия полномочий суда кассационной инстанции, по оценке представленных в материалы дела доказательств, судебная коллегия считает, что судебные акты не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, что является основанием для их отмены и направлению настоящего дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения и по результатам исследования и оценки доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 07.10.2015 по делу
№ А41-41126/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2016 по тому же делу отменить.

Направить дело № А41-41126/2015 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур