Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компаний Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн (12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea) и Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани (12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea) на решение Арбитражного суда Московской области от 09.12.2015 по делу № А41-45435/2015 (судья Саенко М.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 по тому же делу (судьи Короткова Е.Н., Мизяк В.П., Закутская С.А.)

по исковому заявлению компаний Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн и Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани

к обществу с ограниченной ответственностью «ТМР импорт»

(мкр. Птицефабрика, литера 6Ш, корп. К-43, оф.101, п. Томилино, Люберецкий район, Московская область, 140072, ОГРН 1155027000424),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня (тер. Аэропорт «Домодедово», стр. 24, Домодедовский район, Московская область, 142015, ОГРН 1035001283228) и компания Emex DWC-LLC / ЭмЭкс ДВС-ЛЛС (UAE, Dubai, Dubai South, Logistic city, Plot FB-81, P.O. Box: 16826).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компаний Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн и Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани – Евдокимов А.А., Лысенко Л.С., Марченков Б.А. (по доверенностям от 27.05.2016);

от общества с ограниченной ответственностью «ТМР импорт» и компании Emex DWC-LLC / ЭмЭкс ДВС-ЛЛС – Сосов М.А. (по доверенностям от 01.12.2016 № 16120-19 и от 12.01.2016 соответственно).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

компании Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн и Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани (далее – компании) обратились в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТМР импорт» (далее – общество) о взыскании с общества компенсации в пользу компании Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн в размере 80 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак «KIA» по международной регистрации № 1021380 и товарный знак «KIA» по свидетельству Российской Федерации № 142734, а также в пользу компании Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани – в размере 80 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 98414, № 87351, № 425986, № 425985, № 444415, № 108813, № 151190, № 167883; о запрете обществу осуществлять ввоз автомобильных запчастей, маркированных названными товарными знаками, а также хранение, предложение к продаже и продажу автомобильных запчастей, маркированных этими товарными знаками, ввезенных на территорию Российской Федерации без согласия компаний.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Домодедовская таможня и компания Emex DWC-LLC / ЭмЭкс ДВС-ЛЛС.

Решением Арбитражного суда Московской области от 09.12.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, компании, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просят указанные судебные акты отменить.

Компании полагают вывод судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности факта нарушения их исключительных прав на спорные товарные знаки несоответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам (уведомлению Домодедовской таможни с приложенными фотографиями, письменным объяснениям Домодедовской таможни, актам таможенного досмотра, содержащим указание на маркировку предъявленных к таможенному досмотру товаров товарными знаками компаний, и фотографиями этих товаров).

При этом истцы отмечают, что согласно сложившейся судебной практике по аналогичным делам при оценке доказанности допущенных нарушений исключительных прав правообладателя на зарегистрированные за ним товарные знаки суд должен принимать во внимание и оценивать содержание имеющихся в деле актов таможенного досмотра. Однако позиция суда апелляционной инстанции по настоящему делу противоречит данному правовому подходу.

По мнению компаний, вывод судов об отсутствии нарушения их исключительных прав в связи с наличием на спорных товарах также товарного знака «ЕМЕХ» сделан без учета положений статей 1252, 1484, 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также с существенным нарушением норм процессуального права, поскольку судами неправильно был определен круг обстоятельств, имеющих существенное значение для настоящего дела, так как факт наличия на товаре иного товарного знака, помимо спорных товарных знаков, не относится к числу таких обстоятельств и с учетом положений названных статей ГК РФ, не является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. В то же время судами не устанавливался факт наличия на спорных товарах товарных знаков компаний, имеющий существенное значение для настоящего дела и подтверждающийся представленными в материалы дела доказательствами.

Кроме того, заявители кассационной жалобы отмечают, что установление факта наличия на спорных товарах товарного знака «ЕМЕХ» не исключает одновременное наличие на товаре также их товарных знаков, поэтому отказ в удовлетворении исковых требований в связи с наличием на спорных товарах названного товарного знака не обоснован. По мнению заявителей кассационной жалобы, суд должен оценивать соблюдение прав каждого из правообладателей, которым принадлежат товарные знаки, размещенные на ввозимых товарах.

В письменных объяснениях общество просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что суд апелляционной инстанции не делал вывода об отсутствии нарушения исключительных прав компаний только ввиду наличия на спорных товарах товарного знака «ЕМЕХ». Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии на указанных товарах товарных знаков компаний и о наличии на них товарного знака «ЕМЕХ».

Как полагает ответчик, суд апелляционной инстанции дал оценку и актам таможенного досмотра, и уведомлениям таможенного органа. Вместе с тем ответчик отмечает, что названные акты не содержат подписей лиц, присутствовавших при досмотре, что свидетельствует о недопустимости данного документа в качестве доказательства. При этом уведомления таможенного органа составлены на основании этих актов, две из восьми таможенных деклараций, на основании которых заявлены требования в настоящем деле, являлись предметом рассмотрения также в деле
№ А41-44653/2015, а на представленных в материалы дела фотографиях отчетливо виден только товарный знак «ЕМЕХ».

Кроме того, общество обращает внимание на то, что ни один из его представителей никогда прямо или косвенно не признавал факт наличия товарных знаков компаний на спорных товарах.

По мнению общества, доводы, изложенные в кассационной жалобе, сводятся к переоценке выводов судов первой и апелляционной инстанций.

Домодедовская таможня в письменных объяснениях поддержала позицию компаний, отметив, что на ввезенных товарах были размещены товарные знаки компаний; все таможенные досмотры проводились в присутствии представителей общества, о чем в актах таможенного досмотра имеется соответствующая запись; представителями общества акты досмотров подписаны и получены на руки вторые экземпляры, о чем в названных актах имеются соответствующие отметки; замечания и возражения представителя общества в актах отсутствуют.

Также Домодедовская таможня пояснила, что общество, осуществившее ввоз и декларирование товаров, не включено компаниями в список уполномоченных импортеров продукции; в пакете документов, представленных обществом к таможенному контролю при подаче спорных деклараций на товары, разрешительных документов от правообладателей (их представителей) на использование зарегистрированных товарных знаков, права на которые принадлежат компаниям, представлено не было.

Таким образом, Домодедовская таможня полагает, что при проведении таможенных досмотров спорных товаров было установлено незаконное использование товарных знаков компаний.

Компания Emex DWC-LLC / ЭмЭкс ДВС-ЛЛС отзыв на кассационную жалобу не представила.

В судебном заседании представители истцов доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержали.

Представитель ответчика и компании Emex DWC-LLC / ЭмЭкс ДВС-ЛЛС выразил консолидированную позицию названных лиц, доводы заявителей кассационной жалобы оспорил, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения. На уточняющий вопрос суда пояснил, что товарные знаки компаний на спорном товаре отсутствуют.

Домодедовская таможня, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направила, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в ее отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания Kia Motors Corporation / Киа Моторс Корпорейшн является правообладателем товарных знаков по международной регистрации № 1021380 и по свидетельству Российской Федерации № 142734. Компания Hyundai Motor Company / Хенде Мотор Компани является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 98414, № 87351, № 425986, № 425985, № 444415, № 108813, № 151190, № 167883.

Принадлежащие истцам товарные знаки зарегистрированы, среди прочего, для товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в том числе в отношении частей для автомобилей, а также внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В апреле – мае 2015 года общество осуществило ввоз товаров – автомобильных запчастей, маркированных товарными
знаками «КIА», «HYUNDAI», по таможенным декларациям
№ 10002010/190415/0019538; № 10002010/200415/0019798;
№ 10002010/290415/0021854; № 10002010/300415/0022073;
№ 10002010/020515/0022323; № 10002010/060515/0022779;
№ 10002010/100515/0023538; № 10002010/030515/0022395.

Истцы, ссылаясь на то, что не давали своего согласия ответчику на ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации, и, полагая, что действия ответчика нарушают их исключительные права на названные товарные знаки, обратились в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из недоказанности истцами факта нарушения их исключительных прав на принадлежащие им товарные знаки.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции. При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что в декларациях на товары и актах таможенного досмотра указано, что производителем запасных частей является компания TOZAI TUSHO CO.LTD, «EMEX». Те же сведения указаны и в строке «маркировка товаров». На всех фотографиях этикеток товаров имеется товарный знак «EMEX» по свидетельству Российской Федерации № 371903, размещенный на товарной упаковке и указанный в сопроводительных документах. Суд отметил, что спорный товар вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием товарного знака «EMEX». Товары были выбраны, заказаны и оплачены потребителями на сайте www.emex.ru. При этом «Emex» является торговой площадкой (магазином) автомобильных запчастей, товаров собственного производства она не выпускает, а в настоящем споре потребитель выбрал, оплатил, получил спорный товар через сайт www.emex.ru, доверяя свой выбор товарам, маркированным знаком «EMEX». При этом товарные знаки истцов при введении названных товаров в гражданский оборот не использовались.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что материалами дела не подтвержден ввоз ответчиком на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками «КIА», «HYUNDAI».

Кроме того, судом апелляционной инстанции отмечено, что имеющиеся в деле уведомления Домодедовской таможни о приостановлении выпуска товаров не содержат указания на то, каким образом таможней сделан вывод о маркировке спорных запасных частей товарными знаками истцов.

Между тем судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судами правильно установлен факт принадлежности истцам исключительных прав на спорные товарные знаки.

Вместе с тем суд первой инстанции в нарушение части 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовал обстоятельства, имеющие существенное значение для настоящего спора, и представленные доказательства, не дав им соответствующей оценки.

В свою очередь, суд апелляционной инстанции, как изложено выше, сделав вывод об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительных прав истцов на спорные товарные знаки, принял во внимание лишь то, что в таможенных декларациях и актах таможенного досмотра указан производитель спорных товаров компания TOZAI TUSHO CO.LTD, все фотографии этикеток спорных товаров, названные документы содержат указание на товарный знак «EMEX», который был размещен на товарной упаковке и указан в сопроводительных документах, и под которым, по мнению суда апелляционной инстанции, спорные товары вводились в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Однако суд кассационной инстанции полагает, что изложенный вывод суда апелляционной инстанции сделан при неправильном применении норм материального права ввиду следующего.

Для настоящего спора не имеет правового значения вывод суда апелляционной инстанции о том, что представленные в материалы дела доказательства содержат указание на товарный знак «EMEX».

Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

При этом, для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) товарных знаков правообладателей, обращающихся за защитой своих исключительных прав.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Из правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 № 16577/11, следует, что размещение на упаковке товара обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права этого правообладателя на товарный знак.

Таким образом, использование ответчиком товарного знака «ЕМЕХ» на упаковке ввезенного товара и в товаросопроводительной документации не свидетельствует о неиспользовании ответчиком товарных знаков «КIА», «HYUNDAI».

Вместе с тем, вопреки мнению ответчика, изложенному в письменных пояснениях, из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции ограничился установлением наличия на спорных товарах товарного знака «ЕМЕХ». В то же время из них не следует, что всесторонне исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи все представленные в материалы дела доказательства, включая акты таможенного досмотра, фотографии спорного товара, суды сделали вывод именно об отсутствии на ввезенных обществом товарах товарных знаков «КIА», «HYUNDAI», принадлежащих компаниям.

Однако данное обстоятельство имеет существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела по существу, поскольку именно отсутствие товарных знаков «КIА», «HYUNDAI», принадлежащих компаниям, исключает факт нарушения обществом прав компаний на эти товарные знаки.

При этом, вопреки доводу ответчика, изложенному в письменных пояснениях, о том, что акты таможенного досмотра не подписаны лицами, присутствовавшими при досмотре, судебная коллегия отмечает, что акты, имеющиеся в материалах дела, представляют собой распечатку электронного документа из базы данных Домодедовской таможни, на их основании составлены уведомления о приостановлении выпуска спорных товаров.

Кроме того, в письменных пояснениях Домодедовская таможня подтвердила, что все таможенные досмотры проводились в присутствии представителей общества, о чем в актах таможенного досмотра имеется соответствующая запись, представителями общества акты досмотров подписаны и получены на руки вторые экземпляры, замечания и возражения представителей общества в актах отсутствуют. Указанные обстоятельства представителем общества не опровергались.

О фальсификации актов таможенного досмотра в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обществом не заявлялось.

В связи с изложенным суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций неправомерно установлено отсутствие нарушения исключительных прав истцов со ссылкой на обстоятельства, касающиеся использования товарного знака «ЕМЕХ».

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации.

В остальной части обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, поскольку меры, предусмотренные статьей 1252 ГК РФ (в том числе требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения), являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права и применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции в соответствующей части.

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, в том числе, дать всестороннюю оценку актам таможенного досмотра и фотоматериалам, на которых запечатлены товары с размещенными на них обозначениями, предъявленные ответчиком к таможенному оформлению, на предмет тождества или сходства до степени смешения указанных обозначений с вышеуказанными товарными знаками истцов, и при наличии оснований с учетом всех установленных по делу обстоятельств определить разумный и справедливый размер взыскиваемой компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 09.12.2015 по делу № А41-45435/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 09.12.2015 по делу № А41-45435/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2016 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Е.Ю. Пашкова

Судья В.В. Голофаев

Судья С.М. Уколов