Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ул. Мира, д. 23, пом. 1, г. Электросталь, Московская обл., ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018 по делу № А41-8222/2014 (судья Сороченкова Т.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 по тому же делу (судьи Боровикова С.В., Бархатов В.Ю., Пивоварова Л.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» к индивидуальному предпринимателю ФИО2(г. Электросталь, ОГРНИП <***>), обществу с ограниченной ответственностью «ЛС Групп» (пр-кт Гагарина, д. 50, корп. 15, оф. 237, <...>, ОГРН <***>) о защите исключительного права на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3 (г. Электросталь), ФИО4 (г. Нижний Новгород), ФИО5 (г. Электросталь),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – общество «РУСМАШ») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью «ЛС Групп» (далее – общество «ЛС Групп») со следующими требованиями (уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

– запретить предпринимателю совершать действия, нарушающие исключительное право общества «РУСМАШ» на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268, в том числе предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется указанная полезная модель;

– запретить обществу «ЛС Групп» совершать действия, нарушающие исключительные права общества «РУСМАШ» на указанную полезную модель, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации, как на бумажных носителях, так и в электронном виде на продукцию, где используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» изъять из оборота и уничтожить запасы изделий, в которых используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» опубликовать решение суда о неправомерности использования полезной модели в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3 и ФИО4.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.11.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2016, исковые требования удовлетворены частично, а именно: предпринимателю запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право общества «РУСМАШ» на вышеуказанную полезную модель, в том числе предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется названная полезная модель; обществу «ЛС Групп» запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права заявителя на указанную полезную модель, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется указанная полезная модель; предприниматель и общество «ЛС Групп» понуждены изъять из оборота и уничтожить запасы изделий, в которых используется указанная полезная модель; предприниматель и общество «ЛС Групп» понуждены опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2016 указанные решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены в части удовлетворения требований к обществу «ЛС Групп», а также в части взыскания с общества «ЛС Групп» в пользу общества «РУСМАШ» 8000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлине и 25 000 руб. в возмещение судебных издержек по оплате услуг эксперта. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

При новом рассмотрении дела к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО5.

Решением Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019, в иске общества «РУСМАШ» отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «РУСМАШ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на невыполнение судами первой и апелляционной инстанции указаний суда кассационной инстанции.

Как указывает заявитель кассационной жалобы суды приняли решение, основываясь лишь на факте наличия у общества «ЛС Групп» патента на промышленный образец. При этом судами не было установлено, использован ли в спорном товаре результат интеллектуальной деятельности указанного ответчика или истца.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами был неверно определен предмет доказывания. Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что в рамках настоящего дела применительно к предмету и основанию исковых требований и указаниям суда кассационной инстанции подлежал проверке факт использования в спорном товаре признаков полезной модели общества «РУСМАШ» либо общества «ЛС Групп».

В судебном заседании представитель общества «РУСМАШ» изложенные в кассационной жалобе доводы поддержал.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, ФИО3 принадлежит исключительное право на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268 с датой приоритета от 24.12.2010.

На основании лицензионного договора от 31.07.2012 № РД0104004 общество «РУСМАШ» приобрело исключительную лицензию на использование полезной модели по патенту Российской Федерации № 104268 в целях изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе указанного объекта.

Общество «РУСМАШ» 12.12.2013 приобрело у предпринимателя механические натяжители производства LS.Group для автомобилей
ВАЗ 2101-07 (15 штук) и Нива Шевроле (10 штук), суммарной стоимостью 6495 рублей, в подтверждении чего представлен товарный и кассовый чеки.

На упаковке приобретенного товара нанесен товарный знак «LS GROUP» и контактные данные общества «ЛС Групп».

По мнению общества «РУСМАШ», спорный товар «Механический натяжитель» с учетом информации, отраженной в инструкции по эксплуатации к этому изделию, и сведений, зафиксированных в процессе разборки и на изображениях изделия, содержит все признаки независимого пункта формулы (пункт 1) указанной полезной модели.

Общество «РУСМАШ» полагая, что его исключительные права на полезную модель по указанному патенту нарушены, обратилось в суд за защитой своих прав.

Суд первой инстанции, принимая во внимание результаты проведенной в рамках настоящего дела судебной экспертизы, счел факт нарушения ответчиками исключительного права истца доказанным.

При этом, частично отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не представлено доказательств совершения предпринимателем действий по изготовлению изделий, а также доказательств совершения им и обществом «ЛС-Групп» действий по выпуску и распространению рекламы контрафактных изделий.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение и постановление нижестоящих судов, указал, что судами не дана оценка наличию у общества «ЛС Групп» патента Российской Федерации № 113802 на полезную модель «Механический натяжитель цепи распределительного вала двигателя внутреннего сгорания», а также доводу общества «ЛС Групп» о производстве им продукции в соответствии с этим патентом.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что судам при повторном рассмотрении дела надлежит, в том числе при необходимости решить вопрос о проведении по делу экспертизы или о направлении запроса специалисту.

В ходе нового рассмотрения спора суд первой инстанции установил наличие у общества «ЛС Групп» патентаРоссийской Федерации № 113802 на полезную модель «Механический натяжитель цепи распределительного вала двигателя внутреннего сгорания», что и послужило основанием для отказа в удовлетворении иска.

При этом суд первой инстанции принял во внимание как имеющее преюдициальное значение для данного спора решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № СИП-513/2017, которым было отказано в признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи вышеназванного патента, в связи с чем сделал вывод о том, что общество «ЛС Групп» вправе производить и реализовывать, а предприниматель — реализовывать товар «Механический натяжитель» на основании принадлежащего обществу «ЛС Групп» исключительного права.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился. При этом апелляционный суд отклонил ходатайство истца о назначении судебной экспертизы, поскольку решением Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № СИП-513/2017, как указал суд апелляционной инстанции, установлено, что полезная модель общества «ЛС Групп», в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения, приведенного в патенте общества «РУСМАШ».

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителя общества «РУСМАШ», проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 названной статьи использованием изобретения, полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Согласно пункту 3 той же статьи полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, при разрешении спора о нарушении исключительного права патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенных в независимом пункте формул полезных моделей общества «РУСМАШ» или общества «ЛС Групп», либо эквивалентных признаков.

Одного лишь факта обладания ответчиком — обществом «ЛС Групп» исключительным правом на вышеуказанную полезную модель без проверки факта использования в спорном товаре признаков именно полезной модели ответчика, а не истца, недостаточно для вывода об отсутствии факта неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, в защиту которых заявлен иск.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу
№ СИП-513/2017, на которое сослались суды как на имеющее преюдициальное значение для настоящего спора, не содержит выводов относительно использования признаков полезной модели общества «ЛС Групп» в каком-либо товаре, в том числе том, обнаружение которого в гражданском обороте послужило основанием для обращение общества «РУСМАШ» с иском в рамках настоящего дела. Однако данное обстоятельство имеет принципиально важное значение для правильного разрешения данного спора.

Тем не менее, отказывая в удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы по вопросам, входящим в предмет доказывания по данному спору, апелляционный суд пришел к выводу о ее нецелесообразности лишь ввиду того, что решением по ранее рассмотренному делу об оспаривании ненормативного правового акта об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 113802 на полезную модель установлено отличие полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 113802 и № 104268.

Таким образом, судебная коллегия полагает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы о неверном определении судами предмета доказывания и неполном установлении обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении судами норм процессуального права, которое могло привести к принятию неверных решения и постановления, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены или изменения решения и постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.

Поскольку для вынесения законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств и доводов сторон относительно фактических обстоятельств дела, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу пределов его полномочий, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить предмет доказывания, при необходимости решить вопрос о проведении по делу экспертизы или о направлении запроса специалисту, и, правильно применив подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018 по делу
№ А41-8222/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

судьи А.А. Снегур

Е.С. Четвертакова