Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ул. Мира, д. 23, пом. 1, г. Электросталь, Московская обл., ОГРН 1085053002495) на решение Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018 по делу № А41-8222/2014 (судья Сороченкова Т.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 по тому же делу (судьи Боровикова С.В., Бархатов В.Ю., Пивоварова Л.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» к индивидуальному предпринимателю Заплатиной Ларисе Александровне(г. Электросталь, ОГРНИП 311505304600025), обществу с ограниченной ответственностью «ЛС Групп» (пр-кт Гагарина, д. 50, корп. 15, оф. 237, г. Нижний Новгород, 603057, ОГРН 1135262001269) о защите исключительного права на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Новикова Дениса Сергеевича (г. Электросталь), Куделина Сергея Григорьевича (г. Нижний Новгород), Пластовца Александра Владимировича (г. Электросталь),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – общество «РУСМАШ») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Заплатиной Ларисе Александровне (далее – предприниматель) и обществу с ограниченной ответственностью «ЛС Групп» (далее – общество «ЛС Групп») со следующими требованиями (уточненными в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации):

– запретить предпринимателю совершать действия, нарушающие исключительное право общества «РУСМАШ» на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268, в том числе предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется указанная полезная модель;

– запретить обществу «ЛС Групп» совершать действия, нарушающие исключительные права общества «РУСМАШ» на указанную полезную модель, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» прекратить выпуск и распространение рекламы, а также любой другой информации, как на бумажных носителях, так и в электронном виде на продукцию, где используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» изъять из оборота и уничтожить запасы изделий, в которых используется названная полезная модель;

– обязать предпринимателя и общество «ЛС Групп» опубликовать решение суда о неправомерности использования полезной модели в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Новиков Денис Сергеевич и Куделин Сергей Григорьевич.

Решением Арбитражного суда Московской области от 04.11.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2016, исковые требования удовлетворены частично, а именно: предпринимателю запрещено совершать действия, нарушающие исключительное право общества «РУСМАШ» на вышеуказанную полезную модель, в том числе предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется названная полезная модель; обществу «ЛС Групп» запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права заявителя на указанную полезную модель, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется указанная полезная модель; предприниматель и общество «ЛС Групп» понуждены изъять из оборота и уничтожить запасы изделий, в которых используется указанная полезная модель; предприниматель и общество «ЛС Групп» понуждены опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.07.2016 указанные решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены в части удовлетворения требований к обществу «ЛС Групп», а также в части взыскания с общества «ЛС Групп» в пользу общества «РУСМАШ» 8000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлине и 25 000 руб. в возмещение судебных издержек по оплате услуг эксперта. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В остальной части решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

При новом рассмотрении дела к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пластовец Александр Владимирович.

Решением Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019, в иске общества «РУСМАШ» отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество «РУСМАШ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на невыполнение судами первой и апелляционной инстанции указаний суда кассационной инстанции.

Как указывает заявитель кассационной жалобы суды приняли решение, основываясь лишь на факте наличия у общества «ЛС Групп» патента на промышленный образец. При этом судами не было установлено, использован ли в спорном товаре результат интеллектуальной деятельности указанного ответчика или истца.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами был неверно определен предмет доказывания. Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что в рамках настоящего дела применительно к предмету и основанию исковых требований и указаниям суда кассационной инстанции подлежал проверке факт использования в спорном товаре признаков полезной модели общества «РУСМАШ» либо общества «ЛС Групп».

В судебном заседании представитель общества «РУСМАШ» изложенные в кассационной жалобе доводы поддержал.

Иные лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, Новикову Денису Сергеевичу принадлежит исключительное право на полезную модель «Натяжитель цепи двигателя автомобиля» по патенту Российской Федерации № 104268 с датой приоритета от 24.12.2010.

На основании лицензионного договора от 31.07.2012 № РД0104004 общество «РУСМАШ» приобрело исключительную лицензию на использование полезной модели по патенту Российской Федерации № 104268 в целях изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажи и иного введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе указанного объекта.

Общество «РУСМАШ» 12.12.2013 приобрело у предпринимателя механические натяжители производства LS.Group для автомобилей
ВАЗ 2101-07 (15 штук) и Нива Шевроле (10 штук), суммарной стоимостью 6495 рублей, в подтверждении чего представлен товарный и кассовый чеки.

На упаковке приобретенного товара нанесен товарный знак «LS GROUP» и контактные данные общества «ЛС Групп».

По мнению общества «РУСМАШ», спорный товар «Механический натяжитель» с учетом информации, отраженной в инструкции по эксплуатации к этому изделию, и сведений, зафиксированных в процессе разборки и на изображениях изделия, содержит все признаки независимого пункта формулы (пункт 1) указанной полезной модели.

Общество «РУСМАШ» полагая, что его исключительные права на полезную модель по указанному патенту нарушены, обратилось в суд за защитой своих прав.

Суд первой инстанции, принимая во внимание результаты проведенной в рамках настоящего дела судебной экспертизы, счел факт нарушения ответчиками исключительного права истца доказанным.

При этом, частично отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истцом не представлено доказательств совершения предпринимателем действий по изготовлению изделий, а также доказательств совершения им и обществом «ЛС-Групп» действий по выпуску и распространению рекламы контрафактных изделий.

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился.

Суд кассационной инстанции, отменяя решение и постановление нижестоящих судов, указал, что судами не дана оценка наличию у общества «ЛС Групп» патента Российской Федерации № 113802 на полезную модель «Механический натяжитель цепи распределительного вала двигателя внутреннего сгорания», а также доводу общества «ЛС Групп» о производстве им продукции в соответствии с этим патентом.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что судам при повторном рассмотрении дела надлежит, в том числе при необходимости решить вопрос о проведении по делу экспертизы или о направлении запроса специалисту.

В ходе нового рассмотрения спора суд первой инстанции установил наличие у общества «ЛС Групп» патентаРоссийской Федерации № 113802 на полезную модель «Механический натяжитель цепи распределительного вала двигателя внутреннего сгорания», что и послужило основанием для отказа в удовлетворении иска.

При этом суд первой инстанции принял во внимание как имеющее преюдициальное значение для данного спора решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № СИП-513/2017, которым было отказано в признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения против выдачи вышеназванного патента, в связи с чем сделал вывод о том, что общество «ЛС Групп» вправе производить и реализовывать, а предприниматель — реализовывать товар «Механический натяжитель» на основании принадлежащего обществу «ЛС Групп» исключительного права.

Апелляционный суд с выводами суда первой инстанции согласился. При этом апелляционный суд отклонил ходатайство истца о назначении судебной экспертизы, поскольку решением Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № СИП-513/2017, как указал суд апелляционной инстанции, установлено, что полезная модель общества «ЛС Групп», в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения, приведенного в патенте общества «РУСМАШ».

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителя общества «РУСМАШ», проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи, патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 названной статьи использованием изобретения, полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

Согласно пункту 3 той же статьи полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Таким образом, при разрешении спора о нарушении исключительного права патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенных в независимом пункте формул полезных моделей общества «РУСМАШ» или общества «ЛС Групп», либо эквивалентных признаков.

Одного лишь факта обладания ответчиком — обществом «ЛС Групп» исключительным правом на вышеуказанную полезную модель без проверки факта использования в спорном товаре признаков именно полезной модели ответчика, а не истца, недостаточно для вывода об отсутствии факта неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности, в защиту которых заявлен иск.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу
№ СИП-513/2017, на которое сослались суды как на имеющее преюдициальное значение для настоящего спора, не содержит выводов относительно использования признаков полезной модели общества «ЛС Групп» в каком-либо товаре, в том числе том, обнаружение которого в гражданском обороте послужило основанием для обращение общества «РУСМАШ» с иском в рамках настоящего дела. Однако данное обстоятельство имеет принципиально важное значение для правильного разрешения данного спора.

Тем не менее, отказывая в удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной экспертизы по вопросам, входящим в предмет доказывания по данному спору, апелляционный суд пришел к выводу о ее нецелесообразности лишь ввиду того, что решением по ранее рассмотренному делу об оспаривании ненормативного правового акта об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента Российской Федерации № 113802 на полезную модель установлено отличие полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 113802 и № 104268.

Таким образом, судебная коллегия полагает обоснованными доводы заявителя кассационной жалобы о неверном определении судами предмета доказывания и неполном установлении обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении судами норм процессуального права, которое могло привести к принятию неверных решения и постановления, что в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены или изменения решения и постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций.

Поскольку для вынесения законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств и доводов сторон относительно фактических обстоятельств дела, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу пределов его полномочий, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить предмет доказывания, при необходимости решить вопрос о проведении по делу экспертизы или о направлении запроса специалисту, и, правильно применив подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынести законный и обоснованный судебный акт.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 14.09.2018 по делу
№ А41-8222/2014 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2019 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

судьи А.А. Снегур

Е.С. Четвертакова