Постановление № А44-7522/2022 от 23.08.2023 АС Новгородской области

Резолютивная часть постановления объявлена августа 2023 года .

В полном объеме постановление изготовлено августа 2023 года .

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Черединой Н.В., судей Зреляковой Л.В. и                          Ралько О.Б. при ведении протокола секретарем судебного заседания                   Даниловой А.С.,

при участии индивидуального предпринимателя ФИО1 (лично), от индивидуального предпринимателя ФИО2 представителя ФИО3 по доверенности от 26.05.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Новгородской области от 11 мая 2023 года по делу № А44-7522/2022,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа; ИНН <***>,                         ОГРНИП <***>; далее – ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Новгородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н,                          г. Боровичи; ИНН <***>, ОГРНИП <***>; далее –                  ИП ФИО2) о взыскании 600 000 руб. компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации № 299509, № 647502 за последние три года до 25.12.2022 включительно.

Решением суда от 11 мая 2023 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик с решением суда не согласился и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, в удовлетворении иска отказать. В обоснование жалобы указывает, что товарные знаки № 299509, № 647502 зарегистрированы истцом в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) – услуги оптовой и розничной торговли (с предоставлением правовой охраны без указания на конкретные товары); используемое ответчиком обозначение указывает на продажу конкретного товара – одежды и обуви, таким образом, по мнению апеллянта, довод истца о нарушении его прав является необоснованным. Истцом не доказано использование ответчиком обозначения в отношении товаров и услуг, однородных услугам 35-го класса МКТУ. Считает, что истец не представил надлежащих доказательств использования спорного товарного знака при осуществлении им предпринимательской деятельности. Со ссылкой на то, что ИП ФИО1 за последние три года является истцом более чем в 100 аналогичных делах о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, апеллянт полагает, что цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правами, что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) является основанием для отказа в иске. В жалобе ответчик указывает также на необоснованность заявленного истцом расчета компенсации; истцом не представлено доказательств реализации ответчиком товаров на сумму 5 000 000 руб.; при этом нормами подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы и дополнений к ней в полном объеме.

Истец в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы по мотивам, изложенным в отзыве и дополнительных пояснениях.

Заслушав пояснения истца, представителя ответчика, исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность решения суда, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как видно из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем следующих товарных знаков (знаков обслуживания):

– товарного знака (знака обслуживания) «» по свидетельству Российской Федерации № 299509, зарегистрированного 14.12.2005 с приоритетом от 05.03.2004 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность;

– товарного знака (знака обслуживания) «» по свидетельству Российской Федерации № 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; 36-го класса МКТУ: страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду; 41-го класса МКТУ: воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; 43-го класса МКТУ: агентства по обеспечению мест (гостиницы, пансионы); аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств (диспенсеров) для питьевой воды; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги кемпингов; ясли детские.

В обоснование иска ИП ФИО1 указал, что ответчик использовал сходное до степени смешения с вышеуказанными знаками обслуживания обозначение «Планета» для индивидуализации услуг своего магазина, расположенного по адресу: <...>.

В подтверждение факта использования истцом представлены в материалы дела: фотографии вывески, рекламных баннеров магазина «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ», копия кассового чека от 01.11.2022, фотографии этикеток с текстом «ПЛАНЕТА Одежда обувь», прикрепленных к реализуемым в магазине непродовольственным товарам, видеозапись приобретения товаров в данном магазине (т. 1, л. 8-9, 81-89, 128).

В претензии, направленной в адрес ИП ФИО2 02.12.2022,                   ИП ФИО1 потребовал от ответчика прекращения использования обозначения «ПЛАНЕТА», являющего сходным до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками № 299509, № 647502, а также выплаты компенсации за незаконное использование товарных знаков в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости услуг, оказанных с использованием указанных товарных знаков в течение последних трех лет.

Поскольку претензионные требования оставлены ИП ФИО2 без удовлетворения, ИП ФИО1, ссылаясь на приведенные обстоятельства, неправомерное использование ответчиком товарных знаков № 299509 и                       № 647502, обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции признал уточненные исковые требования                         ИП ФИО1 правомерными в полном объеме.

Апелляционный суд, исследовав обстоятельств спора, оценив представленные сторонами доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы ответчика, находит решение суда подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства; товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 указанного Кодекса правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (статья 1478 ГК РФ).

В пункте 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 указанного Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (знаку обслуживания) (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг или однородных с ними без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ) способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484                      ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак (знак обслуживания) входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность ИП ФИО1 исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) № 299509, № 647502 подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

При этом суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы ответчика о низкой различительной способности товарных знаков (знаков обслуживания) истца ввиду того, что используемое обозначение «планета» является общепринятым и общеупотребимым термином. Как верно указал суд, вопросы, связанные с законностью предоставления правовой охраны принадлежащих истцу товарных знаков, которые, по мнению ответчика, являются общепринятыми терминами, не относятся к предмету спора по настоящему делу, и могут быть рассмотрены в установленном законом порядке путем обращения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с соответствующими возражениями (при наличии оснований).

Согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 названного Кодекса.

Как следует из положений пункта 1 статьи 1499 ГК РФ, экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1–7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака (абзац второй пункта 1 статьи 1499 ГК РФ). При рассмотрении соответствующей заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака Роспатентом исследуется в том числе вопрос о наличии (отсутствии) различительной способности, что установлено абзацем первым пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, установление у товарного знака истца низкой и слабой различительной способности осуществляется в рамках проведения экспертизы заявленного обозначения и входит в полномочия соответствующего административного органа.

В данном случае в отношении обозначений «»,  «» выданы соответственно свидетельства Российской Федерации № 299509, № 647502 о государственной регистрации в качестве товарных знаков, знаков обслуживания, следовательно, по результатам экспертизы заявленных обозначений административный орган (Роспатент) признал заявленные обозначения соответствующими положениям статьи 1483      ГК РФ.

Правовая охрана спорных товарных знаков истца по свидетельствам               № 299509, № 647502 является действующей. При этом апелляционный суд учитывает ссылку ответчика на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2023 по делу № СИП-51/2023, которым досрочно прекращена правовая охрана товарного знака № 647502 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: продвижение товаров (для третьих лиц); организация выставок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги оптовой продажи; оптовая продажа, вследствие его неиспользования. Однако, следует отметить, что применительно к остальным услугам 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 647502 (розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; коммерческие операции, связанные с розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги розничной продажи; услуги магазинов; розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям), правовая охрана является действующей.

В силу пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Как указывалось ранее, в подтверждение факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания) № 299509,              № 647502 истцом представлены в материалы дела фотографии магазина ответчика, расположенного по адресу: 175400, <...>, с размещенной на нем вывеской «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ», фотографии этикеток непродовольственных товаров с текстом «ПЛАНЕТА Одежда обувь», прикрепленных к реализуемым в магазине непродовольственным товарам, видеозапись приобретения товара в данном магазине.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), и пунктом 162 Постановления                 № 10.

Так, согласно пункту 162 Постановления № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд первой инстанции, исходя из критериев, установленных пунктами  41-44 Правил № 482, сравнив товарные знаки истца с обозначениями, используемыми ответчиком при осуществлении торговой деятельности, пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений ввиду наличия в них тождественного словесного элемента.

При оценке однородности оказываемых услуг суд посчитал, что деятельность ответчика представляют собой розничную продажу, относящуюся к услугам 35-го класса МКТУ: «оптовая и розничная продажа», «услуги оптовой и розничной торговли», «услуги магазинов». Указанные услуги соотносятся как род/вид, а именно розничная реализация одежды и обуви является разновидностью оптовой и розничной продажи, а также таких услуг как услуги магазинов, услуги оптовой и розничной продажи.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что материалами дела подтверждается довод истца о сходстве принадлежащих ему товарных знаков с обозначением, используемым ответчиком в своей деятельности, и однородности соответствующих услуг.

Апелляционный суд поддерживает данные выводы суда, находит их обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом суд апелляционной инстанции отклоняет довод апеллянта о неоднородности осуществляемой ответчиком деятельности и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания) № 299509. В числе перечня услуг 35-го класса МКТУ применительно к товарному знаку № 299509 поименованы также «магазины, услуги оптовой и розничной торговли», что соответствует осуществляемой ответчиком деятельности по розничной продаже непродовольственных товаров (одежды и обуви) в магазине.

С учетом изложенного апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки (знаки обслуживания)                       № 299509, № 647502 при осуществлении деятельности по розничной продаже товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания).

Суд также обоснованно отклонил довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом. Как верно отметил суд, доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом, в материалы дела не представлены. При этом факт неоднократного обращения лица в суд за защитой нарушенных прав автоматически не означает злоупотребления этим лицом правом, поскольку возможность обращения в арбитражный суд за судебной защитой является одним из элементов процессуальной дееспособности индивидуального предпринимателя. Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что регистрация товарных знаков осуществлена истцом с единственной целью – причинить ответчику вред. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, также само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Кроме того, истцом представлены лицензионные договоры от 03.05.2018, 03.05.2018, 01.01.2020, 02.02.2022 на право использования принадлежащих ему товарных знаков, что уже является видом законного их использования.

Между тем апелляционный суд не может согласиться с решением суда в части определения размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Положениями статьи 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака. В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

ИП ФИО1 при обращении в суд с настоящим иском избрал вид компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и заявил о взыскании с ответчика 600 000 руб. компенсации.

Как следует из заявления ИП ФИО1 об изменении требований от 24.01.2023, при расчете суммы компенсации истец исходил из того, что выручка магазина ответчика от реализации товара за последние три года до 25.12.2022 составила 10 000 000 руб., а общий размер торговой наценки на реализованный товар за указанный период 5 000 000 руб. По мнению истца, выручка от реализации товаров (произведенных третьими лицами) спорного магазина является стоимостью оказанных ответчиком услуг, и на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ он вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных услуг, то есть 20 000 000 руб. В то же время, если под стоимостью услуг понимать не выручку от реализации товара, а наценку на реализованный товар, то размер компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ составит 10 000 000 руб. (5 000 000 руб. х 2). При этом истец заявил, что он по собственному усмотрению снизил размер компенсации до 600 000 руб.

Суд первой инстанции, указывая на то, что с экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену, при этом под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы, посчитав, что в рассматриваемом споре ответчиком оказывается именно этот вид услуг, пришел к выводу, что размер компенсации следует определять исходя именно из стоимости услуг, оказанных ответчиком при реализации товаров с использованием принадлежащих истцу товарных знаков, а не всей выручки от реализации товаров за спорный период времени. Период незаконного использования товарного знака, по мнению суда, начался с 20.02.2021 (первая дата поступления выручки согласно сведениям, представленным Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области). Вместе с тем, поскольку сведения о стоимости именно оказанных в магазине услуг по реализации товара ответчиком не представлены, суд счел возможным при определении такой стоимости руководствоваться размером торговой надбавки на продаваемый ответчиком товар (разницей между закупочной ценой товара и ценой его продажи). Однако, так как                    ИП ФИО2 в материалы дела не представлены доказательства размера примененной торговой надбавки, в том числе подтверждающие, что ее размер за спорный период составил сумму меньшую, чем 300 000 руб., суд первой инстанции, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что истребуемая истцом сумма превышает двукратный размер стоимости услуг, оказанных ответчиком с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания), принадлежащим истцу, признал исковые требования ИП ФИО1 подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Апелляционный суд считает, что при принятии решения судом не учтено следующее.

В постановлении от 02.04.2013 № 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

Под услугой «реализация товаров» с учетом статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» понимается не само по себе заключение договоров купли-продажи, а деятельность, связанная с продажей покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента, включая выкладку, демонстрацию товаров, обслуживание покупателей. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или на продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Исходя из указанного определения услуга «реализация товаров» не охватывает продажу товаров как таковую, но может быть признана однородной деятельности магазина, состоящей из различных услуг, сопровождающих продажу товаров, поскольку эта деятельность совпадает с услугой «реализация товара» по назначению, способам оказания и кругу потребителей.

При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Для целей правоприменения не представляется возможным отделить в составе выручки ответчика стоимость услуг, связанных с реализацией товаров, от цены этих товаров.

Поскольку продажа товара сама по себе не является услугой, а самостоятельную стоимость услуг по реализации товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги «реализация товаров» при применении подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 Кодекса.

Согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлениях от 01.02.2023 по делу № А67-932/2022, от 17.04.2023 по делу № А27-10926/2022, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене. С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика.

Вместе с тем суд может исходить из того, что стоимость услуги «реализация товаров» в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, т.е. со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги «реализация товаров». С учетом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации. Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что исходя из особенностей конкретной услуги эти способы дают идентичный результат. Таким образом, для целей применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ при нарушении исключительного права на знак обслуживания, зарегистрированный в отношении услуги «реализация товаров», стоимость услуг, оказываемых при продаже товаров в магазине, считается равной стоимости права использования обозначения, если не доказано иное (постановления Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2023 по делу         № А76-14673/2022, от 08.06.2023 по делу № А76-25278/2022).

С учетом изложенного, апелляционный суд считает, что выполненный истцом расчет размера компенсации, основанный на выручке ответчика от реализации товара, равно как и на торговой наценке на реализованный товар, не может быть признан правомерным.

Более того, в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации 06.12.95 №СИ-484/7-982 (далее – Методические рекомендации), торговые надбавки определяются продавцом самостоятельно исходя из конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения), кроме торговых надбавок, уровень которых регулируется в соответствии с действующим законодательством. В торговую надбавку включаются издержки обращения, в том числе транспортные расходы по доставке товаров от поставщика (в зависимости от вида франко, предусмотренного в свободной отпускной цене предприятия - изготовителя или цене закупки продукции (товаров) и условий поставки, указанных в договоре на поставку), другие расходы по закупке и реализации товаров розничных торговых организаций и предприятий или предприятий бытового обслуживания населения и налог на добавленную стоимость, а также прибыль.

Таким образом, торговая надбавка, включающая в себя не только прибыль, но и издержки обращения, перечисленные в пункте 4.3 Методических рекомендаций, также не отражает фактическую стоимость услуг по реализации товаров.

Кроме того, апелляционный суд обращает внимание на следующее. Согласно абзацу второму пункта 61 Постановление № 10, заявляя требование о взыскании компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В данном случае истцом не представлено доказательств, подтверждающих размер выручки ответчика от реализации товаров в заявленный период и размер торговой наценки. Доводы истца о том, что выручка составила 10 000 000 руб., а общий размер торговой наценки – 5 000 000 руб., основан на предположениях. При этом ссылка истца на часть 3.1 статьи 70 АПК РФ не принимается апелляционным судом, поскольку положения указанной нормы не освобождают истца от доказывания обстоятельств, на которые он ссылается в обоснование своих требований (части 1, 3 статьи 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что представленный истцом расчет размера компенсации документально не подтвержден, не соответствует подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и не может быть признан обоснованным.

Вместе с тем ИП ФИО1 в материалы дела представлены лицензионные договоры, которые с учетом приведенных выше правовых позиции могут быть приняты во внимание при расчете размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки (знаки обслуживания).

Согласно абзацу пятому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Проанализировав условия лицензионных договоров, представленных истцом в материалы дела, апелляционный суд считает, что наиболее соответствующими рассматриваемой ситуации являются условия лицензионного договора от 02.02.2022, заключенного обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» (далее – Компания) и ИП ФИО1 (Правообладатели) с индивидуальным предпринимателем ФИО4 (Лицензиат).

По данному договору Правообладатели предоставили Лицензиату неисключительное право на использование товарных знаков по свидетельствам № 299509, № 647502, № 700876. Установлено, что правообладателем товарных знаков № 299509, № 647502 является истец, в свою очередь, согласно информации, размещенной в открытом Реестре товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации на сайте https://new.fips.ru/, Компании принадлежит товарный знак (знак обслуживания) «ПЛАНЕТА одежда обувь» по свидетельству Российской Федерации № 700876, зарегистрированный 27.02.2019 с приоритетом от 16.08.2017 в отношении услуг 35-го класса МКТУ: продвижение и продажа товаров; продвижение и продажа обуви, одежды и аксессуаров к ним.

Лицензионный договор истца и Компании с ФИО4 по дате его заключения (02.02.2022) наиболее приближен к моменту обнаружения допущенного ответчиком нарушения (01.11.2022) и рассматриваемому периоду нарушения. Тогда как лицензионный договор с индивидуальным предпринимателем ФИО5 заключен истцом 05.04.2018, дополнительное соглашение к нему – 01.06.2018; лицензионный договор с обществом с ограниченной ответственностью «Планета» (далее – ООО «Планета») подписан 03.05.2018 сроком на 3 года с 01.05.2018 по 30.04.2021, и, соответственно, в рассматриваемый период нарушения данный договор прекратил свое действие; лицензионный договор с индивидуальным предпринимателем ФИО6 заключен 01.01.2020.

Кроме того, по лицензионному договору от 02.02.2022, заключенному с ИП ФИО4, неисключительная лицензия предоставлена для индивидуализации услуг магазина в отношении именно услуг 35-го класса МКТУ, применительно к которым произведена регистрация товарных знаков истца № 299509, № 647502 (пункт 3 договора от 02.02.2022). Вместе с тем по лицензионным договорам от 01.01.2020 с ИП ФИО7, от 03.05.2018 с ООО «Планета» лицензия предоставлена для использования спорных товарных знаков в отношении всех услуг, для индивидуализации которых они зарегистрированы.

С учетом изложенного при определении размера компенсации апелляционный суд считает правильным исходить из стоимости права использования товарных знаков, установленной лицензионным договором от 02.02.2022, заключенным Правообладателями с ИП ФИО4

Согласно пункту 2 данного договора размер лицензионных платежей за использование товарных знаков № 299509, № 647502, принадлежащих                    ИП ФИО1, за первый год использования составляет 25 000 руб., далее – 15 000 руб. в год.

По мнению апелляционного суда, установленная лицензионным договором от 02.02.2022 стоимость права использования товарных знаков истца № 299509, № 647502, применительно к обстоятельствам настоящего дела может быть принята в качестве цены, которая обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель – ответчик.

Соответственно, двукратный размер стоимости использования товарных знаков № 299509, № 647502 в течение года составит 50 000 руб.

Истец с учетом заявления об изменении предмета иска просит взыскать с ответчика компенсацию за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) № 299509, № 647502 за последние три года до 25.12.2022 включительно.

Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства использования ответчиком товарных знаков в заявленный истцом период.

Допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца на товарные знаки (знаки обслуживания) выявлено, как видно из представленных в материалы дела фотографий и видеозаписи, 01.11.2022. Из пояснений ответчика, изложенных в дополнениях к отзыву на исковое заявление от 02.05.2023 и данных апелляционному суду, следует, что спорные баннеры и вывеска изготовлены по заказу ИП ФИО2 в 2022 году. В подтверждение данного обстоятельства ответчиком представлены в материалы дела товарные чеки на печать баннеров и табличек от 15.04.2022 на сумму 4 200 руб., от 19.04.2022 на сумму 3 600 руб., от 21.05.2022 на сумму 5 100 руб. Оснований не доверять данным доказательствам у апелляционного суда не имеется.

Истцом относимых и допустимых доказательств, подтверждающих использование ответчиком спорных обозначений в течение всего заявленного в иске периода (три года), не представлено. Ссылка истца на скриншоты страниц в сети Интернет не принимается апелляционным судом. Доказательств того, что информация, на которую ссылается истец, на сервисе «Яндекс Карты» и на странице «Родной Валдай» в социальной сети «Вконтакте» размещалась ответчиком, не представлено. При переходе по ссылке «Внимание в Валдае открылся новый…» https://vk.com/wall-19767527_92833 на страницу в социальной сети «Вконтакте» установлено, что запись на данной странице удалена, что не позволяет проверить ее содержание и период размещения. Отзыв покупателя от 05.11.2021 в разделе «Яндекс Карты» размещен в отношении магазина, расположенного по адресу: <...>, при этом в отзыве отсутствует указание на название магазина, фото его вывески, баннеров, что исключает возможность соотнести данный отзыв с представленными истцом доказательствами от 01.11.2022 (фото, видеосъемкой) использования ответчиком спорных обозначений.

С учетом изложенного апелляционный суд, исходя из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки (знаки обслуживания) № 299509, № 647502 при осуществлении деятельности по розничной продаже товаров (одежды и обуви), стоимости права использования данных товарных знаков (знаков обслуживания) в течение года, установленной лицензионным договором от 02.02.2022, приходит к выводу, что размер компенсации за неправомерное использование товарных знаков, подлежащей взысканию с ИП ФИО2 составит 50 000 руб. (25 000 руб. х 2 (двукратная стоимость)).

При этом апелляционный суд не принимает контррасчет компенсации, содержащийся в дополнении к отзыву на исковое заявление от 02.05.2023 и в апелляционной жалобе ответчика, поскольку он выполнен исходя из двукратной стоимости реализованного товара, тогда как в рассматриваемом случае в силу изложенного выше размер компенсации подлежит исчислению исходя из двукратной стоимости права использования знаков обслуживания. Представленный ответчиком в ходатайстве от 21.08.2023 контррасчет размера компенсации на сумму 5 000 руб. также отклоняется апелляционным судом, поскольку, как следует из пояснений представителя ответчика, данных апелляционному суду, он произведен на основании цены, установленной лицензионным договором от 05.04.2018, заключенным истцом с                                ИП ФИО5 Вместе с тем апелляционный суд, принимая во внимание, что данный договор заключен в апреле 2018 года, т.е. за четыре года до установленного периода нарушения ответчиком исключительных прав истца (2022 год), пришел к выводу о том, что указанный договор не подлежит применению при расчете компенсации, поскольку он не отражает актуальную стоимость права использования товарных знаков (знаков обслуживания) истца.

Оснований для снижения размера компенсации до однократной стоимости права использования товарных знаков применительно к разъяснениям, изложенным в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, апелляционным судом не установлено; ответчиком наличие таковых оснований не доказано.

Таким образом, исковые требования ИП ФИО1 к                      ИП ФИО8 апелляционный суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в сумме 50 000 руб.

В удовлетворении иска в остальной части истцу следует отказать.

С учетом вышеизложенного решение суда, которым иск удовлетворен в полном объеме, подлежит изменению, а исковые требования                                          ИП ФИО1 – частичному удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы распределяются между сторонами по правилам статьи 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 268–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Новгородской области от 11 мая 2023 года по делу № А44-7522/2022 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

«Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (адрес: Новгородская обл., Боровичский р-н, г. Боровичи;                      ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа; ИНН <***>, ОГРНИП <***>)                 50 000 руб. компенсации и 1 250 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 9 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска».

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 2 749 руб. 80 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.